Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2018 г. N С01-572/2018 по делу N А60-22130/2017 Дело по иску о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами нижестоящих инстанций не дана надлежащая правовая оценка условиям лицензионного договора, а также обстоятельствам того, имело ли место нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2018 г. N С01-572/2018 по делу N А60-22130/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 1 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Свердловской области (судья Журавлев Ю.А., при ведении протокола помощником судьи Ушаковой О.И.), кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" (Базовый пер., д. 17, г. Екатеринбург, Свердловская обл. 620100, ОГРН 1169658106177) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017 (судья Артепалихина М.В.) по делу N А60-22130/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 (судьи Григорьева Н.П., Дружинина Л.В., Гребенкина Н.А.) по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Милана" (километр Сибирский тракт 1, д. 8, оф. 320, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620100, ОГРН 1146685013640) к обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" о прекращении нарушения права и взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака в сумме 5 000 000 руб.,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Хайтекслаб" (Березовский тракт, д. 7, лит. А, оф. 1, г. Березовский, Свердловская обл., 623700, ОГРН 1146678006342) и закрытого акционерного общества "Фирма "Гигиена" (Базовый пер., д. 17, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620100, ОГРН 1026605388380).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Гигиена-Трейд" - Шевченко Т.Г. (по доверенности от 09.08.2017 N 1-АССО) (с использованием систем видеоконференц-связи);

от общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Милана" - Замашная О.А. (по доверенности от 27.10.2017), Шахова Г.Н. (по доверенности от 29.08.2017) (с использованием систем видеоконференц-связи); Лабзин М.В. (по доверенности от 23.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Хайтекслаб" - Шахова Г.Н. (по доверенности от 12.04.2018 N 66 АА 4821835) (с использованием систем видеоконференц-связи);

от закрытого акционерного общества "Фирма "Гигиена" - Гаврилова М.С. (по доверенности от 9.08.2017 N 1-АССО), Левшенкова В.С. (по доверенности от 3.05.2017 N 1-АССО), Шевченко Т.Г. (по доверенности от 09.08.2017) (с использованием систем видеоконференц-связи).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Милана" (далее - общество "Милана") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гигиена- Трейд" (далее - общество "Гигиена-Трейд") с требованиями:

о запрете осуществлять предложение к продаже товара, маркированного товарным знаком "Милана" по свидетельству Российской Федерации N 241373;

об обязании опубликовать решение арбитражного суда, принятого по настоящему делу, о допущенном нарушении прав истца;

о взыскании компенсации в связи с незаконным использованием указанного товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Хайтекслаб" (далее - общество "Хайтекслаб") и закрытое акционерное общество "Фирма "Гигиена" (далее - общество "Фирма "Гигиена").

При рассмотрении настоящего спора в суде первой инстанции истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные требования и просил запретить обществу "Гигиена-Трейд" осуществлять предложения к продаже, продажу товара, маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 241373, и взыскать с общества "Гигиена-Трейд" компенсацию в размере 300 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018, уточненные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Гигиена-Трейд" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящей кассационной жалобой.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Гигиена-Трейд", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельства дела и представленным доказательствам, просит отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Гигиена-Трейд" указывает, что суды неправомерно отказали в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу итоговых судебных актов по делу N А60-22125/2017, делу N А60-54491/2017, по которым были установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения настоящего спора.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Фирма "Гигиена" указывает, что обжалуемые судебные акты нарушают его права, как правообладателя, на свободное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373.

Общество "Милана" и общество "Хайтекслаб" в отзыве на кассационную жалобу указывают, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель общества "Гигиена-Трейд" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель общества "Фирма "Гигиена" поддержал правовую позицию заявителя кассационной жалобы, также просил обжалуемые судебные акты отменить.

Представители общества "Милана" и общества "Хайтекслаб" просили обжалуемые судебные акты оставить в силе по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Рассмотрев кассационную жалобу в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, общество "Фирма "Гигиена" является правообладателем товарного знака со словесным элементом "Милана" по свидетельству Российской Федерации N 241373 (дата приоритета: 16.08.2001, дата регистрации: 26.03.2003, дата истечения срока действия регистрации: 16.08.2011), зарегистрированного в отношении товаров 5-го: "гигиенические повязки, бинты, бандажи; салфетки гигиенические; подушечки гигиенические; прокладки; тампоны; гигроскопическая вата; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; перевязочные материалы медицинские", услуг 35-го: "реклама; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; факторные операции", 39-го: "упаковка и хранение товаров; перевозки; пакетирование; доставка товаров", 42-го: "консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; предоставление оборудования для выставок; промышленные и научные исследования и разработки; создание новых видов товаров; реализация указанных товаров 05 класса" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Между обществом "Фирма "Гигиена" (лицензиар) и обществом "Милана" (лицензиат) был заключен лицензионный договор от 01.10.2014 (зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 05.06.2015 N РД0174673) (далее - лицензионный договор), в соответствии с которым лицензиар предоставляет лицензиату право использовать указанный товарный знак "Милана" в отношении всех товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана, на срок до 16.08.2021.

В соответствии с пунктом 1.3 лицензионного договора предоставляемая лицензия является исключительной без права выдачи лицензий третьим лицам в пределах прав, которые предоставлены лицензиату по указанному договору. При этом за лицензиаром сохраняется право использования товарного знака в отношении производимого и реализуемого им товара в полном объеме.

Пунктом 2.6 лицензионного договора установлено, что лицензиат вправе передавать третьим лицам право на использование товарного знака для обозначения товара (заключать сублицензионные договоры).

В последующем стороны заключили дополнительное соглашение N 1 к лицензионному договору, в котором в разделе I стороны признали п. 1.3 лицензионного договора утратившим силу.

Названным дополнительным соглашением пункт 2.2 лицензионного договора изложили в следующей редакции "Лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации, при этом лицензиар не вправе передавать третьим лицам право на реализацию товара с товарным знаком на указанной территории за исключением положений, обозначенных в п. 2.14 договора".

При этом стороны дополнили лицензионный договор пунктом 2.14, в котором установили, что "лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373, у лицензиара в объеме 2 800 000 штук ежемесячно, в ассортиментом перечне, согласно поданной заявке, в период с февраля текущего года по декабрь. В январе текущего года лицензиат обязуется осуществлять закупку товаров 05-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373, у лицензиара, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, в объеме 1 500 000 штук. В случае если указанный объем товара согласно ассортименту, указанному в заявке, не был закуплен лицензиатом, лицензиар оставляет за собой право передать товар на реализацию в невостребованном лицензиатом объеме, в ассортиментном перечне согласно поданной заявке, третьему лицу с маркировкой товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 на всей территории Российской Федерации".

Указанные изменения в лицензионный договор были зарегистрированы Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258.

Как следует из материалов дела, общество "Милана", установив, что общество "Гигиена-Трейд" предлагает к продаже товар, однородный товарам 5-го класса МКТУ, для которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373 и маркированный этим товарным знаком, полагая, что его права нарушены такими действиями, обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что заключенный между правообладателем указанного товарного знака и истцом лицензионный договор (с учетом дополнительного соглашения к нему) предусматривает предоставление права использования товарного знака на условиях исключительной лицензии, в связи с чем, установив факт реализации ответчиком товаров, маркированных спорным товарным знаком, пришли к выводу о нарушении прав истца, как лицензиата по лицензионному договору.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами, изложенными в обжалуемых судебных актах, поскольку судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора нарушены нормы процессуального права, неправильно определен характер спорного правоотношения, не установлен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, не дана оценка правовой природе правоотношений, вытекающих из лицензионного договора, а также всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Как следует из статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

Таким образом, исходя из указанных норм права, правообладатель товарного знака вправе свободно использовать принадлежащий ему товарный знак и свободно распоряжаться исключительным правом на него.

При этом согласно пункту 5 статьи 1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на товарные знаки устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения учитывают законные интересы правообладателей и третьих лиц.

Исходя из положений статей 1235, 1489 ГК РФ правообладатель, распоряжаясь своим исключительным правом, вправе заключить с любым третьим лицом лицензионный договор, которым предоставить такому третьему лицу право на использование товарного знака в определенных договором пределах как на условиях простой (неисключительной) лицензии (с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам), так и на условиях исключительной лицензии (без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам).

При этом, как следует из пункта 2 статьи 1235 ГК РФ, лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

При рассмотрении настоящего спора по существу суды пришли к выводу о том, что право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 передано обществу "Милана" на основе исключительной лицензии, при этом суды руководствовались условиями пункта 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014.

Между тем, из материалов дела следует, что согласно пункту 1 дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.10.2014, зарегистрированному Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258О, стороны пришли к соглашению о том, что с 01.10.2014 пункт 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014 является утратившим силу.

Следовательно, на дату обращения истца с претензией к обществу "Гигиена-Трейд" и предъявления настоящего иска в суд положения пункта 1.3 лицензионного договора от 01.10.2014 не подлежали применению.

Пунктом 2.2 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.10.2014, зарегистрированному Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258 стороны установили, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам право на реализацию товара, обозначенного товарным знаком "Милана", за исключением случаев, указанных в пункте 2.14.

Как следует из пункта 2.14 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения), в случае, если лицензиат не выкупает у лицензиара продукцию, маркированную товарным знаком "Милана", в согласованном объеме в установленные сроки, последний вправе реализовать ее третьим лицам.

Указанный пункт лицензионного договора направлен на защиту имущественных интересов правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 и не противоречит действующего законодательству.

Суды при рассмотрении настоящего спора пришли к выводу, что лицензионный договор заключен на условиях исключительной лицензии, поскольку прямого указания на простую (неисключительную) лицензию в договоре не имеется.

Между тем в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ исключительной лицензией является предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Суды, исходя из положений статьи 431 ГК РФ, согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, не установили в связи с заключением дополнительного соглашения к лицензионному договору от 01.10.2014 сохранилось ли за правообладателем - обществом "Фирма "Гигиена" право выдавать лицензии на право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 иным лицам, поскольку право передавать товар, маркированный этим товарным знаком, и само право на использование этого товарного знака не являются одним и тем же предметом.

Само по себе право предоставления права на заключение сублицензионных договоров на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 не свидетельствует о том, что лицензия является исключительной (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ).

Таким образом, выводы судов о том, что истцу предоставлена исключительная лицензия на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373, сделаны без установления всех обстоятельств по делу, в том числе не основаны на буквальном толковании условий лицензионного договора от 01.10.2014 с учетом дополнительного соглашения к нему, зарегистрированному Роспатентом 10.01.2017 N РД0214258.

Между тем согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 14 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении пункта 1 статьи 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.

Наличие исключительного права в силу пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1484 ГК РФ дает его правообладателю право использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Таким образом, из системного толкования вышеуказанных норм следует, что законодатель не ограничивает правообладателя в использовании, распоряжении своим исключительным правом на товарный знак пока такое право существует.

В то же время в силу пункта 2.10 лицензионного договора от 01.10.2014 если третьи лица нарушают права, представленные по договору лиценциату (обществу "Милана"), то лицензиат и лицензиар (общество "Фирма "Гигиена") совместно предъявляют иск к таким лицам.

При таких обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о наличии у истца права на иск заслуживают внимания.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно условиям пункта 2.14 лицензионного договора от 01.10.2014 в редакции дополнительного соглашения правообладатель вправе реализовать товар, маркированный товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 241373, не выкупленный обществом "Милана".

Кроме того, судами не устанавливались обстоятельства того, утратил ли право правообладатель использовать принадлежащий ему товарный знак, маркировать им продукцию и реализовывать эту продукцию третьим лицам согласно условиям лицензионного договора от 01.10.2014 с учетом дополнительного соглашения к нему.

При таких обстоятельствах доводы кассационной жалобы о том, что суды не установили обстоятельства исчерпания права на товарный знак, являются обоснованными.

При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами не дана надлежащая правовая оценка условиям лицензионного договора, в том числе в отношении объема предоставленных правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 241373 обществу "Милана" прав по лицензионному договору, а также обстоятельствам того, имело ли место нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 241373. Вместе с тем, установление судами указанных обстоятельства имеет существенное значение для правильного разрешения настоящего спора.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 08.12.2017 по делу N А60-22130/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов