Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2018 г. по делу N СИП-195/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку согласился с выводом Роспатента о недоказанности правообладателем факта приобретения спорным товарным знаком репутации и известности как средства индивидуализации продукции до даты его приоритета

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2018 г. по делу N СИП-195/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "АКА-контроль" (ул. Раменки, д. 17, корп. 2, Москва, 119607, ОГРН 1057747071315) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.01.2018 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 601231,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "АКА-СКАН" (ул. Буженинова, д. 2, пом. 2, 5, 6, Москва, 107023, ОГРН 1117746434189).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АКА-контроль" - Эпштейн М.Я. (по доверенности от 09.06.2018), Абакумова Л.В. (по доверенности от 18.06.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-401/41), Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41);

от общества с ограниченной ответственностью "АКА-СКАН" - Горбачев Ю.А. (по доверенности от 19.01.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АКА-контроль" (далее - общество "АКА-контроль") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.01.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 601231.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АКА-СКАН" (далее - общество "АКА-СКАН"), на основании возражения которого Роспатентом был вынесен оспариваемый ненормативный правовой акт.

Представители общества "АКА-контроль" в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Роспатент и общество "АКА-СКАН" в отзывах и их представители в ходе судебного заседания требования общества "АКА-контроль" оспорили, просили в его удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Общество "АКА-контроль" является правообладателем, в том числе товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 580421 (дата приоритета - 11.06.2014, дата регистрации - 12.07.2016) в отношении товаров "аппаратура для наблюдения и контроля, а именно, акустический импедансный дефектоскоп и комплектующие к нему" 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"" по свидетельству Российской Федерации N 601231 (дата приоритета - 24.04.2015, дата регистрации - 12.01.2017) в отношении товаров "приборы измерительные, а именно, приборы для измерения толщины покрытий, их части и принадлежности" 9-го класса МКТУ.

Общество "АКА-СКАН" обратилось в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, мотивированными их несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Роспатента от 19.09.2017 возражение общества "АКА-СКАН" удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 580421 признано недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2018 по делу N СИП-759/2018 отказано в удовлетворении требования общества "АКА-контроль" о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Решением Роспатента от 29.01.2018 также удовлетворено возражение общества "АКА-СКАН" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 601231 - предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным.

Так, Роспатент в решении от 29.01.2018 констатировал, что спорный товарный знак представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющее характерного графического исполнения, а сочетание буквенной части обозначения "МТ" ввиду отсутствия гласных букв не имеет словесного характера. Вследствие этого спорный товарный знак относится к обозначениям, которые не обладают различительной способностью.

При этом Роспатент отметил, что, согласно материалам заявки N 2015712300 рассматриваемое сочетание букв и цифр представляет собой наименование конкретного вида прибора - магнитного толщиномера покрытий, следовательно, носит описательный характер, заложенный в оспариваемом обозначении.

Роспатент указал, что обозначению, состоящему исключительно из букв и/или цифр, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие восприятие потребителем заявленного обозначения, как обозначение товаров производителя до даты приоритета.

Вследствие этого при принятии решения о регистрации спорного товарного знака на имя общества "АКА-контроль" Роспатентом были учтены документы, касающиеся использования последним обозначения "МТ2007" по отношению к производимым им приборам, то есть по основаниям приобретения обозначением различительной способности в связи с деятельностью правообладателя.

В то же время на основании документов, представленных подателем возражения, Роспатент установил, что ранее толщиномеры "МТ 2003", "МТ 2007", "МТ 2007" выпускались обществом "АКА-контроль" (ОГРН 1037700159837), которое прекратило свою деятельность. Аналогичные приборы, содержащие маркировку "МТ2007" / "МТ-2007" также выпускались обществом "АКА-СКАН".

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что до даты приоритета спорного товарного знака иные юридические лица также для индивидуализации магнитных толщиномеров использовали обозначения "МТ2007" / "МТ-2007", отличающиеся лишь проставлением дефиса между буквенной и цифровой частями обозначения.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о невозможности установить, приобрело ли оспариваемое обозначение на дату приоритета спорного товарного знака устойчивую ассоциативную связь именно с деятельностью общества "АКА-контроль".

Дополнительно Роспатент отметил, что наличие дефиса не влияет на запоминание обозначения потребителем, поскольку не является существенным изменением, не меняет существа обозначения; согласно представленным рекламным материалам и каталогам индивидуализация товаров происходит за счет указания на приборах обозначений "AKA-SCAN", "AKA Control", "АКА контроль".

Роспатент также указал, что доводы общества "АКА-контроль" об авторстве Арбузова С.О. в отношении приборов, о недобросовестном использовании обществом "АКА-СКАН" репутации общества "АКА-контроль" и о недобросовестных действиях бывших сотрудников общества "АКА-контроль", не имеют значения для рассмотрения вопроса об охраноспособности спорного обозначения ввиду отсутствия юридической взаимосвязи правообладателя с обществом "АКА-контроль" (ОГРН 1037700159837), при том, что указанное общество использовало спорное обозначение при маркировки магнитных толщиномеров до 2005 года.

При таких обстоятельствах Роспатент констатировал, что спорное обозначение использовалось до даты приоритета независимыми лицами, в связи с чем оно не может индивидуализировать продукцию только одного лица, следовательно, не обладает различительной способностью. С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о недоказанности правообладателем факта приобретения спорным товарным знаком репутации и известности как средства индивидуализации продукции исключительно общества "АКА-контроль" до даты его приоритета.

Таким образом, Роспатент нашел довод возражения о несоответствии спорного товарного знака пункту 1 статьи 1483 ГК РФ обоснованным.

Вместе с тем Роспатент отклонил довод возражения о том, что обозначение "МТ2007" представляет собой термин в области деятельности правообладателя, как не нашедший своего подтверждения в материалах возражения.

Также, отклоняя довод возражения о квалификации действий общества "АКА-контроль" по приобретению спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции, Роспатент указал, что установленный порядок такого признания предполагает представление решение уполномоченного органа, касающегося рассматриваемого или сходного с ним обозначения, в рассматриваемом случае такое решение отсутствует.

Относительно довода общества "АКА-контроль" о том, что объемы реализации им приборов значительно превышают объемы реализации обществом "АКА-СКАН", Роспатент отметил следующее.

При оценке наличия различительной способности у обозначения, помимо объемов производства и продаж товаров, учитываются также территория реализации товаров, длительность использования обозначения, объемы затрат на рекламу товаров, сведения о степени информированности потребителей об обозначении и производстве маркированных товаров. Вместе с тем, представленные обществом "АКА-контроль" материалы не позволяют сделать вывод об ассоциативной связи спорного обозначения именно с его деятельностью.

Роспатент также рассмотрел особое мнение общества "АКА-контроль", поступившее 26.12.2012, в котором указывалось на нарушение коллегией палаты по патентным спорам пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС) в части приобщения дополнительных материалов; на недостаточность представленных с возражением материалов, касающихся использования спорного обозначения обществом "АКА-СКАН"; на реализацию последним продукции правообладателя.

Роспатент, рассматривая особое мнение общества "АКА-контроль", указал, что норма, на которую ссылается последний, не предусматривает запрет на приобщение материалов. При этом Роспатент отметил, что дополнительные материалы не легли в основу оспариваемого решения.

Довод о реализации обществом "АКА-СКАН" продукции правообладателя, как указал Роспатент, не нашел подтверждения в материалах дела. Так, Роспатент указал на отсутствие сведений о хозяйственных взаимоотношениях сторон спора, свидетельствующих о поставках обществом "АКА-контроль" товаров обществу "АКА-СКАН".

Также Роспатент обратил внимание на то, что совокупность материалов не позволяет сделать вывод о реализации обществом "АКА-СКАН" товаров, произведенных каким-либо иным лицом.

Общество "АКА-контроль", не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 29.01.2018, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

Общество "АКА-контроль" в заявлении указывает на то, что Роспатент при принятии спорного решения должен рассмотреть и дать оценку каждому доводу, приведенному в возражении, и не вправе выходить за пределы рассмотрения возражения.

Общество "АКА-контроль" полагает, что товарный знак не может быть признан не обладающим различительной способностью только при наличии оснований, приведенных в пункте 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила ТЗ), которые являются исчерпывающими.

По мнению общества "АКА-контроль", наличие приведенных в названном выше пункте оснований в совокупности с тем, что обозначение использовалось как средство индивидуализации не только одним лицом, могли бы служить препятствием для регистрации товарного знака.

Также, с точки зрения общества "АКА-контроль", то обстоятельство, что фантазийным обозначением, по тем или иным причинам маркировались товары другим производителем до даты приоритета спорного товарного знака, не может служить единственным и самостоятельным основанием для признания его правовой охраны недействительным. Общество "АКА-контроль" считает, что иной подход Роспатента не основан на применимом к спорному товарному знаку законодательстве.

Вместе с тем общество "АКА-контроль" согласилось с выводом Роспатента, что спорный товарный знак представляет собой сочетание букв и цифр, не имеет характерного графического исполнения, а сочетание буквенной части "МТ", ввиду отсутствия гласных букв, не имеет словесного характера.

В тоже время общество "АКА-контроль" не согласно с доводами возражения, что спорный товарный знак является общепринятым наименованием. При этом общество "АКА-контроль", ссылаясь на возражение, в котором указано, что сочетание букв "МТ" не имеет смыслового значения, а сочетание цифр "2007" может означать календарную дату, порядковый номер или количество чего-либо.

Таким образом, указанное выше обстоятельство, по мнению общества "АКА-контроль", исключает вывод о том, что спорное обозначение является общепринятым термином.

Общество "АКА-контроль" считает, что обозначение "МТ" не является простым указанием товаров, указанных в регистрации. При этом общество "АКА-контроль" ссылается на возражения общества "АКА-СКАН" из которого следует, что обозначение "МТ" является первыми буквами различного числа слов либо сокращением. По мнению общества "АКА-контроль", наличие различного числа слов уже не может свидетельствовать о том, что наименование общепринято.

Так, общество "АКА-контроль" считает, что основания для вывода об отсутствии различительной способности на основании пункта 2.3.1 Правил ППС отсутствовали.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 2.3.1 Правил ТЗ

В обоснование довода о том, что спорное обозначение является общепринятым, как указывает общество "АКА-контроль", в материалы административного дела обществом "АКА-СКАН" были представлены распечатки страниц сети Интернет, которые отображаются в поисковой системе Яндекс при введении в поисковую строку сочетания "МТ" вместе со словом "магнитный". По мнению общества "АКА-контроль", указанные страницы содержат ту дату, на которую они распечатаны и не могут служить доказательством того, что на дату приоритета спорного товарного знака, буквенный элемент "МТ" стал общепринятым для обозначения товара "магнитный толищномер".

Кроме того, как полагает общество "АКА-контроль", Роспатентом было принято во внимание, что толщиномеры (к ним относятся и магнитные) выпускаются различными производителями, при этом имеют различные наименования-обозначения, за счет которых, по мнению общества "АКА-контроль", потребитель отличает приборы различных производителей.

Указанное выше, с точки зрения общества "АКА-контроль", также свидетельствует о том, что спорное обозначение не является общепринятым, а оснований для выводов об отсутствии различительной способности по пункту 2.3.2.2 Правил ТЗ не имеется.

Также, по мнению общества "АКА-контроль", Роспатент в решении признал, что спорное обозначение обрело различительную способность в связи с деятельностью правообладателя, однако сделал неправомерный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака несоответствующим пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Помимо этого, общество "АКА-контроль" полагает, что ряд документов, представленных обществом "АКА-СКАН" не подтверждают производство им толщиномеров покрытий и маркировку указанных товаров спорным товарным знаком, поскольку в том числе датированы после даты приоритета спорного товарного знака.

Также, как указывает общество "АКА-контроль", им была представлена аналитическая справка, из которой следует, что объем рынка его товаров в 7,5 раз больше объема рынка товаров общества "АКА-СКАН", однако указанному обстоятельству, по его мнению, Роспатент не дал должной оценки.

Кроме того, общество "АКА-контроль" ссылается на наличие в действиях общества "АКА-СКАН" по предъявлению требований о признании недействительным правовой охраны спорному товарному знаку злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции. В обоснование данного довода общество "АКА-контроль" указывает следующее.

В период с 2004 по 2005 год прибор производился обществом "АКА-контроль" (ОГРН 1037700159837), генеральным директором которого являлся Арбузов С.О.

В 2005 году была произведена реорганизация общества "АКА-контроль" (ОГРН 1037700159837), в связи с чем генеральный директор передал по договору от 24.05.2015 N 4 всю техническую документацию и права на производство толщиномера "МТ2007" в общество "АКА-контроль" (ОГРН 1057747071315). При этом общество "АКА-контроль" обращает внимание, что указанные юридические лица являются аффилированным, в связи, с чем у Роспатента не было оснований для вывода об отсутствии взаимосвязи между названными обществами.

С момента регистрации указанного общества в нем на должностях заведующих производством работали Петрин А.А. и Коняхин А.В., которые были впоследствии уволены из указанной организации.

Указанными лицами было учреждено общество "АКА-контроль" (ОГРН 1087746250217), через которое осуществлялась деятельность по реализации приборов и перенаправлялись финансовые потоки.

Также поименованными лицами были зарегистрированы доменные имена - ака-контроль.рф, ака-контроль.com и aka-control.ru, а также товарный знак "АКА-Контроль AKA-Control" по свидетельству Российской Федерации N 446591.

Арбитражный суд города Москвы в рамках дела N А40-39301/2011 запретил обществу "АКА-контроль" (ОГРН 1087746250217) использовать указанное фирменное наименование при осуществлении деятельности в области приборостроения путем внесения изменения в учредительные документы об исключении из своего фирменного наименования словесного обозначения "АКА-контроль", обязал общество "АКА-контроль" (ОГРН 1087746250217) прекратить использование фирменных наименований на русском и английском языках "АКА-Контроль" и "AKA-CONTROL" и сходных с ними до степени смешения "АКА-Контроль" и "AKA-CONTROL" на любых материальных носителях, которыми сопровождается выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг в области приборостроения, в том числе фирменной печати, документации, продукции, упаковке, этикетках, в рекламе, на вывесках и так далее. Также решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-100561/11 суд обязал общество "АКА-контроль" (ОГРН 1087746250217) прекратить использование фирменного наименования общества "АКА-контроль" (ОГРН 1057747071315) на русском и английском языках, в вышеперечисленных доменных именах.

Петрин А.А. и Коняхин А.В. зарегистрировали общество "АКА-СКАН" и продолжили продвижение толщиномера "МТ2007" от имени нового юридического лица.

Таким образом, по мнению общества "АКА-контроль" (ОГРН 1057747071315), учредители общества "АКА-СКАН" воспользовались репутацией заявителя и производимого им прибора, тем самым вытесняя его с рынка.

Указанные обстоятельство, как указывает общество "АКА-контроль", и побудило его зарегистрировать спорный товарный знак.

Общество "АКА-контроль" также в заявлении указывает на ряд действий, которые, по его мнению, подтверждают недобросовестность действий общества "АКА-СКАН", направленных на воспрепятствование обладателю исключительными правами на спорный товарный знак. При этом общество "АКА-контроль" обращает внимание, что общество "АКА-СКАН" спустя короткое время после признания спорного товарного знака недействительным подало заявку на регистрацию сходного обозначения (заявка N 2018705364).

Кроме того, общество "АКА-контроль" считает несостоятельным довод общества "АКА-СКАН" в отношении недобросовестной конкуренции с его стороны.

В обоснование указанного контрдовода общество "АКА-контроль" ссылается на письмо Федеральной антимонопольной службы от 23.10.2017 N ИГ/53959/17, из которого следует, что в действиях общества "АКА-контроль" отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Фактически доводы общества "АКА-контроль" сводятся к несогласию с выводами Роспатента об отсутствии у спорного обозначения приобретенной различительной способности и отсутствии способности выполнять индивидуализирующую функцию.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "АКА-СКАН".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против выдачи представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (24.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) и Правила ТЗ.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление, для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения приведенного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил ТЗ к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Как указано в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ, к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); даты производства товаров; данные по истории создания производства.

Согласно пункту 2.3.2.4 тех же Правил ТЗ доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Спорный товарный знак "" представляет собой буквенно-цифровое сочетание, выполненное стандартным жирным шрифтом в одну строку, и не имеет характерного графического исполнения, которое могло бы его отличать от общепринятого написания. Данное сочетание букв не имеет словесного характера, что заявителем не оспаривается.

При этом, как установил Роспатент на основании материалов заявки общества "АКА-контроль" N 2015712300, указанное обозначение представляет собой наименование конкретного вида прибора: магнитного толщиномера покрытий.

Довод заявителя об ошибочности и необоснованности данного вывода Роспатента отклонен коллегией судей как противоречащий материалам дела. Так, соответствующие сведения были указаны самим обществом "АКА-контроль" в лице генерального директора Арбузова С.О. в ответе (заявлении) от 28.10.2016 N 16/10-512 (том 2, листы дела 49-51) на уведомление Роспатента от 28.04.2016.

Довод заявителя о том, что не может являться единственным основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку такое обстоятельство, как маркировка товаров этим товарным знаком другим производителем до даты приоритета, отклонен как несостоятельный, поскольку к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату приоритета утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Использование, в частности, обществом "АКА-СКАН" до даты приоритета спорного товарного приведенного выше обозначения в качестве наименования магнитного толщиномера покрытий подтверждается каталогом продукции указанного общества за 2012 год; копией договора от 14.10.201 N 112000 на метрологические услуги с федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений"; письмами различных организаций, таких как общество с ограниченной ответственностью "Арсенал НК", общество с ограниченной ответственностью "ГЕО-НДТ", общество с ограниченной ответственностью "ЕЦНК"; копией сертификата (свидетельства) от 17.12.2012 N 49146 о внесении в Государственный реестр средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с выдачей лицензии производителя от 05.08.2011 N 007797-ИР; копиями товарных накладных об отгрузке (поставке) различным лицам приборов МТ-2007 от 01.08.2011, от 24.08.2011, от 31.08.2011, от 06.09.2011, от 03.10.2011, от 07.12.2011, от 13.12.2011, от 30.12.2011, от 12.03.2012, от 20.03.2012, от 06.08.2012, от 07.09.2012, от 06.12.2012, от 30.11.2012, от 17.04.2013, от 17.07.2013, от 07.11.2013, от 05.12.2013, от 11.12.2013, от 23.12.2013, от 24.01.2014, от 17.07.2014, от 28.08.2014, от 12.09.2014, от 30.09.2014, от 17.12.2014, от 03.02.2015, от 18.06.2015, от 31.08.2015, от 07.10.2015, от 24.12.2015; копиями страниц издания "Индустрия" за 2014 год N 6 (88) и пр. документами, представленными в материалах дела.

Таким образом, Роспатент пришел к верному выводу о том, что товары (приборы), указанные в регистрации спорного товарного знака, маркированные спорным обозначением, выпускало и реализовывало как минимум с 2012 года, в том числе и общество "АКА-СКАН". Данным обозначением магнитные толщиномеры маркировались и обществом "АКА-контроль" (ОГРН 1037700159837).

Также судебная коллегия соглашается с указанием Роспатента на то, что в материалы дела представлены доказательства о поставках обществом "АКА-СКАН" магнитных толщиномеров "МТ2007" / "МТ-2007" контрагентам, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Саратове, а именно: обществу с ограниченной ответственностью "Неркон", обществу с ограниченной ответственностью "Технотест-маркет", обществу с ограниченной ответственностью "Крона", обществу с ограниченной ответственностью НПЦ "Аналитпромприбор", обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-НДТ", обществу с ограниченной ответственностью "НК Тюмень", обществу с ограниченной ответственностью НПП "Машинпроект", закрытому акционерному обществу "Промгруппприбор", ФГУП "НПЦ газтурбостроения "Салют", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ" им. академ. Е.И. Забабахина.

При таких обстоятельствах, вопреки доводам заявителя, судебная коллегия приходит к выводу о правомерности позиции Роспатента о невозможности установить на дату приоритета приобретение спорным обозначением устойчивой ассоциативной связи именно в связи с деятельностью общества "АКА-контроль".

При этом, по мнению коллегии судей, вывод Роспатент о том, что из представленных в материалы дела каталогов усматривается, что индивидуализация магнитных толщиномеров при их введении в гражданский оборот очевидно происходила с помощью указания на данных приборах обозначений - "AKA-SCAN" (на товарах общества "АКА-СКАН"), "AKA-CONTROL", "АКА КОНТРОЛЬ" (на товарах заявителя), а обозначение "МТ2007" воспринималось использовалось в качестве сокращенного наименования прибора, носит непротиворечивый характер. К аналогичным выводам пришел суд в результате осмотра с позиций рядового потребителя представленных в материалах дела фотоизображений приборов.

Таким образом, судебная коллегия считает обоснованным мнение Роспатента об отсутствии оснований для вывода о том, что данное обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрело различительную способность применительно к товарам заявителя 9-го класса МКТУ.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 по делу N А40-21077/05-83-193 и от 11.04.2006 по делу N А40-67505/04-110-638, из которых следует, что обозначение не может приобрести различительную способность в отношении одного лица в случае использования этого обозначения несколькими лицами независимо друг от друга.

При этом, как было отмечено выше, доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что обществом "АКА-контроль" не представлено в материалы дела доказательств, опровергающих приведенный выше вывод Роспатента, равно как и доказательств того, что обозначение, зарегистрированное им в качестве спорного товарного знака, приобрело различительную способность, стало узнаваемо и ассоциируется у потребителей именно с названным обществом.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Также судебная коллегия не может согласиться с доводом общества "АКА-контроль", что при рассмотрении возражения общества "АКА-СКАН" Роспатент вышел за пределы своих полномочий ввиду следующего.

Как усматривается из содержания возражения, обществом "АКА-СКАН" было указано, что буквенное сокращение "МТ" является сокращением от видового наименования конкретного товара "магнитный толщиномер", при этом согласно тексту возражения факт использования указанного буквенного элемента в качестве видового наименования товаров "магнитный толщиномер" в сфере производства приборов, относящихся к товарам 9-го класса МКТУ, подтверждается самим правообладателем, который в заявлении от 28.10.2016 это прямо указывает. В возражении общества "АКА-СКАН" были приведены доводы о том, что спорный товарный знак характеризует товары, указывая на их вид.

При таких обстоятельствах, вопреки соответствующему доводу общества "АКА-контроль", Роспатент при рассмотрении возражения общества "АКА-СКАН" дал оценку, содержащимся в нем доводам, не выходя за пределы его рассмотрения.

В отношении доводов заявителя о том, что действия общества "АКА-СКАН" по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 601231 являются злоупотреблением правом, в связи с чем противоречат статье 10 ГК РФ судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.

Заявляя о злоупотреблении правом со стороны общества "АКА-СКАН", общество "АКА-контроль" видит его проявление в том, что бывшими сотрудниками последнего были предприняты действия, имеющие, по мнению заявителя, признаки паразитарной конкуренции.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения приведенных требований, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

По смыслу вышеприведенных норм статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как усматривается из материалов дела и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, общество "АКА-СКАН" до даты приоритета спорного товарного знака использовало обозначение "МТ2007" / "МТ-2007" в качестве сокращенного наименовании магнитного толщиномера покрытий. Названное обстоятельство подтверждается перечисленными выше товарными накладными и иными документами.

При этом судебная коллегия обращает внимание, что из представленных в материалы дела каталогов продукции, индивидуализация магнитных толщиномеров общество "АКА-СКАН" при их введении в гражданский оборот происходила с помощью указания на данных приборов обозначений "AKA-SCAN".

Доказательств обратного суду не представлено.

При этом судебная коллегия считает необходимым обратить внимание, что указанный довод заявлен со стороны заявителя по делу, в то время как из пункта 2 статьи 10 ГК РФ следует, что суд, признав действия злоупотреблением правом, отказывает лицу в защите его права полностью или частично.

Таким образом, довод истца о злоупотреблении правом со стороны третьего лица в рассматриваемом случае не может повлиять на исход настоящего спора о признании решения Роспатента от 29.01.2018 недействительным.

В свою очередь, общество "АКА-СКАН" в отзыве отмечает, что, по его мнению, мотивом регистрации спорного товарного знака является создание препятствий в его хозяйственной деятельности, как конкурирующей организации.

При этом общество "АКА-СКАН" ссылается на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 по делу N А40-254281/2016, которым удовлетворены исковые требования общества "АКА-контроль" к обществу "АКА-СКАН" о запрете обществу "АКА-СКАН" использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580421 любым образом (на этикетках (шильдах), упаковках, в накладных, коммерческих предложениях, рекламных проспектах, каталогах, печатной продукции, на сайте, на выставочных и других демонстрационных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и тому подобное); взыскании с общества "АКА-СКАН" компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 580421 в размере 1 454 842 рублей 32 копеек.

Вместе с тем постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2017 по делу N А40-254281/2016, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2018, решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2017 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд апелляционной инстанции в указанном постановлении от 16.10.2017 признал действия общества "АКА-контроль" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580421 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции в целях устранения конкурирующих производителей.

Также коллегия судей принимает во внимание, что названные судебные акты касались иного товарного знака заявителя - "" по свидетельству Российской Федерации N 580421, как следствие, соответствующие выводы не могут быть автоматически распространены на данный спор, касающийся иного товарного знака.

В отношении иных аргументов общества "АКА-СКАН" о наличии в действиях общества "АКА-контроль" признаков злоупотребления правом и акта недобросовестной конкуренции судебная коллегия отмечает следующее.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Судебная коллегия также принимает по внимание, что согласно материалам дела общество "АКА-СКАН" обращалось 01.06.2017 с заявлением в Федеральную антимонопольную службу по городу Москве о признании регистрации обществом "АКА-контроль" спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Вместе с тем антимонопольным органом в действиях общества "АКА-контроль" признаки нарушения антимонопольного законодательства не установлены.

При таких обстоятельствах судебная коллегия, исходя из совокупности доказательств, представленных в материалах дела приходит к выводу о том, что соответствующие утверждения общества "АКА-СКАН" носят предположительный и неочевидный характер.

Равно, не может быть принято во внимание судебной коллегией и предположение общества "АКА-СКАН" о наличии в действиях общества "АКА-контроль" по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 580421, поскольку указанный товарный знак не является предметом спора по настоящему делу.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента соответствует вышеприведенным правовым нормам и правовым позициям, основания для признания его недействительным отсутствуют.

В связи с этим требование общества "АКА-контроль" удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "АКА-контроль" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур