Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2018 г. N С01-674/2018 по делу N А56-72916/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации, поскольку при определении ее размера суды учитывали характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средства индивидуализации, степень вины нарушителя, исходили из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2018 г. N С01-674/2018 по делу N А56-72916/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 4 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Институт горной геомеханики и геофизики - межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2018 (судья Евдошенко А.П.) по делу N А56-72916/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2018 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Сомова Е.А.) по тому же делу

по иску акционерного общества "Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела - Межотраслевой Научный центр ВНИМИ" (линия 21-я в.о., дом 6, литера А, Санкт-Петербург, 199106, ОГРН 1057800023995)

к обществу с ограниченной ответственностью "Институт горной геомеханики и геофизики - межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ" (линия 21-я в.о., дом 6, литера А, Санкт-Петербург, 199106, ОГРН 1157847419663),

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Гончаров Д.И. (по доверенности от 09.01.2018);

от ответчика: Найденов Р.В. (по доверенности от 19.01.2018); установил:

акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела - Межотраслевой Научный центр ВНИМИ" (далее - общество "ВНИМИ", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Институт горной геомеханики и геофизики - межотраслевой научный центр ГЕОМЕХ", (далее - общество "МНЦ "ГЕОМЕХ", ответчик) компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "ВНИМИ" в размере 1 221 462 руб.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2018, исковые требования общества "ВНИМИ" удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "МНЦ "ГЕОМЕХ" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды первой и апелляционной инстанций допустили следующие нарушения:

в ходе рассмотрения спора суды не дали оценку представленным ответчиком отзыву, письменным объяснениям, а также представленному в дополнение к апелляционной жалобе дополнительному доказательству, мотивирующему отсутствие вины общества "МНЦ ГЕОМЕХ" в нарушении прав истца, поскольку при оказании услуг и производстве работ ответчик не использовал товарный знак истца;

размер компенсации, взысканный судом, не мотивирован, в том числе, не дана оценка степени вины нарушителя, рентабельности производства и вероятным убыткам истца, сумма не отвечает критериям разумности.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы, изложив свои мотивы в отзыве на кассационную жалобу.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в связи с нижеследующим.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, Государственным унитарным предприятием "Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Межотраслевой научный центр ВНИМИ" 10.04.1997 был зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесными элементами "ВНИМИ" и "VNIMI" по свидетельству Российской Федерации N 151597 в отношении товаров и услуг 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Срок действия - до 10.11.2025.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 151597 предоставлено, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ "промышленные и научные исследования и разработки, использование запатентованных изобретений, разработка программного обеспечения вычислительных машин, составление программ для ЭВМ, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, организация выставок (предоставление оборудования), испытания материалов, инженерные конструкторские работы, снабжение продовольственными товарами, реализация промышленных товаров, создание новых видов товаров, консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями".

В соответствии с приложением к свидетельству на товарный знак N 151597 правообладателем указанного знака с 25.06.2006 является акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной механики и маркшейдерского дела - Межотраслевой Научный центр ВНИМИ", то есть истец.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.06.2016, уведомлению N 1-56 от 02.08.2016 ответчик в период с 07.12.2015 по 21.07.2016 имел следующее фирменное наименование - общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевой Научный Центр ВНИМИ" (сокращенное наименование ООО "ВНИМИ" (ИНН 7801296240, ОГРН 1157847419663)).

Обращаясь с вышеуказанными исковыми требованиями, истец указал, что ответчик при осуществлении деятельности, аналогичной деятельности истца, в частности, при заключении им договора N УНО-014-16 от 15.04.2016 с федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный трест "Артикуголь" и проекта договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 от 21.07.2016 с обществом с ограниченной ответственностью "Институт Гипроникель", использовал фирменное наименование, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 151597. Предметом договора N УНО-014-16 от 15.04.2016 являлось методическое сопровождение программного и электронного обеспечения системы сейсмического мониторинга GITS, корректировка критериев удароопасности на шахте N 1-5 рудника Баренцбург, арх. Шпицберген, Норвегия. Предметом договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 являлось выполнение работ по теме "Расчет параметров крепления горно-капитальных выработок проекта "Рудник "Октябрьский". Вскрытие и отработка запасов вкрапленных руд. Корректировка".

Информация об участии ответчика в конкурсе и заключении договора размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок по адресу zakupki.gov.ru.

При этом при регистрации на указанном сайте данных о поставщике ответчик в качестве адреса электронной почты указал vnimioao@yandex.ru, в качестве адреса местонахождения - 199106, 21-я линия В.О., д. 6, лит. А., что соответствует адресу электронной почты и юридическому адресу истца.

В проекте договора N 242СП-3506/ДНО-022-16 ответчиком в разделе 13 договора "Реквизиты и подписи сторон" указаны ИНН и КПП истца.

Наряду с указанными договорами истцом представлены договоры N УН-012-15 от 25.12.2014 и N УН-010-14 от 23.01.2014, заключенные им с федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный трест "Артикуголь" на выполнение научно-исследовательских работ по системе сейсмического мониторинга GITS на том же объекте по договору.

Истцу стало также известно, что в связи с использованием ответчиком схожего наименования (а в отношении сокращенного наименования - тождественного) к ответчику поступило обращение акционерного общества "Многовершинское" с предложением о сотрудничестве с ответчиком как с основным исполнителем по обоснованию устойчивости борта карьера и дальнейшей эксплуатации карьера рудной залежи "Штокверк". В письме в качестве получателя указан генеральный директор ООО "ВНИМИ" Д.М. Яковлев.

Вышеизложенные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствовали о нарушении ответчиком его исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак путем предложения услуг и выполнения работ с использованием обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком истца, что вводило контрагентов в заблуждение относительно лица, предлагающего оказание соответствующих услуг и выполнение работ, и вызывало смешение между истцом и ответчиком в экономическом обороте.

Определяя размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, истец руководствовался подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и ценой заключенных ответчиком договоров за вычетом расходов, которые понес бы истец при заключении этих договоров.

Суд первой инстанции, установил, что приоритет товарного знака истца имеет преимущественное значение перед фирменным наименованием ответчика, используемого им в период заключения и исполнения договоров с заказчиками. Названными лицами осуществляются аналогичные виды деятельности. Услуги и работы, являющиеся предметами вышеуказанных договоров, заключенных ответчиком, однородны услугам 42-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 151597. Имеет место сходство до степени смешения спорных обозначений. Изложенное позволило суду первой инстанции сделать вывод о доказанности обществом "ВНИМИ" факта нарушения его исключительных прав на товарный знак и сокращенное фирменное наименование обществом "МНЦ "ГЕОМЕХ".

Взыскивая с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 1 221 462 руб., суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 151597 и учитывал, что размер компенсации определяется судом без доказывания суммы убытков в зависимости от характера допущенного нарушения, срока незаконного использования товарного знака истца, степени вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности последствиям нарушения, полагая взыскиваемый размер компенсации разумным.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отметив, что ссылка ответчика на заключенный сторонами договор N ТЗ-1/2015 от 23.12.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 151597 подлежит отклонению в соответствии с пунктами 2, 6 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235, пунктом 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку, как установлено судом апелляционной инстанции и не оспаривалось сторонами, государственная регистрация названного договора не была осуществлена, при том, что пунктом 4.1 названного договора установлено, что договор вступает в силу с момента его регистрации в Роспатенте.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных указанным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление этих обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права, основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с соблюдением норм статей 71, 75, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Ответчиком не оспаривался приоритет товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 151597 перед фирменным наименованием, под которым ответчик выступал в гражданском обороте на момент возникновения спорных правоотношений, и сходство до степени смешения этих средств индивидуализации. Также не оспаривался факт оказания ответчиком услуг и выполнение работ, однородных тем, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 151597.

Вопреки доводам кассационной жалобы, в обжалуемых судебных актах дана соответствующая оценка представленным ответчиком отзыву, письменным объяснениям, а также представленному в дополнение к апелляционной жалобе дополнительному доказательству, мотивирующему, по мнению ответчика, отсутствие его вины в нарушении прав истца, - договор N ТЗ-1/2015 от 23.12.2015 об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 151597 (стр. 6 постановления суда апелляционной инстанции).

Размер подлежащей взысканию компенсации судами обоснован. При определении размера компенсации суды учитывали, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования средства индивидуализации, степень вины нарушителя, исходили из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом вышеизложенного доводы кассационной жалобы о неправильном определении размера компенсации, основанные на размышлениях о рентабельности по отрасли "Научные исследования и разработки", а также о вероятной упущенной выгоде истца по расчету ответчика, судом кассационной инстанции не принимаются как не имеющие отношения к делу.

В целом доводы кассационной жалобы повторяют доводы апелляционной жалобы, которые были полно и всесторонне исследованы судом апелляционной инстанции. Выводы суда апелляционной инстанции мотивированы, содержание постановления отвечает требованиям статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции, определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Несогласие заявителя кассационной жалобы с правовой оценкой доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанции не может служить достаточным основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции также не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2018 по делу N А56-72916/2017 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.Н. Погадаев

С.М. Уколов