Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2018 г. N С01-761/2018 по делу N А41-950/2018 Суд оставил без изменения апелляционное постановление по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку запрет ответчику совершать незаконное использование полезной модели направлен на пресечение длящегося правонарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2018 г. N С01-761/2018 по делу N А41-950/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГИДРО-ГАРАНТ" (Новомытищинский проспект, д. 76, пом. III, офис 7, г. Мытищи, Московская область, 141018, ОГРН 1165029053970) на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 по делу N А41-950/2018 (судьи Семушкина В.Н., Боровикова С.В., Коновалов С.А.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Аквабарьер" (ул. Ленинская слобода, д. 9, эт. 1, пом. 2, к 28-1, офис 7, Москва, 115280, ОГРН 1027700219425) к обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРО-ГАРАНТ" о защите исключительного права на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Аквабарьер" - Пронин С.М., по доверенности от 21.08.2018, Гаврилова М.С., Шевченко Т.Г., по доверенности от 10.07.2017;

от общества с ограниченной ответственностью "ГИДРО-ГАРАНТ" - Шилова Т.Б. по доверенности от 24.09.2018, Трубицына Л.Н. по доверенности о 24.09.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аквабарьер" (далее - общество "Аквабарьер") обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРО-ГАРАНТ" (далее - общество "ГИДРО-ГАРАНТ") с требованиями:

- запретить обществу "ГИДРО-ГАРАНТ" незаконное использование полезной модели по патенту Российской Федерации N 97456, правообладателем которой является общество "Аквабарьер", в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей гидроизоляционные шпонки ЦД-320К50;

- обязать общество "ГИДРО-ГАРАНТ" за свой счет опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении исключительного права общества "Аквабарьер" на полезную модель по патенту Российской Федерации N 97456 путем указания на неправомерное использование обществом "ГИДРО-ГАРАНТ" гидроизоляционных шпонок ЦД-320К50 с указанием на общество "Аквабарьер" как правообладателя полезной модели по патенту Российской Федерации N 97456;

- взыскать с общества "ГИДРО-ГАРАНТ" в пользу общества "Аквабарьер" денежную компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту N 97456 в размере 3 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018 в удовлетворении требований истца было отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 решение суда первой инстанции отменено в части. Принят новый судебный акт: запретить обществу "ГИДРО-ГАРАНТ" незаконное использование полезной модели по патенту Российской Федерации N 97456, правообладателем которой является общество "Аквабарьер", в том числе: изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей гидроизоляционные шпонки ЦД-320К50 и взыскать с общества "ГИДРО-ГАРАНТ" в пользу общества "Аквабарьер" денежную компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту N 97456 в размере 3 000 000 руб. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Общество "ГИДРО-ГАРАНТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на постановления суда, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, а также несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам по делу, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение суда первой инстанции.

По мнению ответчика, судом апелляционной инстанции в нарушение положений статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательства нарушения исключительных прав истца было принято заключение специалиста-патентоведа N 12/14-205 от 09.06.2017, при этом положенная по таким делам экспертиза судом не проводилась.

Ответчик считает, что в установленном законом порядке, предусмотренном статьей 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), факт незаконного использования полезной модели обществом "ГИДРО-ГАРАНТ" не установлен.

Общество "ГИДРО-ГАРАНТ" указывает на то, что в постановлении суда от 23.07.2018 установлен запрет на изготовление, продажу и предложение к продаже или хранение или введение иным образом в гражданский оборот гидроизоляционные шпонки ЦД-320К50, однако абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению, поэтому суд апелляционной инстанции неправильно применил положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

В судебном заседании представители ответчика поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы.

В судебном заседании представители истца просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы, обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

Дополнительные документы, приложенные ответчиком к кассационной жалобе были ему возвращены в судебном заседании в соответствии с положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее и выслушав мнения лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, пришел к выводу об отсутствии оснований для его отмены в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела общество "Аквабарьер" является обладателем патента Российской Федерации на полезную модель N 97456 "Гидроизоляционная шпонка (варианты)", выданного по заявке N 2010118353/11 с датой приоритета от 11.05.2010, дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации - 10.09.2010.

Истцу 14.03.2017 стало известно, что ответчиком изготавливаются и предлагаются к продаже, а также реализуются гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 из ПВХ.

14 марта 2017 года гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 были презентованы ответчиком на Международной выставке строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования "WorldBuild Ural" по адресу: Россия, г. Екатеринбург, бульвар Экспо, 2 с целью их продажи.

У ответчика 20.03.2017 закуплены гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 в количестве 20 пог.м, что подтверждается договором поставки от 20.03.2017 N 20/03/2017, спецификацией N 1 от 20 марта 2017 года к договору поставки от 20.03.2017 N 20/03/2017, счетом-фактурой от 23.03.2017 N 374.

Согласно указанным первичным документам - ответчиком поставлена продукция гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50. К первичным документам ответчиком также приложены сертификаты и техническая документация на поставленную продукцию, а именно:

- технический паспорт N 23-03/1 на продукцию "гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50";

- сертификат соответствия РОСС RU.АГ 99.Н08866 N 2201287;

- экспертное заключение N 1496, выдан ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области.

Согласно сертификатам и технической документации, изготовителем продукции гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 является общество "ГИДРО-ГАРАНТ".

Образец продукции ответчика изъят для проведения патентного исследования, о чем составлен акт изъятия образца от 30.03.2017.

Согласно заключению специалиста - патентоведа N 12/14-205 от 09.06.2017 по вопросу предполагаемого использования полезной модели по патенту Российской Федерации N 97456 в гидроизоляционной шпонке ЦД 320К50, в гидроизоляционных шпонках ЦД 320 К50, поставляемых обществом "ГИДРО-ГАРАНТ", использован каждый из пяти признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 97456.

1 августа 2017 года у ответчика повторно закуплены гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 в количестве 10 пог.м, что подтверждается счетом на оплату от 01.08.2017 N 2137, счетом-фактурой от 03.08.2017 N 1233. Согласно указанным первичным документам - ответчиком поставлена продукция - гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50. К документам приложен сертификат соответствия РОСС RU-АГ 99.Н08866 N 2201287, в котором изготовителем продукции указано - общество "ГИДРО-ГАРАНТ" и экспертное заключение N 1496, выдан ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области.

Образец продукции изъят для проведения патентного исследования, о чем составлен акт изъятия образца от 17.08.2017.

Согласно заключению специалиста - патентоведа N 12/14-330 от 27.09.2017 по вопросу предполагаемого использования полезной модели по патенту Российской Федерации N 97456 в гидроизоляционной шпонке ЦД 320К50, в гидроизоляционных шпонках ЦД 320 К50, поставляемых обществом "ГИДРО-ГАРАНТ" использован каждый из пяти признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 97456.

Обществом "Аквабарьер" 07.11.2017 в адрес общества "ГИДРО-ГАРАНТ" направлена досудебная претензия о нарушении исключительного права на полезную модель, охраняемую патентом Российской Федерации N 97456.

Поскольку досудебный порядок урегулирования спора, инициированный и реализованный истцом, не принес положительного результата, истец обратился в суд с иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь частью 1 статьи 2.3, пунктами 3, 4 части 1 статьи 3.5, частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, исходил из того, что общество "ГИДРО-ГАРАНТ" маркирует гидроизоляционные шпонки ГидроКонтур ЦД 320К50 с использованием принадлежащего ему товарного знака "ГидроКонтур" по свидетельству Российской Федерации N 480677, при этом регистрация товарного знака ответчика состоялась позже регистрации товарного знака истца в отношении однородных товаров, следовательно, однородные товары, выпускаемые истцом и ответчиком были признаны Роспатентом не сходными.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, отменяя решения суда в части, указал на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и неверным определение круга обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения настоящего спора.

Применив положения статей 1229, 1252, 1358, 1406.1 ГК РФ и удовлетворяя заявленный требования в части запрета и взыскании компенсации, суд апелляционной инстанции установил принадлежность истцу исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 97456 "Гидроизоляционная шпонка (варианты)" и незаконное использование обществом "ГИДРО-ГАРАНТ" в производимых и реализуемых им изделиях - "гидроизоляционные шпонки ЦД 320К50" всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента Российской Федерации N 97456 на полезную модель.

Суд кассационной инстанции полагает указанные выводы суда апелляционной инстанции обоснованными и соответствующими материалам по делу.

Как указано в пункте 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель).

Как указано в подпункте 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Как следует из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные законом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Наличие у истца исключительного права на спорную полезную модель, обществом "ГИДРО-ГАРАНТ" не оспаривается. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию заявителя с выводами суда апелляционной инстанции о доказанности факта нарушения им исключительных прав истца на полезную модель.

В частности, общество "ГИДРО-ГАГАРНТ" указывает на отсутствие в деле допустимых доказательств по делу (протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.12 КоАП РФ, заключения эксперта) доказывающих незаконное использование им полезной модели истца.

Рассмотрев данный довод общества, суд кассационной инстанции отклоняет его ввиду следующего.

Как правомерно указал суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора по существу в предмет доказывания входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 480677 формулы. Установление данных обстоятельств является существенным для дела и от их установлении зависит правильное разрешение спора (статьи 1358 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Судебная коллегия полагает, что заключение заключения специалиста-патентоведа N 12/14-205 от 09.06.2017 и N 12/14-330 от 27.09.2017, несмотря на название этого документа, фактически представляется собой письменные доказательства, то есть одно из доказательств по делу.

Вместе с тем, в силу части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта является одним из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном статьей 71 названного Кодекса, в совокупности с иными относимыми и допустимыми доказательствами по делу. При этом ответчик в нарушении статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявил о проведении экспертизы в опровержении доводов истца об использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 480677 формулы.

При этом по смыслу действующего процессуального законодательства определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, является исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу.

При этом вопреки доводу ответчика протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 7.12 КоАП РФ не является единственным бесспорным доказательством, свидетельствующим о нарушении исключительных прав на полезную модель при рассмотрении настоящего дела, так как отсутствие административного правонарушения не освобождает правонарушителя от мер гражданско-правовой ответственности.

Доводы кассационной жалобы по сути направлены на оценку правомерности действий суда апелляционной инстанции при установлении им обстоятельств, подлежащих доказыванию в данном деле.

В отношении довода ответчика об абстрактном запрете, установленном судом апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указывает на следующее.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Судом апелляционной инстанции установлено, что общество "ГИДРО-ГАРАНТ" используют в производимых и реализуемых им изделиях - "гидроизоляционные шпонки ЦД 320К50" всех существенных признаков, приведенных в независимом пункте формулы патента Российской Федерации N 97456, правомерно удовлетворили иск в части запрета на изготовление, продажу и предложение к продаже или хранение или введение иным образом в гражданский оборот гидроизоляционные шпонки ЦД-320К50, так как доказательств того, что ответчик прекратил производить и продавать изделия "гидроизоляционные шпонки ЦД 320К50" не представлено.

В данном случае запрет ответчику совершать указанные действия направлен на пресечение длящегося правонарушения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Таким образом, вопреки доводам ответчика, изложенным в кассационной жалобе, суд оценил представленные в материалы дела доказательства в полном объеме и пришел к обоснованному выводу о доказанности факта незаконного использования ответчиком спорной полезной модели, в связи с чем правомерно признали заявленные исковые требования, подлежащими удовлетворению.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда апелляционной инстанции, основанными на полной и всесторонней оценке доказательств, представленных в материалы дела, связано с неверным толкованием им норм материального и процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке.

Вместе с тем, поскольку в кассационной жалобе общества не содержится доводов, связанных с несогласием с размером взысканной судами компенсации за допущенное нарушение исключительного права истца на спорную полезную модель, то выводы судов в указанной части не подлежат проверке Судом по интеллектуальным правам в кассационном порядке на основании части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебного акта в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемый судебный акт является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2018 по делу N А41-950/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГИДРО-ГАРАНТ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина