Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. по делу N СИП-133/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, указав, что доказательств его использования ответчиком в спорный период в материалах дела представлено не было

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2018 г. по делу N СИП-133/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 17 октября 2018 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - SIA "FORANS" ( nov., pag., Krustkalni, "", LV-2111, Latvia, единый регистрационный номер 40003395114) к обществу с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер АйПи" (ул. Кожевническая, д. 14, Москва, 115114, ОГРН 1145027016969) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 210586 в отношении части товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в свидетельстве на товарный знак, вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от SIA "FORANS" - Грикевич О.А. (по доверенности от 08.08.2016 N 7);

от общества с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер АйПи" - Пударич Т. (по доверенности от 15.02.2018 N 2-2018/РБ-АйПи).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - SIA "FORANS" (далее - общество "FORANS") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер АйПи" (далее - общество "Рекитт Бенкизер АйПи") (с учетом уточнения исковых требований, предусмотренного статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятого судом) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 210586 вследствие его неиспользования в отношении части товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "противозачаточные средства нехимические; презервативы".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 10.10.2018 представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика признал в уточненные исковые требования. Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие представителя Роспатента в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения уточненных исковых требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 210586 с приоритетом от 09.06.2000, зарегистрированного Роспатентом 08.04.2002 в отношении товаров 10-го класса МКТУ "бандажи грыжевые; банки медицинские; бинты эластичные; брюшные корсеты; брюшные подушечки [подкладные] медицинские; бутылки с сосками; клеенки подкладные для больничных коек; перчатки для массажа; перчатки медицинские; напальчники [кожаные, резиновые] медицинские; ортопедические изделия; подушки медицинские; пояса медицинские; противозачаточные средства нехимические; презервативы; соски [пустышки]; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Общество "FORANS", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 10-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, направила в адрес общества "Рекитт Бенкизер АйПи" предложение от 10.01.2018.

Не получив ответа на названное предложение, общество "FORANS" по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления истцом ответчику предложения на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось в суд с настоящим иском.

Обществом "FORANS" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением с доказательствами его направления 10.01.2018 (том 1, л.д. 15-16), что не оспаривается иными лицами, участвующими в деле.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение своей заинтересованности обществом "FORANS" в материалы дела представлены следующие документы: свидетельство на товарный знак истца по международной регистрации; контракт от 01.11.2014 N 2014/0111-1 (Грузия); инвойс от 31.10.2017; контракт от 08.10.2013 N 8-10/2013-1 (Беларусь); инвойс от 21.01.2016; контракт от 03.01.2012 N 01-01/2012-2 (Грузия); инвойс от 17.11.2017; контракт от 01.10.2014 N 01102014/1 (Армения); инвойс от 29.09.2017; договор от 12.12.2013 N 12/12/2013 (Республика Молдова); инвойс от 08.12.2017; договор от 23.05.2016 N 23/05/2016/1 (Республика Азербайджан); инвойс от 30.06.2016; контракт от 10.07.2012 (Грузия); инвойс от 16.12.2016; образцы упаковки; договор о намерениях от 12.12.2017, заключенный между обществом "FORANS" и обществом с ограниченной ответственностью "Минутка" (далее - общество "Минутка"), в соответствии с которым общество "FORANS" выразило заинтересованность в оптовой продаже товаров (презервативы, гели/смазки) под обозначением "One Touch", а общество "Минутка" выражает заинтересованность и намерение производить оптовые закупки товара с целью последующей реализации товара на территории Российской Федерации; договор о намерениях от 20.12.2017, заключенный между обществом "FORANS" и закрытым акционерным обществом "Петрофарм" (далее - общество "Петрофарм"), в соответствии с которым общество "FORANS" выразило заинтересованность в оптовой продаже товаров (презервативы, гели/смазки) под обозначением "One Touch", а общество "Петрофарм" выражает заинтересованность и намерение производить оптовые закупки товара с целью последующей реализации товара на территории Российской Федерации; договор о намерениях от 04.12.2017, заключенный между обществом "FORANS" и обществом с ограниченной ответственностью "Пульсар" (далее - общество "Пульсар"), в соответствии с которым общество "FORANS" выразило заинтересованность в оптовой продаже товаров (презервативы, гели/смазки) под обозначением "One Touch", а общество "Пульсар" выражает заинтересованность и намерение производить оптовые закупки товара с целью последующей реализации товара на территории Российской Федерации; договор о намерениях от 12.02.2018, заключенный между обществом "FORANS" и обществом с ограниченной ответственностью "Здоровое сердце" (далее - общество "Здоровое сердце"), в соответствии с которым общество "FORANS" выразило заинтересованность в оптовой продаже товаров (презервативы, гели/смазки) под обозначением "One Touch", а общество "Здоровое сердце" выражает заинтересованность и намерение производить оптовые закупки товара с целью последующей реализации товара на территории Российской Федерации, заверенный перевод инвойсов.

Истец является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1160709, которому в Латвии предоставлена правовая охрана в отношении товаров 5-го класса МКТУ "гели" и 10-го класса МКТУ "презервативы с лубрикантами, контрацептивы, нехимические".

Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводам о том, что общество "FORANS" является производителем медицинской продукции (противозачаточные средства нехимические, презервативы) под обозначением "One Touch" и имеет намерение по введению такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации, согласно представленным в материалы дела предварительным договорам (соглашениям о намерениях).

При этом из материалов дела следует, что Роспатентом предварительно отказано истцу в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку N 1160709 "One Touch" ввиду наличия спорного товарного знака ответчика, зарегистрированного в отношении оспариваемых товаров 10-го класса МКТУ.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения истца и спорного обозначения, а также однородности товаров, для которых истцом испрашивается правовая охрана, а также товаров, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным государственным органом исполнительной власти и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается.

Сходство обозначений истца и ответчика носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.

Степень такого сходства оценивается судебной коллегией как высокая в силу того, что словесный элемент "ONE TOUCH", выполненный буквами латинского алфавита, является единственным элементом в обозначении ответчика и в обозначении истца.

В соответствии с пунктом 45 Правил рассмотрения заявки, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Судебной коллегией принято во внимание, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, однородность товаров носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности (медицинская продукция), вида материала, назначения, условий реализации (торговля через сеть "Интернет", оптовая и розничная торговля), круга потребителей, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 10-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Указанное свидетельствует о высокой возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров. Эти обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у общества "FORANS" заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика в заявленной им части, касающейся тождественных и однородных товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления предложения заинтересованного лица (10.01.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 10.01.2015 по 09.01.2018 включительно.

Ответчик в судебном заседании 10.10.2018 признал уточненные исковые требования.

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 той же статьи).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Суд по интеллектуальным правам, проверив полномочия представителя ответчика, пришел к выводу о том, что заявление о признании иска обществом "Рекитт Бенкизер АйПи" не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не противоречит закону, заявлено уполномоченным на то лицом, в связи с чем принимается судом.

Кроме того, судебная коллегия также учитывает, что доказательств использования спорного товарного знака в спорный период в отношении таких товаров 10-го класса МКТУ, как "противозачаточные средства нехимические; презервативы", ответчиком в материалы дела представлено не было. При этом о наличии уважительных причин, которые не позволили ответчику представить такие доказательства, суду не сообщено.

Учитывая изложенные обстоятельства, уточненные исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

Признание ответчиками уточненных требований истца и принятие судебного акта в пользу истца в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения бремени судебных расходов по настоящему делу на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица - SIA "FORANS" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 210586 в отношении товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "противозачаточные средства нехимические; презервативы".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер АйПи" (ул. Кожевническая, д. 14, Москва, 115114, ОГРН 1145027016969) в пользу SIA "FORANS" ( nov., pag., Krustkalni, "", LV-2111, Latvia, единый регистрационный номер 40003395114) 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина