Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2018 г. по делу N СИП-236/2018 Суд удовлетворил требования истца о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, поскольку им не подтверждено использование спорного обозначения, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2018 г. по делу N СИП-236/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебных заседаний Лялиной А.Е.,

при участии в судебном заседании представителя ответчика - Виноградовой К.М. (по доверенности 01.07.2018 N 17-0107-ОР-18),

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного лица - общества с ограниченной ответственностью фирма "ОЛIС ЛТД" (ул. Карпенко-Карого, д. 47, г. Запорожье, Украина) к обществу с ограниченной ответственностью "Орбита" (Комендатский пр-кт, д. 32, корп. 5, Санкт-Петербург, 197373, ОГРН 1167847217724) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319506,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - общество с ограниченной ответственностью фирма "ОЛIС ЛТД" (далее - фирма) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Орбита" (далее - общество) о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319506 в отношении товара "приправы" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

От истца до начала назначенного на 18.10.2018 судебного заседания поступили два ходатайства от 17.10.2018: о проведении судебного заседания в отсутствие представителя истца (за подписью представителя Аладашвили И.Д. по доверенности от 01.04.2017) и об отложении судебного заседания (за подписью представителя Харламовой М.С. по доверенности от 15.10.2018).

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве, настаивал на использовании обществом спорного товарного знака.

В то же время ответчиком в ходе судебного заседания были заявлены ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "КУПЧИНО" и об отложении судебного разбирательства, в том числе в целях предоставления дополнительных доказательств использования товарного знака.

Протокольным определением от 18.10.2018 указанные ходатайства истца и ответчика были отклонены.

Роспатент в отзыве сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, а также ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют разрешению спора по существу в отсутствие в судебном заседании представителей истца и третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Общество является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319506 (дата регистрации - 17.01.2007, дата приоритета - 02.04.2004, срок действия регистрации - до 02.04.2024), которому предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товара "приправы" 30-го класса МКТУ.

Фирма, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении товара "приправы", обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товара "приправы" 30-го класса МКТУ, указанного в регистрации.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителя ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Фирмой соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица о заключении договора отчуждения исключительного права на товарный знак в части интересующих фирму товаров с доказательствами его направления в адрес правообладателя (общества) 06.02.2018.

Общество на предложение фирмы сообщило, что использует товарный знак в отношении соусов (том 1, лист дела 140).

С учетом этого довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка разрешения спора ввиду неполучения обществом предложения фирмы об обращении правообладателя в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак либо об отчуждении исключительного права на него противоречит материалам дела. Аргумент об отсутствии предложения об обращении общества в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак носит формальный характер.

Так, обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату определения Верховного Суда Российской Федерации N 300-ЭС18-10023 следует читать как "от 06.08.2018"

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего спора предлагал сторонам урегулировать спор во внесудебном порядке. Представитель ответчика, отвечая на вопрос суда, сообщил об отсутствии переговорного процесса между сторонами.

При этом коллегия судей принимает во внимание, что общество знало о притязаниях фирмы на спорное средство индивидуализации в силу участия обеих сторон в деле N СИП-374/2017 по иску фирмы к обществу о досрочном прекращении правовой охраны того же товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10).

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности фирма указывает, что она с 1996 года производит майонезы, кетчупы и приправы, являясь одним крупнейших производителей такой продукции на(в) Украине; сообщает, что реализует данную продукцию и на территории Российской Федерации - в Крыму; является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "олic" по свидетельству Украины N 176250, которым маркируется вся продукция фирмы, поставляемая, в том числе в Российскую Федерацию; для организации своей деятельности фирмой создана обширная дистрибьютерская сеть по продвижению своих товаров на территории Республики Крым; продукция фирмы с обозначением "олic" активно рекламируется, в том числе в глобальной сети Интернет.

В подтверждении своей заинтересованности истцом в материалы дела представлены следующие документы:

заявки N 2016713489 и N 2016713490 на регистрацию товарных знаков и в отношении, в том числе товаров "приправы; соусы [приправы]; маринады; майонез" 30-го класса МКТУ;

договоры об отчуждении исключительного права на произведения от 03.04.2017 N 0304, от 05.04.2017 N 0504, от 04.04.2017 N 0404;

договоры поставки от 20.10.2014 N 353, от 10.08.2011 N 15-Д;

эскизы макетов этикеток с обозначением "олic";

переписка с обществом с ограниченной ответственностью "ДПА" относительно поставок упаковки продукции.

Анализ представленных истцом письменных доказательств позволяет прийти к выводу о том, что компания фактически осуществляет деятельность в сфере производства и реализации приправ, соусов, маринадов, майонезов с использованием, в том числе словесного обозначения "олic", а также осуществило необходимые подготовительные действия к использованию указанного обозначения в отношении указанной продукции на территории Российской Федерации, в том числе подало заявки на регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.

Сходство до степени смешения обозначений истца и со спорным товарным знаком ответчика, включающих в качестве доминирующего фантазийные словесные элементы "олiс" / "олис" / "ollis" сходные по фонетическому критерию (с учетом правил транслитерации) и графическому критериям (с учетом использования овала в качестве изобразительного элемента в сравниваемых обозначениях), по мнению коллегии судей (как рядовых потребителей товаров 30-го класса МКТУ), основанному на положениях пунктов 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), носит очевидный характер. При этом отдельные фонетические и графические отличия, по мнению коллегии судей, на вывод о сходстве сравниваемых изображений повлиять не могут, поскольку общее зрительное впечатление, производимое вышеприведенными обозначениями, позволяет предположить, что такие обозначения, хотя и выполненные в отличной стилистике, могут входить в одну серию товарных знаков, принадлежащую одному производителю идентичных товаров - приправ.

Идентичность (однородность) товаров 30-го класса МКТУ "приправы" (указанных в регистрации спорного товарного знака ответчика) и "приправы; соусы [приправы]; маринады; майонез" (для которых истец истребует правовую охрану для своих обозначений) с учетом положений пункта 45 вышеназванных Правил также носит очевидный характер. При этом судом принято во внимание, что приправы, соусы и майонезы соотносятся по принципу род-вид: майонез является разновидностью соусов (жидкая приправа (фр.)), а последние, в свою очередь, - разновидность приправ.

Судом при оценке сравниваемых обозначений истца и ответчика и однородности товаров, для индивидуализации которых они применяются (могут применяться), также учтено, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные и наоборот.

Вероятность смешения может иметь место при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2017 по делу N СИП-163/2017 и от 19.03.2018 по делу N СИП-22/2017.

Более того, сходство сравниваемых обозначений и однородность соответствующих товаров ответчиком не оспаривается.

Кроме того, заинтересованность истца - иностранной компании в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ), может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.

Указанная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 по делу N СИП-279/2015, от 18.06.2015 по делу N СИП-561/2014 и от 28.09.2015 по делу N СИП-685/2014.

При изложенных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Из системного толкования статьей 1484 и 1486 ГК РФ усматривается обязанность правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Указанное подтверждается позицией президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 38 Обзора также разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из даты направления фирмой предложения заинтересованного лица (06.02.2018) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 06.02.2015 по 05.02.2018 включительно.

Общество ссылается на приобретение исключительного права на спорный товарный знак по договору от 21.01.2017, зарегистрированному Роспатентом 22.08.2017, что, по мнению ответчика, свидетельствует о том, что указанный трехлетний срок не наступил.

Вместе с тем, вопреки мнению ответчика, смена правообладателя товарного знака не влияет на течение трехлетнего срока, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, а также не является обстоятельством, свидетельствующим об объективной невозможности использования такого товарного знака. Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, доказательства фактического использования которого в гражданском обороте предыдущим правообладателем отсутствуют (не представлены), является риском предпринимательской деятельности приобретателя.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчик представил договор коммерческой концессии с обществом с ограниченной ответственностью "Купчино" от 01.01.2018 N 0101-18-4, согласно которому общество предоставило обществу с ограниченной ответственностью "Купчино" на срок действия такого договора за уплачиваемое вознаграждение неисключительное право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, принадлежащих обществу, в том числе право на коммерческое обозначение, коммерческий опыт, охраняемую коммерческую информацию (ноу-хау) и товарные знаки на условиях, согласованных в указанном договоре.

В подтверждение фактического использования ответчиком и его пользователем - обществом с ограниченной ответственностью "Купчино" соусов с использованием спорного товарного знака ответчиком представлены скриншоты страниц сайта http://www.ollis.ru/snacks.

Оценив указанные доказательства ответчика, коллегия судей пришла к выводу о том, что ответчиком не доказано использование спорного товарного знака в отношении товара "приправы" в трехлетний исковой период.

Так, договор коммерческой концессии в отсутствие доказательств использования пользователем - контрагентом правообладателя спорного товарного знака не имеет применительно к вышеприведенным нормам статей 1484 и 1486 ГК РФ самостоятельного доказательственного значения.

Представленные же ответчиком скриншоты страниц сайта http://www.ollis.ru/snacks не позволяют соотнести их с вышеуказанным периодом доказывания (06.02.2015-05.02.2018), поскольку не позволяют определить период времени, к которому имеет отношение информация, содержащаяся на таких распечатках.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 названного Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 того же Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в части интересующих его товаров, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью фирма "ОЛIС ЛТД" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319506 в отношении товаров "приправы" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Орбита" (Комендатский пр-т, д. 32, корп. 5, Санкт-Петербург, 197373, ОГРН 1167847217724) в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма "ОЛIС ЛТД" (ул. Карпенко-Карого, д. 47, г. Запорожье, Запорожская обл., Украина) 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур