Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. по делу N СИП-540/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование им оспариваемого товарного знака в отношении спорных товаров, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2018 г. по делу N СИП-540/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (Северное шоссе, д. 43, г. Красноярск, ОГРН 1022402665010) к обществу с ограниченной ответственностью "Дом отдыха "Березки" (ул. Санаторная, стр. 6, каб. 34, п. Поведники, г. Мытищи, Московская обл., ОГРН 1075029013608) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404789 в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - фабрика, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым к обществу с ограниченной ответственностью "Дом отдыха "Березки" (далее - общество, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404789 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мороженое; мороженое фруктовое".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований фабрика ссылается на то обстоятельство, что она осуществляет коммерческую деятельность, связанную с производством и реализацией мороженого, которая относится к товарам 30-го класса МКТУ, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности 10.04.2017 в Роспатент ей была подана заявка N 2017713714 на регистрацию обозначения "БЕРЕЗКА" в качестве товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое", тогда как оспариваемый товарный знак общества "" имеет сходство до степени смешения с заявленным обозначением, однако, по утверждению истца, в отношении испрашиваемой части товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, на протяжении последних трех лет, оспариваемый товарный знак ответчиком не используется, поскольку производством и реализацией мороженого он не занимается.

Истец отмечает, что им были также предприняты действия к выяснению обстоятельств использования обществом спорного товарного знака в отношении указанных в исковом заявлении товаров, однако информации о такой деятельности ответчика им выявлено не было.

Поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 404789, по мнению истца, обществом в отношении товаров, перечисленных в исковом заявлении, не используется, а указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ, истец просит досрочно прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака в испрашиваемой части, в связи с его неиспользованием.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Фабрика, общество и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 404789, зарегистрированного 26.03.2010 в отношении товаров 14, 24, 28, 30-го и услуг 37, 43, 44, 45-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 11.07.2008.

Фабрика, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в части, перечисленных в иске товаров 30-го класса МКТУ, и полагая, что товарный знак правообладателем которого является общество не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, явившегося в судебное заседание, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что фабрика предлагало обществу в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорный товарный знак, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении испрашиваемой части товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, для чего ответчику 17.05.2018 было направлено предложение по юридическому адресу правообладателя (том 1, л.д. 61-65).

Однако по истечении двух месяцев, от общества не последовало ответа, в связи с чем фабрика 16.08.2018 обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность фабрики в удовлетворении исковых требований, истцом были представлены следующие документы: распечатки с Интернет-сайтов истца и ответчика о выпускаемой продукции и оказываемых услугах; таможенные декларации от 27.04.2017, 08.06.2017, 16.08.2017, 01.03.2018, 18.07.2018; договоры поставки от 25.04.2016, 27.04.2018; транспортная накладная от 11.01.2018; платежные поручения от 31.07.2018, 06.03.2018, 26.03.2018, 03.05.2018; универсальные передаточные документы от 16.01.2018, 03.05.2018; дистрибьютерский договор от 04.09.2015.

В подтверждение своей заинтересованности обществом была также представлена заявка от 10.04.2017 N 2017713714 о государственной регистрации словесного обозначения "БЕРЕЗКА" в качестве товарного знака.

Правовая охрана названной заявкой испрашивается для товаров 30-го класса МКТУ "мороженое; пищевой лед; фруктовое мороженое".

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения и товарного знака ответчика, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 59-60), поскольку Роспатентом было отказано фабрике в регистрации заявки N 2017713714 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 ГК РФ.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак препятствует регистрации заявленному истцом обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке товаров 30-го класса МКТУ.

В свою очередь, оценив представленные фабрикой в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 404789 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, однородных товарам, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Пунктом 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты направления фабрикой ответчику предложения заинтересованного лица (17.05.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 17.05.2015 по 16.05.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело фабрикой доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования в отношении товаров 30-го класса МКТУ "йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мороженое; мороженое фруктовое", а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении указанных товаров 30-го класса МКТУ, в то время как фабрика подтвердила свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в названной части.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404789 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "йогурт замороженный; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; мороженое; мороженое фруктовое".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дом отдыха "Березки" (ОГРН 1075029013608) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (ОГРН 1022402665010) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин