Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-874/2018 по делу N СИП-164/2018 Дело о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании частично не действительным патента на полезную модель подлежит направлению на новое рассмотрение ввиду несоответствия выводов суда первой инстанции, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. N С01-874/2018 по делу N СИП-164/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паксимади Е.Э.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Уральского округа (судья Рябова С.Э., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Маркарян Ж.С.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "САНЭД" (ул. Академика Постовского, д. 15, оф. 125, г. Екатеринбург, 620146, ОГРН 1169658020201) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-164/2018 по заявлению общества с ограниченной ответственностью "САНЭД" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.12.2017 об удовлетворении возражения и признании недействительным частично патента Российской Федерации N 144361 на полезную модель "Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих (варианты)".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КРУСТ" (ул. Луначарского, д. 221, оф. 2, г. Екатеринбург, 620100, ОГРН 1026601768401).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "САНЭД" - Рощупкин Н.А. (по доверенности от 16.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41);

от общества с ограниченной ответственностью "КРУСТ" - Улзытуева В.Б. (по доверенности от 01.01.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "САНЭД" (далее - общество "САНЭД", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.12.2017 о признании недействительным частично патента Российской Федерации N 144361 на полезную модель "Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих (варианты)".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КРУСТ" (далее - общество "КРУСТ", третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, общество "САНЭД" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права при принятии решения, на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, на нарушение единообразия судебной практики, просит решение суда от 16.07.2018 отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "САНЭД" полагает, что суд первой инстанции в нарушение пунктов 9.4, 9.7.4.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент) и сложившейся судебной практики сделал необоснованный вывод о существенности таких признаков полезной модели по спорному патенту, как "светодиоды и контроллер широтно-импульсной модуляции", поскольку в описании полезной модели отсутствуют сведения о причинно-следственной связи указанных признаков с техническим результатом.

По мнению общества "САНЭД", суд сделал необоснованный вывод о возможности раскрытия характеристики признака полезной модели и его влияния на технический результат через отсылку к какому-либо источнику информации, независимо от возможности или невозможности включения такого источника информации в уровень техники (без учета назначения полезной модели). При этом не имеет значения, раскрыт данный признак полезной модели и его влияние на технический результат в описании к спорному патенту или нет.

Общество "САНЭД" полагает, что в нарушение статей 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом не дана оценка и не исследовано в полном объеме заключение специалиста Хохлова К.О., представленное им в материалы дела. Кроме того, суд необоснованно возложил на заявителя бремя доказывания ошибочности выводов Роспатента, изложенных в решении, поскольку такая обязанность возложена на Роспатент.

Общество "САНЭД" заявляет, что выводы, содержащиеся в решении суда первой инстанции, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам - описанию полезной модели по спорному патенту, а также решению Роспатента при том, что суд не сделал вывод о необоснованности этого решения или какой-либо его части.

Обществом "КРУСТ" 29.10.2018 по системе "Мой Арбитр" представлен отзыв на кассационную жалобу. Представители Роспатента и общества "САНЭД" в судебном заседании сообщили о неполучении отзыва. Принимая во внимание позднюю отправку отзыва и его неполучение Роспатентом и обществом "САНЭД", президиум Суда по интеллектуальным правам определил не приобщать отзыв к материалам дела.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "САНЭД" высказался в поддержку доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании возражали против доводов, заявленных в кассационной жалобе, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 144361 на полезную модель "Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих (варианты)" (классификационная рубрика Международной патентной классификации - G06K 7/10) выдан по заявке N 2013150055 с приоритетом от 08.11.2013, установленным по дате ее подачи, на имя общества "КРУСТ" с формулой, содержащей независимые пункты 1 и 2, в следующей редакции:

"1. Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих, включающий в себя корпус, клавиатуру управления, блок управления, источник питания, элемент подсветки, выполненный в виде светодиодной подсветки, отличающийся тем, что элемент подсветки дополнительно оснащен регулятором интенсивности ее свечения, который выполнен на основе контроллера широтно-импульсной модуляции.

2. Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих, включающий в себя корпус, клавиатуру управления, блок управления, источник питания, элемент подсветки, выполненный в виде лампы накаливания, отличающийся тем, что элемент подсветки дополнительно оснащен регулятором интенсивности свечения подсветки, который выполнен на основе реостата.".

В Роспатент 24.07.2017 поступило возражение общества "САНЭД", мотивированное несоответствием спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного довода к возражению были приложены следующие источники:

патентный документ US 2002/0145813, опубликованный 10.10.2002 (далее - патентный документ [1]);

патентный документ US 6956616, опубликованный 18.10.2005 (далее - патентный документ [2]);

патентный документ US 2009/059038, опубликованный 05.03.2009 (далее - патентный документ [3]);

Евсеев Ю.А., Крылов С.С. Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре. - М.: Энергоатомиздат, 1990. с. 75-76;

статья "Scientific instruments using the TI MSP 430", размещена на Интернет-ресурсе URL: http://mspsci.blogspot.ru, перевод этой статьи размещен на Интернет-ресурсе URL: http://www.shelezyakin.ru;

Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - 671 с: ил., стр. 238;

ГОСТ 24375-80 "Радиосвязь. Термины и определения";

Мюллер В.К., Новый англо-русский словарь / Издательство "Русский язык", 9-е изд. - М.: Рус. яз., 2002. - 880 с, стр. 197;

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М: Азбуковник, 1999. - 944 стр., стр. 689, 565;

Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография, М.И. Михельсон). Изд. ETS Publishing house, 2004, стр. 2208.

При рассмотрении возражения было установлено, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки независимого пункта 2 формулы спорной полезной модели, включая характеристику назначения, в связи с чем Роспатент пришел к выводу о ее несоответствии по независимому пункту 2 формулы условию патентоспособности "новизна".

В то же время Роспатент установил, что из представленных с возражением источников информации не известен электронный видеоувеличитель, которому были бы присущи существенные признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы спорного патента, состоящие в указании на источник света и регулятор его интенсивности, представляющие собой светодиодную подсветку и контроллер широтно-импульсной модуляции соответственно.

С учетом того что при рассмотрении возражения обществом "КРУСТ" в порядке пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по Патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), была уточнена формула полезной модели путем исключения из нее независимого пункта 2, Роспатентом было принято решение от 21.12.2017 о признании спорного патента недействительным частично и выдаче нового патента с уточненной формулой полезной модели в следующей редакции:

"Электронный ручной видеоувеличитель для слабовидящих, включающий в себя корпус, клавиатуру управления, блок управления, источник питания, элемент подсветки, выполненный в виде светодиодной подсветки, отличающийся тем, что элемент подсветки дополнительно оснащен регулятором интенсивности ее свечения, который выполнен на основе контроллера широтно-импульсной модуляции".

Не согласившись с решением Роспатента в части патентоспособности технического решения по спорному патенту по единственному пункту формулы в новой редакции, общество "САНЭД" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции не принял во внимание довод общества "САНЭД" о том, что в материалах спорного патента не установлена причинно-следственная связь между техническим результатом и такими признаками, как "элементы подсветки выполнены в виде светодиодов или ламп накаливания", ввиду обоснованности сделанного Роспатентом вывода об очевидности для любого специалиста в области электротехники того, что выполнение подсветки светодиодной, а регулятора в виде контроллера широтно-импульсной модуляции позволяет снизить расход электрической энергии и повысить время автономной работы устройства.

С учетом этого суд первой инстанции согласился с Роспатентом в том, что признаки независимого пункта 1 формулы спорной полезной модели, согласно которым источник света и регулятор его интенсивности представляют собой светодиодную подсветку и контроллер широтно-импульсной модуляции соответственно, являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к спорному патенту.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что изменение яркости светодиодов может обеспечиваться только контроллером широтно-импульсной модуляции, а объективность проявления заявленного технического результата обеспечивается наличием светодиодов, свойства которых и их влияние на технический результат были правильно установлены Роспатентом.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции признал правильным вывод Роспатента о том, что ни из одного из представленных с возражением источников не известен электронный видеоувеличитель, которому были бы присущи данные признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о законодательстве, применимом к оспариванию патента Российской Федерации N 144361 и о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения. Кроме того, обществом "САНЭД" не оспариваются выводы суда первой инстанции, поддержавшего решение Роспатента о непатентоспособности спорной полезной модели по независимому пункту 2 формулы.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (08.11.2013), а также возражения против выдачи патента (24.07.2017), суд первой инстанции правомерно определил, что при рассмотрении настоящего дела подлежат применению Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), Административный регламент и Правила N 56.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В силу подпункта 1.2 пункта 9.7.4.3 Административного регламента в разделе описания полезной модели, в котором раскрывается сущность полезной модели, приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Для группы полезных моделей сведения, раскрывающие сущность полезной модели, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждой полезной модели.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Административного регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 3 пункта 9.8 Административного регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента.

Роспатентом при рассмотрении возражения было установлено, что отличие группы полезных моделей по спорному патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в конкретизации вида элемента подсветки и соответствующего регулятора интенсивности ее свечения - в независимом пункте 1 формулы спорного патента указано на использование светодиодной подсветки совместно с контроллером широтно-импульсной модуляции.

Согласно описанию спорного патента технический результат заявляемой полезной модели заключался в снижении уровня расхода электроэнергии элемента питания устройства и, как следствие, в повышении времени автономной работы.

В то же время Роспатент в решении от 21.12.2017 указал, что технический результат, а именно "существенное снижение расхода электрической энергии и повышение времени автономной работы устройства" достигается благодаря использованию энергоэффективных элементов, таких как "светодиоды и контроллер широтно-импульсной модуляции".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что судом первой инстанции не дана надлежащая оценка несовпадению формулировок технического результата.

Роспатентом в решении от 21.12.2017 отмечено, что в описании спорной полезной модели отсутствуют сведения о причинно-следственной связи упомянутых отличительных признаков и этого технического результата. Данный вывод административного органа относится как к первому независимому пункту формулы спорного патента, так и ко второму.

Принимая во внимание данное обстоятельство, Роспатент согласился с доводами возражения о несущественности признаков независимого пункта 2 формулы спорной полезной модели "лампа накаливания" и "реостат" и на основании пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента признал полезную модель по независимому пункту 2 формулы не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Вместе с тем Роспатент, сославшись на опубликованные до даты приоритета полезной модели источники информации, представленные обществом "КРУСТ", указал на очевидность для специалиста в области электротехники того, что выполнение подсветки светодиодной, а регулятора в виде контроллера широтно-импульсной модуляции позволяет существенно снизить расход электрической энергии и повысить время автономной работы устройства.

С учетом этого Роспатент признал существенными такие признаки 1 независимого пункта формулы полезной модели, как "светодиоды" и "контроллер широтно-импульсной модуляции", поскольку они влияют на технический результат.

Соглашаясь с доводами Роспатента, суд первой инстанции фактически согласился с тем, что существенность признаков полезной модели и их влияние на заявленный технический результат может определяться не только исходя из сведений, содержащихся в описании полезной модели, но и с учетом любых иных источников информации.

В то же время суд первой инстанции указал в решении, что существенность спорных признаков полезной модели следует из очевидности для любого специалиста в области электротехники того, что выполнение подсветки светодиодной, а регулятора в виде контроллера широтно-импульсной модуляции позволяет снизить расход электрической энергии и повысить время автономной работы устройства, и что данное обстоятельство заявителем не опровергнуто.

Указанные выводы носят противоречивый характер и не могут быть поддержаны президиумом Суда по интеллектуальным правам ввиду следующего.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Кроме того, согласно положениям подпункта 1.2 пункта 9.7.4.3 Административного регламента не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Вывод суда первой инстанции о том, что патентообладатель не лишен возможности представлять источники информации, подтверждающие наличие у отличительных признаков полезной модели свойств, обеспечивающих их влияние на технический результат независимо от того, средство какого назначения там раскрыто, противоречит приведенным выше нормам права, а также правовым подходам, сформированным Судом по интеллектуальным правам по делам данной категории.

Так, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016 выражена правовая позиция о том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

Отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения заявленного технического результата, приводит к невозможности осуществить проверку соответствующих обстоятельств и препятствует признанию таких признаков существенными. Данная правовая позиция нашла отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2017 по делу N СИП-416/2017.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "от 29.03.2018"

Подпункт 1.2 пункта 9.7.4.3 Административного регламента прямо предусматривает, что не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Вывод суда первой инстанции о том, что "оспариваемая полезная модель полностью согласуется с описанием и позволяет достичь заявленный технический результат", противоречит решению Роспатента, в котором указано, что описание полезной модели по спорному патенту не содержит сведений о причинно-следственной связи между такими отличительными признаками полезной модели, как "светодиоды и контроллер широтно-импульсной модуляции" и техническим результатом.

Как пояснил в судебном заседании представитель Роспатента, при определении существенных признаков он исходил из общеизвестности для всех специалистов в соответствующей области влияния отличительных признаков на заявленный технический результат. Очевидность для любого специалиста заявленного технического результата может подтверждаться и нераскрытыми в описании источниками.

Как установлено судом первой инстанции, один из источников информации (работа Иванова А.В. "Исследование и разработка элементов и узлов системы управления светодиодным источником света с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками". Доклады "ТУСУР" 2011, N 2 (24)), представленных патентообладателем, содержал сведения о том, что "замена ламп накаливания в быту и сфере жилищно-коммунального хозяйства на светодиодные позволяет сократить потребления электроэнергии в этих областях". Второй источник информации (работа Гладина Д.В. "Использование светодиодных технологий в сельском хозяйстве". Журнал "Полупроводниковая светотехника". 2012, N 2) указывал на то, что в сельском хозяйстве "система управления яркостью светодиодов на основе широтно-импульсной модуляции позволяет практически линейно снижать потребление электроэнергии в зависимости от освещенности помещений".

Возможность отнесения источников информации, представленных обществом "КРУСТ" при рассмотрении возражения к уровню техники, подлежащему проверке, судом первой инстанции надлежащим образом не оценена, в том числе с учетом того, что они и не содержат понятий "регулятор", "контроллер широтно-импульсной модуляции", "автономная работа устройства", "электронный видеоувеличитель".

При оценке решения Роспатента суд не исследовал вопрос о том, оценивались ли использованные источники информации, представленные обществом "КРУСТ", с точки зрения того, следует ли из них общеизвестность для всех специалистов в соответствующей области влияние указанных выше конкретных признаков на технический результат.

Вывод суда первой инстанции о том, что изменение яркости светодиодов может обеспечиваться только контроллером широтно-импульсной модуляции, президиум Суда по интеллектуальным правам считает противоречащим имеющимся в материалах дела доказательствам.

Обществом "САНЭД" в материалы дела представлялось заключение лица, обладающего специальными познаниями в области электротехники, Хохлова К.О. от 24.04.2018 (далее - заключение), из которого следовало, что существует возможность регулирования уровня свечения светодиодов различными способами, включая реостат, широтно-импульсную модуляцию и иные другие.

Дав анализ данному заключению в части мнения указанного лица об отсутствии объективного проявления технического результата ввиду обусловленности последнего действиями пользователя защищенного патентом устройства, суд первой инстанции не оценил заключение в полном объеме, в том числе в части вопросов, относящихся к рассматриваемому спору в отношении "технического результата" и "существенности признаков".

Кроме того, судом первой инстанции не дана оценка заключению в той части, где Хохлов К.О. констатирует, "что для того, чтобы достичь заявленный в Патенте Технический результат, необходимо не просто снизить интенсивность свечения, а снизить её на такую величину, чтобы уровень сохранения энергии от снижения интенсивности подсветки был больше чем уровень энергопотребления самого регулятора интенсивности подсветки".

Отсутствие оценки указанного письменного доказательства в данных частях является нарушением положений статей 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что судом первой инстанции не исследован также вопрос о том, достигается ли технический результат при совместном использовании двух признаков (светодиоды и контроллер широтно-импульсной модуляции).

Обоснованными являются доводы кассационной жалобы о неправильном распределении судом первой инстанции бремени доказывания.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.

Настоящий спор рассматривался по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в рамках которого в силу части 5 статьи 200 этого Кодекса именно на Роспатенте как на органе, который принял оспариваемое решение, лежала обязанность доказывания его законности, обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Исходя из этого именно Роспатент должен был доказать, что признаки, которые он посчитал существенными (светодиоды и контроллер широтно-импульсной модуляции), в достаточной степени раскрыты в описании полезной модели и прямо следуют из описания полезной модели по спорному патенту или причинно-следственная связь с заявленным техническим результатом очевидна для специалиста в соответствующей области знаний либо подтвердить, что эти сведения являются общеизвестными и очевидными для любого специалиста в области электротехники. Вывод суда о том, что необоснованность утверждения Роспатента об очевидности влияния признаков на технический результат должен доказывать заявитель, а не Роспатент, не соответствует приведенным выше положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В связи с изложенным решение суда первой инстанции подлежит отмене ввиду несоответствия выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушения норм материального и процессуального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-164/2018 отменить.

Направить дело N СИП-164/2018 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев