Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2018 г. по делу N СИП-536/2018 Суд оставил без изменения решение Роспатента о признании недействительным патента на полезную модель, поскольку она не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2018 г. по делу N СИП-536/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Центрального районного суда города Челябинска (судья Главатских Л.Н., секретарь судебного заседания Кайль Н.В.) дело по заявлению индивидуального предпринимателя Никитина Вениамина Витальевича (г. Челябинск, обл. Челябинская, ОГРНИП 307745129100068)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Медберри" (ул. Розенштейна, д. 21, лит. А, пом. 103-Н, ком. 32, г. Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1117746470863),

о признании недействительным решения Роспатента от 29.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 21.03.2018 против выдачи патента на полезную модель N 169512,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Шахова Г.Н. (по доверенности от 07.08.2017), Никитин В.В. (паспорт, лично), Липина Л.А. и Евайшас В.С. (по общей доверенности от 01.11.2018),

от ответчика: Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018),

от третьего лица: Короткова Н.В. (по доверенности от 17.10.2018), Пантюшина Е.Н. (по доверенности от 17.10.2018), установил:

индивидуальный предприниматель Никитин Вениамин Витальевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (далее - административный орган) от 29.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 169512, об оставлении в силе патента Российской Федерации на полезную модель N 169512.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Медберри" (далее - общество "Медберри").

В судебном заседании заявитель поддержал требования, полагая, что вывод Роспатента о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 условию патентоспособности "новизна", является ошибочным, а оспариваемое решение - не соответствующим требованиям статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и настаивая на том, что оспариваемое решение от 29.06.2018 законно и обоснованно.

Третье лицо поддержало позицию Роспатента.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 169512 на полезную модель "Детское амортизирующее поддерживающее устройство" был выдан по заявке N 2016109827 с приоритетом от 18.03.2016, установленным по дате ее подачи, на имя предпринимателя с формулой полезной модели в следующей редакции:

"1. Детское амортизирующее поддерживающее устройство, содержащее основу из упругого материала с углублением, отличающееся тем, что основа выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что формованный пенополиуретан выполнен плотностью 45-50 кг/м3.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит съемный чехол, выполненный из мембранного материала.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен съемным упругим валиком.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен фиксирующим поясом.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 5, отличающееся тем, что фиксирующий пояс выполнен съемным.

Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что углубление выполнено с плавным изменением глубины без резких перегибов".

Общество "Медберри" 21.03.2018 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 169512, мотивированным несоответствием документов заявки на полезную модель, по которой был выдан патент Российской Федерации N 169512, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а также несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данных доводов обществом "Медберри" были представлены следующие источники информации:

патентный документ США N 20160066707, опубликованный 10.03.2016 (далее - патентный документ США N 20160066707);

патентный документ США N 20130283536, опубликованный 31.03.2013;

патентный документ США N 5581833, опубликованный 10.12.1996;

рекламная листовка к 8-й Международной выставке "КОМПОЗИТ-ЭКСПО-2015" и 7-й Международной специализированной выставке "ПОЛИУРЕТАНЭКС-2015" ООО "НВП "Владипур";

"Техническое приложение. Обзор материалов". Выпуск 08/08;

"Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров". Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Физические основы измерений". Н.Н. Чигрик. Омск. Издательство СибАДИ;

патентный документ РФ N 2462482, опубликованный 27.09.2012;

решение Роспатента от 05.02.2009, касающееся патента РФ N 2112112;

возражение против выдачи патента РФ N 169512;

отзыв на возражение [9];

методические указания к выполнению лабораторных работ;

классификация пенополимеров;

патентный документ РФ N 2394049, опубликованный 10.07.2010;

ТУ 2292-015-53938077-2011;

ГОСТ 30732-2001, дата введения 01.07.2001;

ГОСТ 26605-93, дата введения 01.01.1995;

диплом Романова В.В.;

ответы на запрос Романова В.В.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что доводы общества "Медберри" о несоответствии документов заявки на полезную модель, по которой был выдан патент Российской Федерации N 169512, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, не нашли своего подтверждения.

Вместе с тем было установлено, что техническому решению, известному из патентного документа США N 20160066707, присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 признаки, включая характеристику назначения, а также признаки зависимых пунктов 2 и 7.

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 1351 ГК РФ и пункта 69 Правил ПМ послужили основанием для вывода о том, что материалами возражения общества "Медберри" подтверждается несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 условию патентоспособности "новизна".

Кроме того, Роспатентом было установлено, что признаки зависимых пунктов 3-6 описывают конструктивные особенности другого технического решения, а именно съемного чехла для детского амортизирующего устройства, и, соответственно, не характеризуют частные случаи реализации каких-либо существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512.

На основании изложенного решением Роспатента от 29.06.2018 возражение общества "Медберри" было удовлетворено, патент Российской Федерации N 169512 признан недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки N 2016109827 - 18.03.2016 - правовая база для проверки охраноспособности полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 включает ГК РФ, Правила ПМ и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Правил ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с подпунктом (1б) пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.

В обоснование ошибочности вывода Роспатента о том, что материалами возражения общества "Медберри" подтверждается несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 условию патентоспособности "новизна", предприниматель приводит доводы о том, что признак независимого пункта формулы, касающийся наличия углубления, не известен из патентного документа США N 20160066707.

Кроме того, предприниматель считает, что соответствие полезной модели условию патентоспособности "новизна" подтверждается следующими обстоятельствами:

оспариваемое решение Роспатента от 29.06.2018 противоречит более раннему решению Роспатента от 30.01.2018 о выдаче патента на полезную модель;

на базе заявки N 2016109827, по которой был выдан патент РФ N 169512, была подана международная заявка N WO 2017160188 на изобретение, по которой был проведен международный поиск, согласно которому техническое решение по заявке N WO 2017160188 соответствует критерию патентоспособности "новизна".

Судебная коллегия не может согласиться с приведенными доводами предпринимателя в связи со следующим.

Как усматривается из материалов административного дела, из патентного документа США N 20160066707 известна подушка, для кормящих мам для размещения в ней младенца. Данная подушка содержит основу из пенополиуретана плотностью 44,86 - 54,5 кг/м3.

Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 169512 под признаком "пенополиуретан высокой плотности" понимается пенополиуретан плотностью 45-50  по сравнению с ближайшим аналогом, в качестве которого указана кроватка-кокон, содержащая основу, выполненную из поролона низкой плотности (пенополиуретан плотностью 25 ).

При этом, как следует из представленный документов, специалисту в данной области техники известно, что пенополиуретан является полимером и обладает амортизирующими и упругими свойствами (страницы 568-570, Энциклопедия полимеров. Москва. Издательство "Советская энциклопедия". Том 2. 1974 - т. 5, л.д. 72-75).

Согласно иллюстрациям 1, 2, 4А к патентному документу США N 20160066707 подушка представляет собой формованную и монолитную (единую) конструкцию (т. 3, л.д. 60-84).

Также на фигурах 5A, 5F, 6А-6С патентного документа США N 20160066707 видно, что в подушке предусмотрены углубления (выемки) для размещения в них тазобедренной части и ног младенца. В свою очередь на фигуре 7 изображен процесс кормления матерью младенца в поддерживающем состоянии.

Из приведенного выше следует, что из патентного документа США N 20160066707 известно детское поддерживающее устройство (подушка) с основой из упругого материала с углублением. При этом его основа выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности, обладающего амортизирующими свойствами.

Таким образом, техническому решению, известному из патентного документа США N 20160066707, присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512, включая характеристику назначения.

С учетом изложенного вывод Роспатента о том, что материалами возражения общества "Медберри" опровергается соответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 условию патентоспособности "новизна", является обоснованным и соответствует положениям статьи 1351 ГК РФ и пункту 69 Правил ПМ.

Суд также отмечает, что довод предпринимателя о том, что в патентном документе США N 20160066707 описан уклон, а не углубление как в патенте РФ N 169512, при этом данные элементы выполняют разные функции и направлены на достижение различных технических результатов, не имеют правового значения для проверки соответствия полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512 условию патентоспособности "новизна" в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 39 Требований ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 41 Требований ПМ независимый пункт формулы излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Из содержания приведенных положений прямо следует, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы.

При этом составлять, редактировать или уточнять формулу полезной модели (определять объем испрашиваемой правовой охраны) и представлять ее на рассмотрение в Роспатент является исключительной прерогативой заявителя.

В свою очередь, объем правовой охраны зависит от степени обобщения понятий признаков, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели.

В этой связи объемы понятий признаков, приведенных в формуле полезной модели, не должны ограничиваться частными формами их реализации, раскрытыми в описании и/или чертежах к полезной модели.

Иными словами, при проверке патентоспособности полезной модели учету должны подлежать признаки в тех объемах, как они выражены в формуле, независимо от того, какие частные формы их реализации раскрыты в описании и/или чертежах к полезной модели. То есть, если в формуле полезной модели приведен обобщенный признак (признак, выраженный общим понятием, охватывающим множество частных форм его реализации), то при проверке патентоспособности объем понятия данного признака не должен подменятся частной формой его реализации, раскрытой в описании и/или чертежах к полезной модели.

Вместе с тем обобщенному признаку может быть противопоставлен частный признак (признак, характеризующий одну из множества частных форм реализации обобщенного признака). Например, при проверке новизны частный признак "автомобиль" или "мотоцикл" может быть противопоставлен обобщенному признаку "транспортное средство", поскольку автомобиль и мотоцикл являются транспортным средством. Напротив, обобщенный признак "транспортное средство" не может быть противопоставлен частному признаку "автомобиль", поскольку транспортным средством может являться, например, "велосипед".

В соответствии с подпунктом (1) пункта 36 Требований ПМ для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки:

наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

среда, выполняющая функцию части устройства;

В соответствии с пунктом 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Из содержания пункта 69 Правил ПМ прямо следует, что проверка новизны проводится в отношении полезной модели, охарактеризованной в независимом пункте формулы.

Более того, согласно подпункту (5) пункта 40 Требований ПМ раскрытие признака в формуле полезной модели не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Таким образом, исходя из смысла приведенных положений, при проверке новизны не могут приниматься внимание содержащиеся в описании и отсутствующие в формуле признаки. Признаки, содержащиеся в тексте формулы, не могут дополняться или заменяться признаками, содержащимися в описании. В этой связи, если в текст формулы включен признак в обобщенном виде, а в описании раскрыт частный случай его реализации, охраноспособность проверяется в отношении обобщенного признака, включенного в текст формулы.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2017 по делу N СИП-40/2017.

Вместе с тем признак "углубление", приведенный в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 169512, охарактеризован в общем виде. В формуле отсутствуют сведения характеризующие форму углубления, параметры и другие характеристики углубления и их взаимосвязь.

При указанных обстоятельствах признак "углубление" в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте 1 формулы патента Российской Федерации N 169512, присущ техническому решению по патентному документу США N 20160066707, а довод предпринимателя об обратном признается судом несостоятельным.

Доводы предпринимателя о том, что решение Роспатента от 29.06.2018 противоречит более раннему решению Роспатента от 30.01.2018 о выдаче патента на полезную модель, а также о том, что на базе заявки N 2016109827, по которой был выдан патент РФ N 169512, была подана международная заявка N WO 2017160188 на изобретение, по которой был проведен международный поиск, согласно которому техническое решение по заявке N WO 2017160188 соответствует критерию патентоспособности "новизна", отклоняются судом как не относящиеся к данному спору.

В данном случае по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверяется решение административного органа от 29.06.2018 на предмет его соответствия закону, а также нормативно-правовым актам, и соблюдения прав и законных интересов заявителя. Решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения заявок на выдачу патентов не являются законами или нормативно-правовыми актами. Такие решения не имеют и преюдициального значения, поэтому само по себе решение Роспатента от 30.01.2018 не может служить основанием для признания решения Роспатента от 29.06.2018 недействительным.

Вместе с тем делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. При этом сведения, содержащиеся в отчете о международном поиске, проведенном в отношении заявки N WO 2017160188, отражают мнение международного поискового органа. Данные обстоятельства не препятствуют оценке патентоспособности полезной модели по патенту РФ N 169512 в рамках рассмотрения возражения общества "Медберри" с учетом доводов, изложенных в этом возражении.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 29.06.2018 соответствует закону и не нарушает права заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, ввиду чего требования предпринимателя удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по делу в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя. Излишне оплаченная госпошлина за подачу заявления в размере 5700 руб. подлежит возврату ее плательщику из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1248, 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Никитину Вениамину Витальевичу (г. Челябинск, обл. Челябинская, ОГРНИП 307745129100068) из федерального бюджета 5 700 (пять тысяч семьсот) руб. государственной пошлины, излишне оплаченной по платежному поручению от 19.07.2018 N 277.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев