Раздел 2. Коммерческое обозначение

Раздел 2
Коммерческое обозначение

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) установление наличия или отсутствия у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения.

Д.В. Мурзин предлагает перечень обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить пунктом: "5) наличие или отсутствие предприятия как зарегистрированного объекта недвижимости (статья 132 ГК РФ)".

Это дополнение важно само по себе, поскольку отражает специфику коммерческого обозначения. Кроме того, об исследовании вопроса о наличии предприятия упоминается в тезисе 2.2.

Ю.Т. Гульбин также предлагает дополнить круг обстоятельств, подлежащих установлению следующим: обладают ли отдельные элементы коммерческого обозначения индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам коммерческого обозначения.

Н.А. Радченко предлагает в пункте 4 преамбулы вместо слов "видов деятельности" указать "товаров и услуг, относящихся к сфере деятельности".

2.1. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо подтверждение возникновения исключительного права на коммерческое обозначение

Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Заявленные требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку третье лицо, обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, не доказало возникновение у него исключительного права на сходное коммерческое обозначение до даты приоритета этого товарного знака.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, Роспатент исходил из того, что совокупность документов, представленных третьим лицом при обращении в Роспатент с возражением, подтверждает, что в период ранее даты приоритета товарного знака у третьего лица возникло исключительное право на коммерческое обозначение "ЕВРОПЕЕЦ" ввиду его использования для индивидуализации принадлежащих ему торговых предприятий (магазинов автозапчастей и иных автомобильных товаров), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь) в результате указания этого коммерческого обозначения.

Оценив документы, представленные третьим лицом в Роспатент при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, Суд по интеллектуальным правам указал, что они не подтверждают приобретение известности обозначением "ЕВРОПЕЕЦ" до даты приоритета товарного знака заявителя, а значит, и возникновение исключительного права на это обозначение применительно к положениям статьи 1539 ГК РФ, в связи с чем решение Роспатента отменил.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории.

Однако таких документов третьим лицом ни в Роспатент, ни в суд представлено не было.

Принимая во внимание то, что представленные в Роспатент документы не подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения "ЕВРОПЕЕЦ", необходимые для приобретения этим обозначением известности и признания его коммерческим обозначением в смысле положений статьи 1539 ГК РФ, суд пришел к выводу о том, что у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2017 по делу N СИП-81/2017, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

Н.А. Радченко считает, что требование подтверждения факта приобретения известности обозначением, в частности, "ЕВРОПЕЕЦ" или "СПР", а также длительности и интенсивности (объемов) использования коммерческого обозначения для признания исключительного права не основано на нормах статьи 1539 ГК РФ.

В статье 1539 ГК РФ как об основании возникновения права на коммерческое обозначение говорится не об известности коммерческого обозначения, а об известности в пределах определенной территории его употребления правообладателем с целью индивидуализации предприятия.

Для доказательства наличия права на коммерческое обозначение лицу достаточно показать, что соответствующее обозначение открыто (публично) применялось им для индивидуализации своего предприятия (к примеру, на предприятии была помещена соответствующая вывеска). Доказывать же, что в результате такого использования обозначение стало известным и тем более подтверждать интенсивность и длительность его использования правообладатель не обязан. Датой возникновения права на коммерческое обозначение является дата начала открытого (публичного) использования правообладателем того обозначения на определенной территории для индивидуализации своего предприятия, а не дата приобретения этим обозначением известности. В противном случае момент возникновения исключительного права является неопределенным.

В связи с этим представляется необходимым исключить из Проекта справки тезисы 2.1 и 2.2 и дополнительно исследовать используемые при разрешении данных споров подходы, исходя из содержания статьи 1539 ГК РФ.

А.П. Сергеев отмечает, что с предложенным решением можно согласиться. Очевидно, что приобретение коммерческим обозначением известности в пределах ограниченной территории (в данном случае - в рамках одного города) не может служить препятствием для регистрации тождественного или сходного до степени смешения обозначения в качестве товарного знака.

Однако здесь есть определенная особенность. Коммерческое обозначение обладает старшинством по отношению к товарному знаку, и по этой причине применение товарного знака на той территории, где коммерческое обозначение обладает известностью, будет нарушать права обладателя исключительного права на коммерческое обозначение.

Данный вывод вытекает из смысла закона, но не имеет в законе прямого подтверждения (например, в виде возможности исключения из территориальной сферы действия товарного знака определенной территории).

2.2. При недоказанности фактического использования обозначения и, следовательно, отсутствии возможности квалификации его как коммерческого обозначения прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается

Решения Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2015 по делу N СИП-125/2015, от 14.05.2015 по делу N СИП-131/2015, в кассационном порядке указанные судебные акты не обжаловались.

Замечания или предложения по тезису 2.2 от ученых не поступили.

2.3. При недоказанности наличия у обозначения различительных признаков прекращение правовой охраны товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ исключается

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 по делу N СИП-202/2013.

Аналогичный вывод отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2017 по делу N СИП-581/2016 (в кассационном порядке не обжаловалось).

Н.А. Радченко, соглашаясь с тезисом 2.3, предлагает дополнить его после слов "различительных признаков" словами ", необходимых для признания его коммерческим обозначением,".

Проектом справки на обсуждение были поставлены также следующие вопросы:

1. Подлежат ли исследованию обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения (с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ) с целью определения наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения (применительно к установлению его заинтересованности в подаче возражения на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса)?

По мнению Н.А. Радченко, в этом вопросе в действительности объединены два самостоятельных вопроса: 1) о наличии или отсутствии исключительного права на момент рассмотрения спора и 2) о заинтересованности лица, подавшего возражение.

При оспаривании правовой охраны товарного знака (пункт 2 статьи 1512 ГК РФ) необходимо доказать несоответствие знака требованиям законодательства (пункт 8 статьи 1483 Кодекса), действующего на дату подачи заявки. В связи с этим должно быть установлено наличие права на коммерческое обозначение на эту же дату.

Исходя из буквального прочтения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения (или на момент рассмотрения спора: в процессе рассмотрения возражения в Роспатенте или в суде) в связи с тем, что это право может прекратиться при его неиспользовании правообладателем непрерывно в течение года (пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Для целей установления заинтересованности лица в подаче возражения против товарного знака наличие права на коммерческое обозначение на дату подачи возражения, а также осуществление деятельности являются лишь одними из возможных доказательств.

В.В. Орлова отмечает, что исследованию подлежит совокупность обстоятельств - наличие исключительного права на коммерческое обозначение на дату подачи заявки на спорный товарный знак, наличие этого права на дату подачи возражения, иные обстоятельства, обусловившие подачу возражения. Например, правообладатель коммерческого обозначения подал на регистрацию заявку на товарный знак, воспроизводящий это коммерческое обозначение; к моменту проведения экспертизы, по результатам которой был выявлен спорный товарный знак, он перестал использовать коммерческое обозначение, которое до этого, допустим, использовалось на протяжении длительного периода времени. Вероятно, в такой ситуации должна быть исследована и добросовестность правообладателя товарного знака. Иными словами, отсутствие использования коммерческого обозначения в течение года, предшествующего подаче возражения, не может быть однозначным обстоятельством, указывающим на отсутствие заинтересованности или на невозможность признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

Ю.Т. Гульбин полагает, что без дополнительного ходатайства или иного процессуального акта обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения не подлежат исследованию. Иными словами, рассмотрение будет осуществлено по заявлению стороны в споре, аналогично применению срока исковой давности. Без такого специального заявление суд должен рассмотреть вопрос только в рамках заявленного иска (заявления), с учетом того, что для утраты исключительного права необходимо непрерывное неиспользование в течение года коммерческого обозначения, что может потребовать серьезного исследования. Таким образом, заявленный спор будет нивелирован вновь открытым по инициативе суда процессом по использованию или неиспользованию коммерческого обозначения.

Если впоследствии окажется, что исключительное право отсутствовало, то возможно возбуждение заинтересованным лицом процесса по вновь открывшимся обстоятельствам.

Д.В. Мурзин считает, что в отношении исключительного права на коммерческое обозначение должна существовать презумпция наличия этого права у лица, которое обращается в суд с требованием о защите права. Эта презумпция может быть опровергнута обстоятельствами, которые вошли в материалы дела. Поскольку наличие презумпции не связано с распределением бремени доказывания, нецелесообразно возлагать опровержение презумпции на другую сторону процесса.

Е.А. Войниканис отмечает, что с учетом положений пункта 2 статьи 1540 ГК РФ целесообразно исследовать обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения.

А.П. Сергеев также полагает, что обстоятельства использования правообладателем коммерческого обозначения в течение года до даты подачи возражения с целью установления наличия или отсутствия у него исключительного права на противопоставленное коммерческое обозначение на дату подачи возражения подлежат исследованию.

2. Подлежат ли исследованию обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности применительно к установлению факта наличия или отсутствия у нее права на коммерческое обозначение (с учетом положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ)?

По мнению Н.А. Радченко, формулировка вопроса представляется не вполне корректной, так как исследоваться должны не обстоятельства предоставления некоммерческой организации права на осуществление приносящей доход деятельности, а наличие у некоммерческой организации зафиксированного в ее уставных документах права на осуществление предпринимательской деятельности. Такое исследование должно проводиться судом только при наличии возражений со стороны лиц, участвующих в рассмотрении спора, в отношении наличия у некоммерческой организации такого права.

Ю.Т. Гульбин считает, что данные обстоятельства подлежат исследованию. Это вытекает из диспозиции пункта 1 статьи 1538 ГК РФ, которая гласит: "юридические лица... (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено ... их учредительными документами), ... могут использовать для индивидуализации ... коммерческие обозначения...".

Д.В. Мурзин поддерживает данную позицию, ссылаясь на пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, в соответствии с которым некоммерческие организации признаются субъектами права на коммерческое обозначение только при соблюдении особых условий (так, право на осуществление предпринимательской деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами).

При буквальном прочтении пункта 1 статьи 1538 ГК РФ ни одна некоммерческая организация не имеет права на коммерческое обозначение, поскольку ни одна из них не осуществляет предпринимательскую деятельность, занимаясь только деятельностью, приносящей доход. Судебная практика, указав на необходимость наличия права на осуществление приносящей доход деятельности, могла бы тем самым внести определенность в вопрос о том, равны ли понятия "предпринимательская деятельность" и "деятельность, приносящая доход".

А.П. Сергеев также соглашается с тем, что обстоятельства предоставления некоммерческой организации ее учредительными документами права на осуществление приносящей доход деятельности подлежат исследованию.

Отвечая на поставленный вопрос, В.В. Орлова также исходит из содержания пункта 1 статьи 1538 ГК РФ. Как правило, указание на возможность осуществления приносящей доход деятельности такими организациями содержится в их учредительных документах, например в уставе.

Возможно, что при оспаривании факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение будет оспариваться и правомерность осуществления некоммерческой организацией деятельности, приносящей доход (предпринимательской деятельности). Вероятно, в этой ситуации у суда может возникнуть необходимость исследовать этот вопрос, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что подлежат исследованию "обстоятельства предоставления ... права".

Е.А. Войниканис также обращает внимание на необходимость установления указанных обстоятельств. В данном случае необходимо учитывать не только пункт 1 статьи 1538 ГК РФ, но также положения Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в соответствии с пунктом 2 статьи 24 которого некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах.