Раздел 1. Фирменное наименование

Раздел 1
Фирменное наименование

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения.

Ю.Т. Гульбин предлагает круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, дополнить следующим: обладают ли отдельные элементы фирменного наименования индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам фирменного наименования.

Н.А. Радченко полагает, что слова "или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения" являются лишними, так как согласно статье 1499 ГК РФ экспертиза заявленного обозначения не проводится по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, и только при оспаривании регистрации товарного знака может быть применена эта норма как основание для признания предоставления правовой охраны недействительным. Даже с учетом возможного обращения третьих лиц, установленного статьей 1493 ГК РФ и дополнением статьи 1499 Кодекса положением об учете этих доводов при проведении экспертизы заявленного обозначения, применение на стадии экспертизы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ полагаем выходящим за объем экспертизы, установленный абзацем вторым пункта 1 статьи 1499 Кодекса.

По пункту 3 преамбулы Проекта справки Н.А. Радченко предлагает редакционное уточнение: "однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (или испрашивается правовая охрана), и товаров и услуг, относящихся к сфере деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием".

По пункту 4 Н.А. Радченко отмечает, что ни из пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, ни из статьи 8 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция) не следует необходимость установления данного обстоятельства - использования фирменного наименования.

В.В. Орловой представляется неясным, с какой целью в преамбуле Проекта справки дана ссылка на норму ранее действовавшего закона. В тексте Проекта справки каких-либо дел, описывающих разные подходы в разные периоды времени к регулированию отношений противопоставления фирменных наименований товарным знакам, нет.

В пункте 4 преамбулы Проекта справки предлагается отнести к обстоятельствам, подлежащим установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака либо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, "использование фирменного наименования до даты приоритета спорного обозначения - товарного знака или заявленного на регистрацию обозначения". Необходимость установления этого обстоятельства не следует из нормы пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. В связи с этим В.В. Орлова предлагает дополнительно дать отсылку к пункту 1 статьи 1499 и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

1.1. Сходство заявленного на регистрацию обозначения до степени смешения с наименованием некоммерческих организаций не является основанием для отказа в регистрации указанного обозначения на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 по делу N СИП-747/2014 (аналогичный вывод содержится также в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014 по делу N СИП-310/2014, определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2015 N 300-ЭС15-1187 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Н.А. Радченко отмечает, что тезис 1.1 касается наименования некоммерческой организации и, учитывая, что Раздел 1 Проекта справки посвящен фирменным наименованиям, полагает целесообразным перенести тезис 1.1 в конец этого Раздела.

В.В. Орлова также отмечает, что Раздел 1 посвящен фирменному наименованию, но в самом тезисе 1.1 речь идет о наименовании некоммерческой организации. Само освещение этого вопроса представляется полезным, но поместить эту информацию целесообразно в заключительной части раздела 1.

А.П. Сергеев полагает, что приведенный в тезисе 1.1 Проекта справки пример является наглядным подтверждением ошибки, допущенной составителями части четвертой ГК РФ, которая состоит в закреплении исчерпывающего перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В результате этого возникло противоречие между статьей 1225 ГК РФ и положениями ряда других законов, в которых предусматриваются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, не предусмотренные частью четвертой ГК РФ.

Ю.Т. Гульбин, поддерживая положения тезиса 1.1, отмечает, что подобный разброс в законодательстве нецелесообразен, следует распространить действие указанных норм ГК РФ и на некоммерческие организации, чтобы предотвратить существование автономного исключительного права.

Д.В. Мурзин отмечает, что тезис 1.1 уже не является однозначным после выработки позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 11.07.2017 N 53-КГ17-12.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам не может оценивать позицию Верховного Суда Российской Федерации, необходимо или отказаться от тезиса 1.1, или расширить цитирование указанного определения, сделав акцент на том, что Верховный Суд Российской Федерации выработал свою позицию со ссылкой на статью 10 ГК РФ. В этом случае позиция Верховного Суда Российской Федерации представляется естественной: положения статьи 10 ГК РФ как раз и существуют для того, чтобы отказывать в применении формально правильных положений законодательства.

Только недобросовестность заявителя формирует исключение из общего правила о том, что наименование некоммерческой организации не учитывается при предоставлении охраны фирменному наименованию.

1.2. Фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве - участнике Парижской конвенции может быть противопоставлено заявленному на регистрацию обозначению на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подлежит правовой охране на территории Российской Федерации наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2015 по делу N СИП-674/2014.

Ю.Т. Гульбин выражает согласие с положением тезиса 1.2, поскольку участники Парижской конвенции в силу статьи 8 этого документа пользуются защитой на территории всех государств-участников.

Н.А. Радченко представляется некорректной формулировка тезиса 1.2 в связи с упоминанием "заявленного на регистрацию обозначения", поскольку, как уже отмечалось, экспертиза не проводится по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ. Данная норма применяется только при рассмотрении спора в рамках поданного возражения, в связи с чем именно об этом необходимо указать в тезисе 1.2.

В.В. Орлова также считает формулировку позиции в тезисе 1.2 не вполне корректной, поскольку речь идет только о "заявленном обозначении", в то время как такой подход применим и при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, о чем следует указать.

1.3. На стадии правовой экспертизы заявленного на регистрацию обозначения (то есть после публикации сведений о заявке, но до принятия Роспатентом решения о государственной регистрации) любое лицо может направить в этот орган обращение в письменной форме, содержащее сведения о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям, в том числе пункту 8 статьи 1483 ГК РФ

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016.

Ю.Т. Гульбин поддерживает положение тезиса 1.3 и указывает на то, что пункт 1 статьи 1493 ГК РФ более широк в своем регулировании: любое лицо не только вправе представить доводы о несоответствии заявленного обозначения нормам ГК РФ, но и знакомиться с документами заявки. На практике это условие необходимо широкому, фактически не ограниченному кругу лиц.

По мнению Н.А. Радченко, во-первых, из тезиса необходимо исключить слово "правовой", не используемое в качестве характеристики экспертизы заявленных на регистрацию обозначений.

Даже при уточнении редакции тезиса Н.А. Радченко полагает целесообразным исключить его, поскольку он содержит очевидные выводы, прямо вытекающие из нормы закона, при отсутствии в судебной практике другого подобного дела, возникшего в силу неправильного прочтения и понимания заявителем применяемой нормы.

В.В. Орлова также считает необходимым скорректировать формулировку тезиса 1.3 в части исключения из нее термина "правовая" применительно к экспертизе в связи с его неиспользованием законодателем. Указания на требования, в свою очередь, следует свести только к требованиям по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку речь в Проекте справки идет именно о данном пункте названной статьи Кодекса.

1.4. В целях прекращения правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу N СИП-127/2014.

Аналогичный вывод также содержится в решениях Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 по делу N СИП-274/2014, от 14.08.2014 по делу N СИП-283/2014, от 27.02.2015 по делу N СИП-713/2014, от 10.11.2015 по делу N СИП-449/2015, от 02.12.2015 по делу N СИП-487/2015, от 26.04.2016 по делу N СИП-40/2016, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по делу N СИП-833/2014.

Ю.Т. Гульбин поддерживает положение тезиса 1.4, поскольку пункт 8 статьи 1483 ГК РФ исходит из запрета регистрации обозначений в отношении однородных товаров. В силу этого использование фирменного наименования в отношении однородных товаров и услуг до даты приоритета товарного знака входит в предмет доказывания.

Н.А. Радченко считает, что в тезисе 1.4 вместо слов "прекращение правовой охраны товарного знака" следует использовать "признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным". Аналогичное замечание относится и к тезисам 2.2 и 2.3 Проекта справки.

Вывод об обязательном использовании фирменного наименования (фактическом осуществлении деятельности) до даты приоритета товарного знака требует научного обоснования для дальнейшего осознанного применения такой позиции в судебной практике.

В.В. Орлова считает, что использование в формулировке тезиса 1.4 оборота "прекращение правовой охраны товарного знака по пункту 8 статьи 1483 ГК РФ" не соответствует терминологии, используемой законодателем применительно к рассматриваемому вопросу (см. статьи 1512, 1513 и 1514 ГК РФ). Речь должна идти о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, последствия которого могут быть следующими - (1) отмена решения Роспатента, (2) прекращение исключительного права. Основания для прекращения правовой охраны товарного знака установлены в статье 1514 ГК РФ.

1.5. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2015 по делу N СИП-833/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения, определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.09.2015 N 300-ЭС15-11257 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Вариант

В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу N СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Е.А. Войниканис отмечает, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ номинальное использование фирменного наименования не учитывается.

При этом вывод о том, что в целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ объем использования фирменного наименования не имеет значения, является неоднозначным.

Дело в том, что недопустимость тождественности или сходства до степени смешения между различными средствами индивидуализации имеет значение не сама по себе, а из-за риска введения в заблуждение потребителей (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ). Но для того чтобы ввести потребителя в заблуждение, фирменное наименование должно использоваться неоднократно.

Таким образом, для включения в Проект справки вывода о том, что объем использования фирменного наименования не имеет значения, требуется привести дополнительные примеры из практики.

По мнению Ю.Т. Гульбина, номинальный характер использования фирменного наименования не является юридическим фактом, в данном случае должна быть применена норма пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Н.А. Радченко поддерживает второй подход. Вместе с тем при установлении заинтересованности в оспаривании товарного знака (или злоупотребления правом) могут быть исследованы представленные правообладателем объемы использования своего фирменного наименования применительно к тем или иным товарам.

Д.В. Мурзин предлагает дополнить формулировку тезиса оборотом "при установлении фактического осуществления правообладателем под фирменным наименованием деятельности, однородной услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак", также предлагает отклонить предлагаемый вариант тезиса 1.5.

В.В. Орлова считает, что в формулировке тезиса 1.5 ссылка на применение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ должна идти в совокупности со статьей 1512 ГК РФ, поскольку на стадии экспертизы указанные обстоятельства проверяться не могут и не должны, за исключением случаев обращений третьих лиц.

А.П. Сергеев считает, что поскольку из смысла закона следует, что обладатель исключительного права на фирменное наименование должен фактически заниматься соответствующей деятельностью (или временно не заниматься ею по уважительной причине), то второй предложенный вариант не является релевантным.

1.6. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ необходимо устанавливать использование фирменного наименования не только на дату приоритета товарного знака, но и на момент подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу N СИП-707/2014, в кассационном порядке указанное решение не обжаловалось.

По мнению А.П. Сергеева, представленный тезис является спорным, поскольку, несмотря на неиспользование фирменного наименования, исключительное право на него должно охраняться.

Н.А. Радченко полагает целесообразным изменить формулировку тезиса следующим образом: "В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, может исследоваться фактическое использование фирменного наименования на дату подачи возражения".

1.7. Наличие у правообладателя спорного товарного знака исключительных прав на иные средства индивидуализации, сходные с противопоставленным фирменным наименованием и имеющие более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для сохранения правовой охраны спорного товарного знака

Индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "APOMAPKET.РУ/AROMARKET.RU" по свидетельству Российской Федерации N 523603.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 523603 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку права на фирменное наименование у общества с ограниченной ответственностью "Аромаркет" возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Предприниматель, оспаривая названное решение Роспатента, в том числе указал на принадлежность ему исключительного права на коммерческое обозначение.

Суд по интеллектуальным правам, отклоняя этот довод, отметил, что наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на коммерческое обозначение, содержащее обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака независимо оттого, когда у этого лица возникли права на указанное самостоятельное средство индивидуализации.

Обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя товарного знака прав на коммерческое обозначение, то есть самостоятельное средство индивидуализации, при рассмотрении Роспатентом возражения не подлежали установлению и не устанавливались (решение Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2017 по делу N СИП-776/2016, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

В рамках другого дела президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, признавшего недействительным решение Роспатента, которым было удовлетворено возражение компании Штадлер Форм АГ и признана частично недействительной правовая охрана товарного знака "STAHLER" по свидетельству Российской Федерации N 481000 в связи с нарушением положений пунктов 6, 8 статьи 1483 ГК РФ.

Отменяя решение Роспатента, суд первой инстанции исходил из того, что словесный товарный знак "STAHLER" является продолжением серии товарных знаков компании Ваказим Пропертиз Лимитед, куда входят иные товарные знаки со словесным элементом "STAHLER".

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции отметил: в решении суда нет ссылок на нормы закона, исходя из которых суд пришел к выводу о том, что "старшие" товарные знаки компании Ваказим Пропертиз Лимитед предоставляют преимущества ее "младшему" товарному знаку при наличии противопоставленного фирменного наименования; к рассматриваемому спору о признании незаконным решения Роспатента факт наличия у компании Ваказим Пропертиз Лимитед иных товарных знаков отношения не имеет (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу N СИП-168/2013).

Н.А. Радченко выражает согласие и с тезисом 1.7, и с изложением в нем обзором дела, однако полагает целесообразным дополнить обоснование приведенного тезиса ссылками на положение о независимости охраны различных средств индивидуализации (пункт 2 статьи 1476 и пункт 2 статьи 1541 ГК РФ).

В.В. Орловой представляется, что приведенное в качестве примера дело N СИП-776/2016 не имеет отношения к тезису 1.7, поскольку по существу вопрос о коммерческом обозначении, право на которое предположительно возникло ранее права на фирменное наименование, ни Роспатентом, ни соответственно судом не исследовался. Вместе с тем исходя из содержания пункта 6 статьи 1252 ГК РФ в рассматриваемой ситуации мог быть сделан вывод иной, чем указано в тезисе 1.7.

В отсутствие других примеров из судебной практики предлагается тезис 1.7 исключить из Проекта справки.

1.8. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ приобретение фирменным наименованием различительной способности не устанавливается

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-40/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.09.2016 N 300-ЭС16-11058 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Ю.Т. Гульбин поддерживает данный тезис, так как диспозиция пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не содержит требования устанавливать различительную способность фирменного наименования.

1.9. В целях применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, правового значения не имеет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2016 по делу N СИП-562/2015, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.06.2016 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По мнению А.П. Сергеева, тезис 1.9 является спорным: с формальной точки зрения он является правильным, однако не соответствует духу и смыслу закона, так как в данном случае средства индивидуализации - фирменное наименование и товарный знак - между собой не конкурируют и никого не вводят в заблуждение.

Ю.Т. Гульбин поддерживает предложенный тезис, поскольку на территории Российской Федерации единое экономическое пространство. Данное положение вытекает из статьи 8 Конституции Российской Федерации: "В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности".