Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2018 г. N С01-1085/2018 по делу N А56-21013/2018 Использование ответчиком товарного знака истца для привлечения покупателей к своей продукции с указанием на то, что продукция ответчика является аналогом продукции истца, очевидно направлено на смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителей соответствующего товара, поэтому постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2018 г. N С01-1085/2018 по делу N А56-21013/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Научно-производственный комплекс "ВИП" (ул. Щорса, д. 7, г. Екатеринбург, 620142, ОГРН 1026605387786) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 по делу N А56-21013/2018 (судьи Будылева М.В., Горбачева О.В., Загараева Л.П.) по исковому заявлению акционерного общества "Научно-производственный комплекс "ВИП"

к обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛТРАФ СНГ" (ул. Марата, д. 74, литер. А, пом. 2Н, Санкт-Петербург, 191119, ОГРН 5067847375822)

о защите исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПОЛТРАФ СНГ" - Воротилов В.Н. (по доверенности от 23.11.2018 N 78АБ5220847);

от акционерного общества "Научно-производственный комплекс "ВИП" - Васильев В.В. (по доверенности от 15.02.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ВИП" (далее - общество "НКП "ВИП") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПОЛТРАФ СНГ" (далее - общество "ПОЛТРАФ СНГ") о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 381266.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.06.2018 исковые требования общества "НПК "ВИП" удовлетворены.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований общества "НПК "ВИП" отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом суда апелляционной инстанции, общество "НПК "ВИП" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В своей кассационной жалобе общество "НПК "ВИП" указало на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции положениям статей 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции ошибочно принял цель использования спорного товарного знака (для сравнения товаров) как обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии нарушения исключительного права истца в действиях ответчика.

Кроме того, общество "НПК "ВИП" указало, что судом апелляционной инстанции ошибочно установлено отсутствие смешения или возможности смешения товаров, реализуемых истцом и ответчиком, а также отсутствие возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя или продавца товаров.

По мнению заявителя кассационной жалобы, обществом "ПОЛТГРАФ СНГ" использован спорный товарный знак для привлечения внимания к информации, содержащейся на интернет-сайте, в целях продвижения товара, производимого обществом "ПОЛТГРАФ СНГ", однородного товару, производимому обществом "НПК "ВИП". Такие действия свидетельствуют о недобросовестности действий ответчика.

Кроме того заявитель кассационной жалобы указал, что суд апелляционной инстанции ошибочно произвел сравнение технических характеристик товаров истца и ответчика, что не входит в пределы рассмотрения дела о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

На основании изложенных обстоятельств общество "НПК "ВИП" полагает, что отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не руководствовался подлежащим применению законом, не определил фактические обстоятельства дела, рассмотрел требования, которые не были заявлены (о взыскании убытков и защите деловой репутации), а требования, которые были указаны в исковом заявлении (о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак), напротив, не были им рассмотрены.

Вместе с тем, заявитель кассационной жалобы указал также и на нарушение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, выразившееся в приобщении дополнительных документов ответчика в отсутствие соответствующего ходатайства и обоснования невозможности представления таких документов в суде первой инстанции.

До судебного заседания общество "ПОЛТГРАФ СНГ" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просило оставить обжалуемый судебный акт без изменения как законный и обоснованный.

В судебное заседание явились представители общества "НПК "ВИП" и общества "ПОЛТГРАФ СНГ", которые поддержали свои правовые позиции, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "НПК "ВИП" является правообладателем исключительного права на товарный знак со словесным элементом "КОММУНАЛЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 381266, зарегистрированный, в том числе, в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков - измерители давления, инверторы (электрические), индикаторы (электрические), индикаторы давления.

Как стало известно истцу, 18.10.2016 на сайте www.poltraf.ru, администратором доменного имени которого является общество "ПОЛТРАФ СНГ", была размещена информация, содержащая предложение к продаже швейцарского аналога российского датчика "Коммуналец". Данный факт подтвержден нотариальным протоколом осмотра интернет-сайта от 18.10.2016.

Кроме того, истцом 07.02.2018 было обнаружено, что при вводе в поисковой системе Яндекс слова "Коммуналец" отображается рекламное объявление, содержащее предложение к продаже аналога российского датчика "Коммуналец" и ссылку на интернет-сайта www.poltraf.ru.

Ссылаясь на неправомерное использование обществом "ПОЛТРАФ СНГ" в сети Интернет на принадлежащем ему интернет-сайте и в рекламе собственной продукции (датчиков швейцарской сборки) обозначения "Коммуналец", сходного до степени смешения с товарным знаком общества "НПК "ВИП", последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, установив факт использования обществом "ПОЛТГРАФ СНГ" спорного обозначения, оценив сходство обозначения, используемого обществом "ПОЛТРГАФ СНГ", с товарным знаком, принадлежащим обществу "НПК "ВИП", руководствуясь восприятием товарного знака и предлагаемого товара в сети Интернет, учитывая графическое, звуковое и смысловое сходство спорных обозначений, пришел к выводу о наличии реальной возможности смешения указанных обозначений в глазах потребителя и, как следствие, о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, не опроверг факт использования спорного обозначения обществом "ПОЛТГРАФ СНГ", однако не согласился с выводами о наличии возможности смешения указанного обозначения с товарным знаком, принадлежащим обществу НПК "ВИП".

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта суда апелляционной инстанции в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами установлено и материалам дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака "КОММУНАЛЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 381266.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывал на использование указанного товарного знака обществом "ПОЛТГРАФ СНГ" на интернет-сайте по предложению о продаже датчиков давления, а также в рекламном объявлении.

Судами обеих инстанций установлен факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчиком в рекламном объявлении и на собственном сайте предлагалась собственная продукция, а спорное обозначение использовано с целью сравнения продукции истца и ответчика.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции при вынесении обжалуемого судебного акта не было учтено, что спорное обозначение использовано ответчиком с целью привлечения покупателей к приобретению товара, однородного товару, производимому истцом, для индивидуализации которого зарегистрирован защищаемый товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование ответчиком товарного знака истца для привлечения покупателей к своей продукции с указанием на то, что продукция ответчика является аналогом продукции истца, очевидно направлено на смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителей соответствующего товара.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции в части установления факта нарушения ответчиком исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак является правильным, а постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене.

Общество "НПК "ВИП" в своей кассационной жалобе просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Между тем, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Так, из содержания обжалуемого постановления усматривается, что в связи с выводом суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительного права истца на защищаемый товарный знак (который судом кассационной инстанции признан необоснованным), доводы ответчика о неправильном исчислении размера компенсации судом апелляционной инстанции не рассматривались.

Суд кассационной инстанции не имеет полномочий на проверку доводов, изложенных в апелляционной жалобе, в связи с чем судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции для проверки соответствующих доводов.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 по делу N А56-21013/2018 отменить.

Направить дело N А56-21013/2018 на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

А.А. Снегур