Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. N С01-842/2018 по делу N А12-29731/2017 Суд направил на новое апелляционное рассмотрение дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных смежных прав на фонограммы, поскольку суд не указал, каким образом взысканная компенсация распределена между нарушениями исключительных прав применительно к каждой фонограмме

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. N С01-842/2018 по делу N А12-29731/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 11 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Саратовской области кассационную жалобу акционерного общества "Юнайтед Мьюзик Групп" (пр. Старопетровский, д. 7А, стр. 25, под/эт 4/2, Москва, 125130, ОГРН 1137746608273) на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2018 (судьи Антонова О.И., Волкова Т.В., Жаткина С.А.) по делу N А12-29731/2017

по иску акционерного общества "Юнайтед Мьюзик Групп" к индивидуальному предпринимателю Дмитриевой Файле Шамуратовне (г. Волгоград, Волгоградская обл., ОГРНИП 304344311300131)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных смежных прав на фонограммы.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Компания Алроз" (пер. Георгиевский, д. 1, стр. 1, Москва, 125009, ОГРН 1027719015862) и Клюева Г.С. (г. Волгоград).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Юнайтед Мьюзик Групп" - Дудченко Ю.С. (по доверенности от 30.12.2016);

от индивидуального предпринимателя Дмитриевой Файли Шамуратовны - Шпирко А.А. (по доверенности от 12.02.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Юнайтед Мьюзик Групп" (далее - истец) обратилось с иском в Арбитражный суд Волгоградской области к индивидуальному предпринимателю Дмитриевой Файле Шамуратовне (далее - ответчик) о взыскании денежной компенсации за незаконное использование фонограмм музыкальных произведений в исполнении Трофимова С.В. в размере 255 000 рублей (с учетом уточнений иска, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 26.04.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2018 решение Арбитражного суда Волгоградской области от 26.04.2018 изменено, с ответчика в пользу истца взысканы денежная компенсация в размере 10 000 рублей, а также судебные расходы в размере 98 руб. В остальной части в удовлетворении иска судом отказано.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение апелляционным судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит указанное постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Кассационная жалоба истца мотивирована неправомерным, в отсутствие надлежащих правовых оснований, снижением судом апелляционной инстанции компенсации за нарушение исключительных прав на фонограммы ниже установленного законом предела.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что при рассмотрении дела ответчиком не были представлены доказательства, свидетельствующие о необходимости снижения размера компенсации ниже низшего предела. Ответчик лишь просил в своем отзыве о снижении компенсации, что свидетельствует, как полагает истец, о декларативности такого заявления.

Истец также отмечает, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности за нарушение прав ЗАО "Аэроплан" на товарные знаки в рамках судебного дела N А12-71693/2016.

Кроме того, истец указывает, что ни в мотивировочной, ни в резолютивной частях постановления суд апелляционной инстанции не указал, каким образом взысканная им компенсация в размере 10 000 рублей распределена между нарушением прав на каждую из фонограмм.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемое постановление оставить без изменения, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемое постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве и представленной в судебном заседании "письменной позиции к отзыву".

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции и подтверждается материалами дела, между Трофимовым С.В. и ЗАО "Компания Алроз" заключен договор от 01.12.2013 N 01/12/2013, согласно которому Трофимов С.В. передает ЗАО "Компания Алроз" исключительную лицензию на использование фонограмм. В свою очередь, ЗАО "Компания Алроз" в соответствии с лицензионным договором от 24.12.2013 N 1-ЮМГ-КУ24.12.13/СМАВВ/И предоставило истцу права на использование фонограмм на условиях исключительной лицензии, поименованных в приложении N 1 и дополнительном соглашении N 1 к договору.

В отделе дисков (6 линия) магазина "СуперМАН", расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 17, предпринимателем 24.05.2016 реализован компакт-диск "Сергей Трофимов".

Истцом было установлено, что на диске содержится 51 фонограмма музыкальных произведений, а именно - папка на диске "06 Следующая остановка (2007): "Остров по имени Счастье", "Сегодня в городе моем ...", "Кукольный театр", "Откровения депутата", "Да здравствует футбол", "Это другой рассказ", "Город Сочи", "Я теперь буду верен тебе", "Умничка", "Первая любовь", "Посвящение одноклассникам", "Возвращение", "Напиши пару строк ...", "Московская песня"; папка на диске "07 Ностальгия (2005)": "20 лет", "2.45", "Не зря говорила тебе мама", "Плюшевый мишка", "Ностальгия", "Сен-Женевьев", "Лета", "Эх, раз", "Поколение пепси", "Родина, "Навашино", "За друзей", "Красное, черное, ноль", "Никудышный ангел", "Весенний блюз"; папка на диске "05 Я живу в России (2009)": "Я живу в России", "Корпоративная тусовка", "Электоральная", "В городе "N", "Кем мы были для Отчизны", "Ты не бойся", "Город в пробках", "Зима на пороге", "Полынья", "Пьяный корабль", "Одиночка", "Не покидай меня", "Первый день весны", "Будем жить"; папка на диске "04 Все не важно (2010)": "Шансонье", "Формула счастья", "Густо - не пусто", "Отпускная", "Ангел-хранитель", "Баня", "Как жаль", "Дождливый этюд".

Полагая, что ответчик при реализации данного товара нарушил права истца на фонограммы, последний обратился в суд с требованием о взыскании компенсации.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта реализации ответчиком диска с фонограммами произведений исполнителя Трофимова С.В., в отношении которых истец обладает исключительной лицензией. При этом, определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из установленного законом минимального размера компенсации (10 000 рублей), приняв во внимание то, что истцом самостоятельно уменьшен размер компенсации до 5 000 руб. за нарушение права на каждую фонограмму.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, приняв во внимание незначительную степень вины ответчика, характер и последствия нарушения, отсутствие доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, незначительную цену товара, незначительный объем проданных товаров (1 компакт диск), возможность предъявления истцом требований не только к конечному продавцу товара, но и к производителю и перепродавцам товара, принципы справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации до 10 000 рублей.

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1304 ГК РФ фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение, являются объектами смежных прав.

Изготовителю фонограммы в силу статьи 1324 ГК РФ принадлежит исключительное право использовать фонограмму в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фонограмму), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Изготовитель фонограммы может распоряжаться исключительным правом на фонограмму.

Использованием фонограммы считается распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, представляющих собой копию фонограммы на любом материальном носителе (подпункт 6 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, с учетом положений статьи 494 ГК РФ предложение к продаже экземпляра фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, является использованием исключительных прав в форме распространения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Статьей 1311 ГК РФ предусмотрено, что в случае нарушения исключительного права на объекты смежных прав обладатель исключительного права наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать компенсацию в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Кодекса.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Статьей 1254 ГК РФ предусмотрено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 указанного Кодекса.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017, N 308-ЭС17-3085 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 11.07.2017"

В рассматриваемом случае истец при обращении с настоящим иском (с учетом его уточнения) определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 255 000 рублей (по 5 000 рублей за каждое из 51 правонарушений), следовательно, снижение судом размера компенсации ниже указанного им размера было возможно только при наличии одновременной всей совокупности указанных выше условий.

Вместе с тем ответчиком подобное правонарушение совершено не впервые. При рассмотрении дела истец ссылался на то, что ответчик ранее уже привлекался к ответственности за нарушение прав ЗАО "Аэроплан" на товарные знаки в рамках судебного дела N 12-71693/2016.

Отклоняя данный довод, суд апелляционной инстанции сослался на то, что допущенные ранее правонарушения имели место в отношении иного лица, а не истца по настоящему спору.

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено, что из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П не следует, что неоднократность правонарушений должна оцениваться исходя из нарушения прав одного и того же правообладателя.

Привлечение ответчика к ответственности за аналогичные нарушения указывает на его осведомленность о нарушении чужих исключительных прав и систематичность их нарушения.

Однако суд апелляционной инстанции, не приняв во внимание данное обстоятельство при определении размера компенсации, снизил заявленный размер исковых требований ниже минимального предела, установленного законом.

Кроме того, суд соглашается с доводом жалобы о том, что в нарушение законодательства в постановлении суда апелляционной инстанции не указано, каким образом взысканная компенсация в размере 10 000 рублей распределена между нарушениями исключительных прав применительно к каждой фонограмме.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В соответствии с разъяснением, данным в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, каждое из музыкальных произведений (песен), содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.

Поэтому в случае, если одним действием (продажа контрафактного диска) нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (объекты авторских и смежных прав), размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности.

Таким образом, действующими правовыми нормами установлен принцип раздельного определения размера компенсации по каждому объекту, исключительные права на который нарушены.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

Учитывая, что истцом было заявлено не одно требование, а несколько раздельных требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фонограммы, при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительных прав на каждый из данных объектов.

Между тем постановление суда апелляционной инстанции о взыскании 10 000 рублей компенсации не содержит указания на то, какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем постановление не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуются исследование и оценка доказательств, в том числе на предмет определения размера компенсации, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции ввиду ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, рассмотреть апелляционную жалобу с учетом указанных положений законодательства и правовых позиций высших судебных инстанций.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2018 по делу N А12-29731/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин