Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2018 г. N С01-931/2018 по делу N А03-19011/2017 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку суд не вправе по своей инициативе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2018 г. N С01-931/2018 по делу N А03-19011/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 5 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ул. Мира, д. 23, оф. 01, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) на решение Арбитражного суда Алтайского края от 26.04.2018 (судья Фролов О.В.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 (судьи Полосин А.Л., Киреева О.Ю., Фертиков М.А.) по делу N А03-19011/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОМИР" (ул. Волочаевская, д. 3, г. Бийск, Алтайский край, 659342, ОГРН 1042201642361) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Сибирские дороги" (ул. Александра Матросова, д. 7, оф. 16, г. Красноярск, Красноярский край, 660092, ОГРН 1132468029143).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" - Давидьян Г.Н. (по доверенности от 01.01.2018); Колпаков С.В. (по доверенности от 01.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (далее - общество "РУСМАШ") обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "АВТОМИР" (далее - ответчик, общество "АВТОМИР") о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 473042; 610 рублей стоимости вещественного доказательства; 101 рубль почтовых расходов.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирские дороги" (далее - общество "Сибирские дороги").

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 26.04.2018 исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 30 000 рублей; 610 рублей стоимости вещественного доказательства; 60 рублей 74 копейки почтовых расходов, а также 2 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018, решение суда первой инстанции от 26.04.2018 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "РУСМАШ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В поданной кассационной жалобе общество "РУСМАШ" указало на отсутствие у судов оснований для снижения суммы компенсации ниже низшего предела со ссылкой на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П от 13.12.2016), поскольку в настоящем деле состоялось нарушение исключительного права на одно средство индивидуализации, а именно на один товарный знак.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд произвольно снизил размер компенсации, руководствуясь лишь принципами разумности и справедливости, при этом ответчиком в суд не были представлены доказательства в обоснование довода о необходимости снижения размера компенсации.

Также в кассационной жалобе заявитель обратил внимание на то, что суды необоснованно признали лицензионный договор ненадлежащим доказательством подтверждения расчета размера компенсации, поскольку он заключен между аффилированными лицами, между тем, указанный договор был зарегистрирован в установленном законом порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности, доказательств недействительности или незаключенности указанного договора в материалах дела не имеется.

Ответчик и третье лицо отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, судебные акты просили отменить.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в суд не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "РУСМАШ" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "РУСМАШ" по свидетельству Российской Федерации N 473042 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как стало известно истцу, в магазине автозапчастей "Автомир", расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Волочаевская, 3, ответчиком реализован товар - автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобилей ВАЗ (АНЦ "ПИЛОТ"), на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком.

Указанное обстоятельство подтверждено терминальным, кассовым и товарным чеками от 21.07.2016, содержащим сведения о стоимости товара, о дате его продажи, а также сведения об ответчике (индивидуальный номер налогоплательщика, наименование общества), а также диском с видеозаписью, фиксирующей процесс покупок товара, произведенной в целях самозащиты.

Ссылаясь на отсутствие у ответчика правовых оснований на использование указанного товарного знака, общество "РУСМАШ" обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском о взыскании с ответчика компенсации в размере 200 000 рублей, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование заявленного размера компенсации истцом представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, по которому истец в качестве лицензиара и правообладателя вышеуказанного товарного знака предоставляет индивидуальному предпринимателю Новикову Сергею Владимировичу лицензию на использование товарного знака с размером вознаграждения 100 000 рублей.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права общества на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042. При этом, снижая размер подлежащей взысканию компенсации до 30 000 рублей, суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, а также однократности нарушения ответчиком прав на один товарный знак истца и учитывал незначительную стоимость контрафактного товара. При этом суд, для определения цены использования права на товарный знак, не принял во внимание представленный истцом лицензионный договор, как не подтверждающий реальную рыночную стоимость права использования товарного знака, в связи чем исходил из предельных размером компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение от 26.04.2018 без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав пояснения представителя заявителя кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 указанной статьи.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно разъяснениям высшей судебной инстанции изложенной в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего дела расчет суммы компенсации должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 указанного Обзора, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор от 01.03.2016, зарегистрированный Роспатентом 26.05.2016, на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен иск в рамках настоящего спора.

Однако суды, признав данный договор ненадлежащим доказательством расчета компенсации, исходя из предельных размером компенсации, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ самостоятельно (без заявления истца) изменили вид компенсации, и снизили заявленный к взысканию размер компенсации до 30 000 рублей.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Между тем, из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо доказательства; в обжалуемых судебных актах отсутствуют указания на конкретные доказательства, представленные ответчиком, на основании оценки которых суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации.

В частности, в представленном ответчиком заявлении о снижении размера компенсации он выразил свое несогласие с заявленным размером компенсации за допущенное нарушение, мотивировав его незначительностью причиненного истцу ущерба. Однако доказательства, свидетельствующие о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П критериям, ответчиком не представлялись.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при разрешении настоящего спора произвольно определили размер компенсации, необоснованно снизив размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Также судами первой и апелляционной инстанции не было исследовано, являлось ли совершенное нарушение исключительного права истца на спорный товарный знак существенной частью деятельности ответчика.

Выводы судов о характере допущенного ответчиком нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытках правообладателя, соразмерности компенсации последствиям нарушения, не мотивированы.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, рассматривали вопрос о снижении размера компенсации в отсутствие соответствующих доказательств со стороны ответчика.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что как разъяснено в пункте 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Таким образом, требование об уплате компенсации может быть удовлетворено при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть при наличии факта правонарушения.

Недоказанность истцом обстоятельства, входящего в предмет доказывания по данному спору, является основанием для отказа в иске. Аналогичный правовой подход применен, в том числе судами по делу N А03-19009/2017.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем решение и постановление не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка необходимых доказательств, в том числе на предмет определения размера компенсации, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции ввиду ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть вышеизложенное, определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации в соответствии с положениями закона и разъяснениями высших судебных инстанций.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Алтайского края от 26.04.2018 по делу N А03-19011/2017 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2018 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев