Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. по делу N СИП-684/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2018 г. по делу N СИП-684/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Петрова Ю.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Насыровой А.Э.), исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр-д Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175) к акционерному обществу "Волгомясомолторг" (ул. Бакинская, д. 10, г. Волгоград, 400005, ОГРН 1023403438761)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614 в отношении товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "мороженое" вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" - Юдина Е.Е. (по доверенности от 18.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Волгомясомолторг" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614 в отношении товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований фабрика ссылается на то, что ею осуществляется поставка мороженого в больших объемах различным лицам.

По утверждению фабрики, ею в целях использования обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, была подана заявка N 2017722267 на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "СОСУЛЬКА" в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ.

При этом истец указывает на то, что из открытых источников информации, в частности из сети Интернет, не следует, что ответчиком спорный товарный знак используется для маркировки товара 30-го класса МКТУ "мороженое".

Общество на основании статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представило отзыв на исковое заявление, в котором возражало против удовлетворения заявленных исковых требований ввиду недоказанности наличия у фабрики заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Так, общество полагает, что факт подачи в Роспатент заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ, сам по себе не может свидетельствовать о наличии у фабрики реальной заинтересованности в дальнейшем использовании такого обозначения для индивидуализации собственных товаров.

Кроме того, ответчик отмечает, что вопреки положениям статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уклонился от обязанности по направлению копии искового заявления с приложенными документами в адрес ответчика, что затруднило представление мотивированного отзыва на данное заявление.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Представитель фабрики в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Общество и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614, зарегистрированного Роспатентом 17.10.2001 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженое; пельмени". Срок действия регистрации - до 29.11.2019.

Фабрика, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое", для которого он зарегистрирован, на неиспользование обществом этого товарного знака в отношении данного товара, направило 13.07.2018 в адрес общества предложение от 09.07.2018 об отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое".

Не получив ответа общества на направленное в его адрес предложение от 09.07.2018, фабрика по истечение двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, и отзывах на исковое заявление, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением об отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое" (т. 1, л.д. 11), почтовой квитанцией, уведомлением о вручении корреспонденции и отслеживанием почтового отправления (т. 1 л.д. 12-14), что ответчиком и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, не оспаривается.

Судебная коллегия отклоняет довод общества о том, что фабрикой не доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как усматривается из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении фабрики, к основному виду ее экономической деятельности относится производство мороженого (ОКВЭД 10.52).

В подтверждение наличия у фабрики заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в материалы дела представлены копии следующих документов: деклараций Евразийского экономического союза от 23.01.2017 N RU Д-RU.РА01.B.47109, от 31.01.2017 N RU Д-RU.РА01.B.47522, от 14.04.2017 N RU Д-RU.РА01.B.51854; деклараций Таможенного Союза от 08.07.2016 N RU Д-RU.РА01.B.35850, от 19.12.2016 N RU Д-RU.РА01.B.45414, от 30.05.2018 N RU Д-RU.РА01.B.54999; договора поставки от 15.06.2015 N 07/2015-ФМ, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Крайс-Торг" (покупатель), счета-фактуры от 11.08.2017 N 167, подтверждающего факт исполнения обязательств по этому договору; договора поставки от 03.09.2015 N 08/2015-ФМ, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщик) и индивидуальным предпринимателем Федоровым Андреем Валерьевичем (покупатель), счета-фактуры к нему от 30.09.2017 N 211, из которых следует, что поставщиком была осуществлена поставка товара (мороженого) в количестве и ассортименте согласно товарной накладной; договора поставки от 01.04.2015 N 01-01/2015-ТК, заключенного между истцом по настоящему делу (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "Торговая Компания "Славица", платежных поручений к нему - от 06.06.2017 N 658 на сумму 1 100 000 рублей, от 07.06.2017 N 664 на сумму 400 000 рублей, от 13.06.2017 N 684 на сумму 1 320 000 рублей, от 01.08.2017 N 959 на сумму 1 300 000 рублей, от 02.08.2017 N 967 на сумму 1 240 000 рублей, от 03.08.2017 N 981 на сумму 1 500 000 рублей, от 04.08.2017 N 986 на сумму 1 000 000 рублей, от 25.09.2017 N 1255 на сумму 978 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что фабрика является производителем и оптовым поставщиком мороженого.

Кроме того, истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения "СОСУЛЬКА" путем подачи 05.06.2017 и 11.01.2018 заявок N 2018700358 и N 2017722267 соответственно на регистрацию товарных знаков в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

При этом сходство обозначений, заявленных истцом на регистрацию в качестве товарных знаков, со спорным товарным знаком обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их доминирующих словесных элементов "СОСУЛЬКА". Наличие же в обозначении по заявке N 2017722267 словесного элемента "Фруктовая", равно как и незначительные графические различия в исполнении сравниваемых обозначений не влекут его качественно иного восприятия потребителем, поскольку доминирующим, а именно - акцентирующим на себе внимание потребителя, является словесный элемент "СОСУЛЬКА".

Более того, факт сходства обозначения по заявке N 2017722267 и спорного товарного знака подтверждается уведомлением федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" о результатах проверки соответствия обозначения по заявке N 2017722267 требованиям законодательства, в котором сообщено о невозможности регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ в связи с противопоставлением ему спорного товарного знака.

Ответчиком факт сходства заявленных на регистрацию обозначений и спорного товарного знака не оспаривается.

Также ответчик не ставит под сомнение тождество товара "мороженое", реализуемого истцом, и товара 30-го класса МКТУ "мороженое", в отношении которого предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, которое в рассматриваемом случае является очевидным.

При этом судебная коллегия соглашается с доводом общества о том, что факт подачи заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Однако, вопреки утверждениям ответчика, истцом помимо заявок N 2018700358 и N 2017722267 на регистрацию товарных знаков представлены доказательства, свидетельствующие о том, что истцом осуществляется реальная предпринимательская деятельность по производству и реализации товара - мороженое, что свидетельствует о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое", для которого этот знак зарегистрирован.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое", для индивидуализации которого он зарегистрирован.

С учетом изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614 в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое", для которого этот товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (13.07.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.07.2015 по 12.07.2018 включительно.

Ответчиком в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не были представлены доказательства использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

Судебная коллегия отклоняет как необоснованный и противоречащий материалам дела довод общества о том, что им не получена копия искового заявления с приложенными к нему документами, что послужило препятствием для представления мотивированного отзыва на исковое заявления, поскольку из материалов дела следует, что фабрика, обращаясь с настоящим исковым заявлением в суд, в качестве доказательства направления копии искового заявления в адрес общества представила копию почтовой квитанции от 08.10.2018.

Более того, извещенный надлежащим образом о начавшемся судебном разбирательстве ответчик, что также подтверждается фактом представления им отзыва на исковое заявление, и доказательствами направления заказной судебной корреспонденции в его адрес, не лишен был права в порядке, предусмотренном статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ознакомиться с материалами дела.

Однако, самостоятельно распорядившись своими процессуальными правами, общество с материалами дела не ознакомилось.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, неполучение ответчиком копии искового заявления, на которое он ссылается в отзыве при наличии у него возможности ознакомления с материалами дела, не является основанием, обуславливающим невозможность представления мотивированных возражений относительно заявленных требований.

При этом из отзыва ответчика, имеющегося в материалах дела, также не следует, что ответчик использует спорный товарный знак в своей предпринимательской деятельности.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению, в связи с чем правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614 подлежит досрочному прекращению в отношении товара 30-го класса МКТУ "мороженое", указанного в перечне его регистрации.

Поскольку заявленные исковое требования удовлетворены, расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 205614 вследствие его неиспользования в отношении товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "мороженое".

Взыскать с акционерного общества "Волгомясомолторг" (ул. Бакинская, д. 10, г. Волгоград, 400005, ОГРН 1023403438761) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр-д Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Н.Л. Рассомагина