Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2018 г. по делу N СИП-132/2018 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2018 г. по делу N СИП-132/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Снегур А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - Italo, S.r.l (Via Ennio Quirino Visconti, 61, 00193 Rome Italy) к иностранному лицу - Reber Holding GmbH Co KG (Ludwigstr. 10 83435 Bad Reichenhall, Germany (DE) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 628582 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица - , S.r.l - Ангелова И.Б. (по доверенности от 06.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Italo, S.r.l (далее - компания Italo) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением (с учетом его уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к иностранному лицу - Reber Holding GmbH Co KG (далее - компания Reber Holding) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 628582 в отношении товаров " et confiserie / выпечка и кондитерские изделия" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель истца.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, отзыва и иных документов не представил.

Копия определения о принятии искового заявления к производству от 19.04.2018, а также запрос о вручении за границей судебных или внесудебных документов с надлежащим образом заверенным переводом на немецкий язык были направлены в адрес компетентного органа в порядке, предусмотренном Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965).

В материалы дела 20.10.2018 поступил ответ компетентного органа, согласно которому соответствующие документы были вручены ответчику 16.08.2018 (л.д. 130, т. 1).

Таким образом, ответчик был надлежащим образом извещен о начавшемся в отношении него судебном процессе.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Информация и текст определения об отложении судебного заседания были своевременно размещены в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда (http://kad.arbitr.ru).

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в суд также не направил.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, указав, что на основании Мадридского Соглашения о международной регистрации от 14.04.1891 года ведение Реестра международных регистраций знаков осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатент не уполномочен предоставлять выписки из международного реестра.

Также в своем отзыве Роспатент указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска компания Italo указала на то, что она является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

В частности, истец сообщил, что он входит в группу компаний, осуществляющую деятельность, связанную с производством и реализацией, в том числе, товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак (выпечка и кондитерские изделия).

В настоящее время истец имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение "FLORENTINO", которое является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Также истец сообщил, что им 01.08.2016 подана в Роспатент заявка N 2016727934 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "FLORENTINO" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. По этой заявке экспертизой вынесено уведомление о результатах проверки соответствия данного обозначения требованиям законодательства, в котором ему противопоставлен оспариваемый товарный знак.

При этом истец указывает, что согласно открытым источникам информации, размещенным в сети Интернет, оспариваемый товарный знак по международной регистрации N 628582 не используются правообладателем в отношении товаров 30-го класса МКТУ

Ответчик, являющийся иностранным юридическим лицом, извещенный надлежащим образом в соответствии с положениями Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключенной в г. Гааге 15.11.1965), отзыва на исковое заявление или иных возражений в суд не направил.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Реестра международных регистраций знаков Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ответчик является правообладателем словесного знака "Florentine" по международной регистрации N 628582 (дата регистрации - 08.11.1994; дата окончания срока действия регистрации - 08.11.2024), зарегистрированного в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "выпечка и кондитерские изделия".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "выпечка и кондитерские изделия". В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом 15.12.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

Ответ на названное предложение от ответчика не поступал.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом подана в Роспатент заявка N 2016727934 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "FLORENTTNO" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. По этой заявке экспертизой вынесено уведомление о результатах проверки соответствия данного обозначения требованиям законодательства, в котором ему противопоставлен оспариваемый товарный знак.

Оценив обозначение "", в отношении которого истцом подана заявка N 2016727934, и спорный словесный товарный знак ответчика "Florentine" по международной регистрации N 628582, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент "Florentin".

При этом судебная коллегия признает словесные элементы обозначения по заявке N 2016727934 доминирующим, а наличие изобразительного элемента - не влияющим на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 30-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2016727934, являются либо тождественными, либо однородными товарам 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: договор от 12.10.2016 N 35/03, товарно-транспортная накладная от 12.07.2017 N 1483, платежное поручение от 26.02.2018 N 847; соглашение от 11.07.2016 N 167/11, товарно-транспортная накладная от 12.12.2017 N 1483, платежное поручение от 15.12.2017 N 4829; договор поставки от 16.03.2017 N 79/03-17, товарно-транспортная накладная от 01.12.2017 N 3302, Приказ от 18.07.2016 на разработку дизайна продукции "FLORENTINO", макеты упаковок от 25.07.2016 (л. д. 3-19, т. 2), решение Роспатента от 13.03.2018 в отношении заявки N 2016727934 и заключение по результатам экспертизы.

Оценив представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и реализацией кондитерских изделий, в том числе выпечки.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "выпечка и кондитерские изделия", а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 628582 в отношении перечисленных товаров.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом предложения (л.д. 11-12, т. 1) заинтересованного лица (15.12.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 15.12.2014 по 14.12.2017 включительно.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащих удовлетворению заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории российской Федерации в отношении товаров " et confiserie / выпечка и кондитерские изделия" 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранного лица - Italo, S.r.l удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 628582 в отношении товаров " et confiserie / выпечка и кондитерские изделия" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица - Reber Holding GmbH Co KG в пользу иностранного лица - Italo, S.r.l 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.