Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2019 г. по делу N СИП-482/2018 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком доказано надлежащее использование им принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров: кофе, чай, какао, заменители кофе и кондитерские изделия

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2019 г. по делу N СИП-482/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мосесовой А.Д.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Собрание" (ул. Новый Путь, д. 36, с. Варегово (Вареговский с/с), Большесельский р-н, Ярославская обл., 152385, ОГРН 1117611002420) к индивидуальному предпринимателю Петченко Роману Николаевичу (Москва, ОГРНИП 313774607101324) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 540295.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Собрание" - представители Ангелова И.Б., Жирнова Е.Н. (по доверенности от 04.05.2018);

от индивидуального предпринимателя Петченко Романа Николаевича - Петченко Р.Н., представитель Ермаков А.Е. (по доверенности от 08.01.2019), Петченко М.А. в порядке части 4 статьи 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Собрание" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Петченко Роману Николаевичу (далее - индивидуальный предприниматель, предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением "PERONI" по свидетельству Российской Федерации N 540295 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: "кофе, чай, какао, заменители кофе; кондитерские изделия", вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением председателя первого судебного состава Уколова С.М. от 18.10.2018 произведена замена судьи Кручининой Н.А. на судью Рогожина С.П. в связи с назначением судьи Кручининой Н.А. судьей другого арбитражного суда.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, с указанием на то, что с исковыми требованиями он не согласен, считает их не обоснованными, поскольку с момента регистрации товарного знака он систематически используется при производстве, розничной и оптовой продаже таких товаров, как кондитерские изделия (крем - мед, мед - суфле, сахар, шоколадные конфеты и прочее), кофе и его заменители, чай, какао. Все указанные товары введены в гражданский оборот, товарный знак "Peroni" непрерывно и систематически используется.

Роспатент до начала судебного разбирательства направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования в полном объеме, просили удовлетворить требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении и письменных пояснениях.

Ответчик и его представители поддержали доводы, изложенные в отзыве, просили в удовлетворении иска отказать.

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что индивидуальный предприниматель является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Peroni" по свидетельству Российской Федерации N 540295, который зарегистрирован 20.04.2015 в отношении услуг 30-го класса МКТУ "Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения", с датой приоритета от 16.12.2013.

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак правообладателем которых является ответчик, не используются последним на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что общество предлагало индивидуальному предпринимателю в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на спорные товарные знаки, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении услуг 30-го класса МКТУ, для чего ответчику 19.05.2018 было направлено предложение, как по адресу правообладателя, так и по адресу для переписки, указанных в свидетельствах на оспариваемые товарные знаки.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (л.д. 10-11), истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Общество мотивирует свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований, тем, что является производителем кофе, чая, кондитерских изделий и входит в группу компаний осуществляющих деятельность, связанную с производством и реализацией указанных товаров, а также указывает, что от имени общества подана заявка на комбинированное обозначение "PERONI" N 2018700878 с приоритетом от 15.01.2018, в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначений, которые истец намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности, очевидно и никем не оспаривается.

Представленными доказательствами подтверждается факт наличия у общества реального намерения использовать в дальнейшем спорное обозначение в своей деятельности.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В судебном заседании ответчик и его представитель признали факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о чем сделана отметка в протоколе судебного заседания.

Таким образом, суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 540295 в отношении заявленного перечня товаров 30-го класса МКТУ.

Правообладателем может быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (19.05.2018), период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования спорного товарного знака - с 19.05.2015 по 18.05.2018.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Возражая против исковых требований, общество в отзыве ссылается на надлежащее использование оспариваемого товарного знака, представив в качестве доказательства такого использования лицензионный договор N 1112 от 11.12.2017 о предоставление права на использование товарного знака, заключенный между ответчиком и индивидуальным предпринимателем Энтиной Татьяной Геннадьевной.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком также представлены:

- соглашение о предоставлении права использования обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком от 01.06.2015;

- договор N 99/16 на изготовление полиграфической продукции от 26.12.2016;

- договор поставки товара N 36 от 15.08.2016;

- товарная накладная N 160 от 13.12.2016;

- договоры на изготовление полиграфической продукции N B088-15 от 28.07.2015, N 30/09/1 от 30.09.2015;

- договор поставки N 200416 от 20.04.2016;

- договор поставки N 100516-1 от 10.05.2016;

- договор поставки товара N 150318 от 15.03.2018;

- договор поставки N 200717-1 от 20.07.2017 и дополнительное соглашение от 20.07.2017;

- договор поставки N 250216-3 от 25.02.2016 и дополнительное соглашение к нему;

- унифицированный документ УТ-409 от 13.02.2018, УТ-483 от 20.02.2018, УТ-770 от 07.03.2018, УТ-567 от 26.02.2018, ЦБ-2054 от 29.07.2016, УТ-871 от 20.03.2018, УТ-230 от 30.01.2018, УТ-663 от 01.03.2018, УТ-15 от 10.01.2018, ЦБ-2666 от 04.09.2017;

- дипломы;

- приказы N 01-240318 от 22.03.2018, от 04.05.2018;

- отчеты о проведении рекламных акций от 24.03.2018, 05.05.2018;

- справка об итогах проведения рекламных акций от 28.12.2018;

Кроме того, предпринимателем в судебном заседании были представлены готовая продукция (кофе, чай, какао, мед-суфле шоко-болы) и вещественные доказательства (готовая продукция кофе Чага и кедровый кофе).

Судом установлено, что в рамках соглашения от 01.06.2015 с учетом заключенного лицензионного договора от 11.12.2017 N 1112 под контролем правообладателя было осуществлено производство кофе, чая, какао, кондитерских изделий и заменителя кофе, с использованием на упаковке обозначений, совпадающей с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 540295, и данная продукция была введена в гражданский оборот и доведена до конечного потребителя. При этом использование оспариваемого товарного знака осуществлялось путем его размещения на этикетках (упаковках) продукции, а также на документации, связанной с введением этой продукции в гражданский оборот.

Вопреки доводам истца, суд полагает, что правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 540295 соблюдены условия сохранения права на этот товарный знак в отношении указанных товарных позиций, а именно:

товарный знак использован при производстве чая, кофе, заменителей кофе (кофе-Чага, кедровый кофе), какао и "шоко-болов", которые в данном случае является кондитерскими изделиями, под контролем правообладателя;

способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана.

При этом судебная коллегия полагает, что товары "какао" и "шоко-болы" являются кондитерскими изделиями. Данный вывод основан на определениях, содержащихся в разделе 2. Термины и определения. ГОСТ 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения". Более того, делая означенный вывод, суд также принимает во внимание, что согласно ГОСТ 53041-2008 "какао" указано в качестве одной из четырех групп кондитерских изделий, на которые они подразделяются.

В то же время суд не может согласиться с доводом ответчика о том, что изделие "мед-суфле", маркированное спорным товарным знаком, относится к кондитерским изделиям, так как оно не является кондитерским изделием "сахаристое восточное изделие типа карамели, ядер орехов и арахиса", в соответствии с пунктом 34 ГОСТа 53041-2008.

Коллегия судей приходит к выводу о том, что использование спорного товарного знака другим лицом (индивидуальным предпринимателем Энтиной Татьяной Геннадьевной) осуществлялось под контролем правообладателя, что усматривается из условий соглашения от 01.06.2015 с учетом заключенного лицензионного договора от 11.12.2017 N 1112.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ такое использование товарного знака является надлежащим.

Не принимается судом и ссылка общества на то, что факт реализации нескольких упаковок изделий (кофе, чай, какао и др.) не может подтверждать факт использования товарного знака, так как такой объем не соответствует потребностям рынка кондитерских изделий России.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить права на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. Однако, сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот.

Как указано Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Примененные ответчиком способы введения товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот являются стандартными, не выходят за рамки обычного делового оборота.

Таким образом, коллегией судей не усматривается оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер.

Довод истца о том, что само по себе указание поставщиком словесного элемента "PERONI" в товаросопроводительных документах не доказывает их использование, в данном случае отклоняется судом как необоснованный по вышеуказанным причинам с учетом проведенного судом анализа имеющихся в материалах дела доказательств в их совокупности и взаимосвязи.

Довод истца о том, что ответчиком не представлен полный пакет документов (договор аренды, договор закупки сырья, сертификаты и т.п.), которые сопровождают изготовление и выпуск товаров отклоняется судом как необоснованный, поскольку правовое значение для рассматриваемого спора имеет факт введения товара, маркированного конкретным товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, т.е. доведение его до потребителя. Вопросы возможного нарушения правил сертификации продукции не является обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии какого-либо товара в гражданском обороте.

Оценив представленные предпринимателем в материалы дела доказательства в их совокупности на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о доказанности ответчиком надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров кофе, чай, какао, заменители кофе; кондитерские изделия.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Собрание" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.