Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2018 г. N С01-1128/2018 по делу N А51-7479/2018 Суд оставил без изменения вынесенные ранее по делу судебные акты, которыми удовлетворено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, поскольку материалами дела доказаны сходство до степени смешения обозначений, используемых обществом, и товарных знаков, принадлежащих компании, а также факт осуществления обществом коммерческой деятельности по реализации товаров, маркированных спорными обозначениями, в отсутствие разрешения правообладателя на их использование

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2018 г. N С01-1128/2018 по делу N А51-7479/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" (ул. Новоивановская, д. 2А, г. Владивосток, 69005, ОГРН 1022501282836) на решение Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 по делу N А-51-7479/2018 (судья Калягин А.К.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018 по тому же делу (судьи Култышев С.Б., Синицына С.М., Шевченко А.С.)

по исковому заявлению иностранного лица Crostalia Trading Limited (19 Waterfront Drive, P.O. Box 3540, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands)

к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Crostalia Trading Limited - Голова М.С. (по доверенности от 14.12.2018 N 33);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" - Коваль А.А. (по доверенности от 01.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Crostalia Trading Limited (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" (далее - общество) о взыскании 2 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков "CHIN-SU" по свидетельству Российской Федерации N 260995 и "MIVIMEX" по свидетельству Российской Федерации N 261011.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018, исковые требований компании удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование своей кассационной жалобы общество указало на то, что, по его мнению, им не были нарушены исключительные права на товарные знаки истца.

Так, общество сообщило, что на его имя 23.11.2016 был зарегистрирован товарный знак "CHAN-SOY" по свидетельству Российской Федерации N 595897. В период с 2016 года по май 2017 года обществом реализовывались товары с использованием указанного товарного знака.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.05.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595897 была прекращена ввиду удовлетворения возражения компании от 30.01.2017.

С момента вынесения Роспатентом указанного решения общество незамедлительно прекратило реализацию товара с использованием названного товарного знака.

Также общество сообщило, что им в Роспатент была подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "MIVIXX".

Решением Роспатента от 15.06.2017 в государственной регистрации указанного обозначения отказано, в связи с чем, по мнению общества, использование им в период с 2016 года по май 2017 года данного обозначения по смыслу действующего законодательства не является нарушением.

Кроме того, общество указало, что после отказа в регистрации обозначения "MIVIXX" им была прекращена реализация товара с использованием указанного обозначения.

В обоснование своей кассационной жалобы общество также указало на то, что представленный компанией в доказательство факта реализации обществом товара с использованием принадлежащих истцу товарных знаков товарный чек не подтверждает такую реализацию и, следовательно, не свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

По мнению общества, заявленная компанией сумма компенсации является чрезмерной, поскольку нарушение подтверждено лишь одним товарным чеком.

На основании изложенных обстоятельств общество полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при вынесении обжалуемых судебных актов нарушены нормы материального и процессуального права, а выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

До судебного заседания компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просила оставить обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные.

В судебное заседание явились представители общества и компании, которые поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее соответственно.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, на основании договора от 11.08.2008 об отчуждении исключительного права N РД0042412, зарегистрированного Роспатентом 23.10.2008, компания является правообладателем товарных знаков "CHIN-SU" по свидетельству Российской Федерации N 260995 и "MIVIMEX" по свидетельству Российской Федерации N 261011, зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

По разрешению правообладателя указанные товарные знаки используются обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Кухня без границ" для маркировки реализуемых на территории Российской Федерации соевых соусов и соусов чили.

Из материалов дела следует, что обществом в 2016 году осуществлялся ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и последующая реализация продукции с обозначениями "CHAN-SOY" и "MIVIXX", в качестве изготовителя которой указана компания Ban Ma CO Ltd. На рынке города Владивосток в 2016 - 2017 годах были представлены следующие товары: соус соевый, маркированный обозначением "CHAN-SOY" и соус перцовый, маркированный обозначением "MIVIXX".

Истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия с требованием об уплате истцу компенсации за незаконное использование товарных знаков. Неисполнение в добровольном порядке требований, изложенных в претензии, явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с исковым заявлением.

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из доказанности сходства до степени смешения обозначений, используемых обществом, и товарных знаков, принадлежащих компании, а также доказанности факта осуществления обществом коммерческой деятельности по реализации товаров, маркированных указанными обозначениями в отсутствие разрешения правообладателя на использование этих обозначений.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы судов о принадлежности компании исключительных прав на товарные знаки "CHIN-SU" по свидетельству Российской Федерации N 260995 и "MIVIMEX" по свидетельству Российской Федерации N 261011, зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса МКТУ, в том числе соусов и приправ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в отношении вышеназванных выводов не проверяются.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности компании исключительных прав на товарные знаки установлен судами.

Сходство до степени смешения защищаемых товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат компании, и используемых обществом обозначений, а также однородность товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки и используются обществом сходные до степени смешения обозначения, установлены судами на основании проведенного анализа, а также с учетом решений Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения "MIVIXX" и об аннулировании правовой охраны товарного знака "CHAN-SOY", а также с учетом решения управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 17.01.2018 по делу N 5/06-2017.

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

На злоупотребление компанией своими правами при регистрации защищаемых товарных знаков общество при рассмотрении настоящего дела не ссылалось.

В такой ситуации у судов отсутствовали основания для отказа компании в удовлетворении иска о защите своих исключительных прав.

В обоснование своей позиции об отсутствии нарушения исключительных прав компании общество указывает на то, что ей принадлежало исключительное право на товарный знак "CHAN SOY" по свидетельству Российской Федерации N 595897, предоставление правовой охраны которому было признано недействительным решением Роспатента только 30.05.2017.

Как указано в пункте 54 постановления N 5/29 решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Таким образом, вопреки мнению общества, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 595897 было аннулировано с момента подачи заявки на этот товарный знак, в связи с чем у общества отсутствовали правовые основания для использования такого обозначения в своей коммерческой деятельности.

В свою очередь, в предоставлении правовой охраны обозначению "MIVIXX", заявленному обществом на регистрацию в качестве товарного знака, Роспатентом было отказано, в связи с чем у общества отсутствовали правовые основания для использования такого обозначения в своей коммерческой деятельности.

Общество полагает, что регистрация товарного знака "CHAN SOY" по свидетельству Российской Федерации N 595897, хотя и впоследствии аннулированная, а также подача заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "MIVIXX" исключают вину общества в использовании этих обозначений в ситуации, когда после аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595897 и отказа в регистрации обозначения "MIVIXX" использование этих обозначений было прекращено.

Отклоняя названный довод общества, судебная коллегия исходит из следующего.

Как разъяснено в пункте 23 постановления N 5/29, в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Таким образом, ответственность за незаконное использование товарных знаков определяется применительно к статье 401 ГК РФ.

Ответчик относится к хозяйствующим субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Судами наличие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при которых возможно освобождение ответчика от ответственности за незаконное использование товарных знаков компании установлено не было.

Таким образом, указанные ответчиком обстоятельства не освобождают его от ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за нарушение исключительных прав.

Обществом заявлен довод о том, что представленный компанией товарный чек в доказательство факта реализации ответчиком продукции с использованием спорных обозначений, не является достаточным доказательством.

Указанный довод не может быть принят судебной коллегией, поскольку обстоятельство реализации ответчиком указанной продукции подтверждено письменными пояснениями самого общества от 25.07.2017 на определение управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 23.06.2017 по делу N 5/06-17, а также письмом от 21.08.2017 общества с ограниченной ответственностью "ДВ-Торг" на запрос управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 04.08.2017 N 7072/06.

Кроме того, как верно отмечено судами, нормы действующего законодательства применительно к спорным отношениям не устанавливают необходимости подтверждения истцом каждого факта продажи контрафактного товара при доказанности факта, характера, объема реализации ответчиком контрафактных товаров в целом.

Довод общества о том, что размер взысканной компенсации значительно превышает размер убытков, понесенных правообладателем, отклоняется судебной коллегией.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации в твердой сумме, размер которой определяется по усмотрению суда (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суды, оценив характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, вероятные убытки правообладателя, степень вины нарушителей, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, правомерно удовлетворил исковые требования в части взыскания с ответчика компенсации.

При этом судами были учтены разъяснения, содержащиеся в постановлении N 5/29, согласно которым, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Кроме того, судами установлено, что ответчиком получена выручка от реализации продукции, маркированной спорными обозначениями, в размере 8 321 589 рублей. Указанная сумма значительно превышает размер взысканной судом компенсации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов первой и апелляционной инстанций не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Приостановление решения Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 по делу N А51-7479/2018 и постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018 по тому же делу, установленное определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018, подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 по делу N А51-7479/2018 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" - без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда Приморского края от 14.08.2018 по делу N А51-7479/2018 и постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2018 по тому же делу, установленное определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.