Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2019 г. по делу N СИП-758/2018 Суд отказал в иске о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик доказал использование в исковой период спорного товарного знака в отношении интересующего истца товара (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2019 г. по делу N СИП-758/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г.  N С01-266/2019 по делу N СИП-758/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санаторий "Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы" (с. Ижевка, Мендеелевский р-н, Республика Татарстан, 423647, ОГРН 1021601116240) к обществу с ограниченной ответственностью "Шифалы СУ-Производство" (Новозаводской пер., д. 7, пом. 7, с. Ижевка, Менделеевский р-он, Республика Татарстан, 423647, ОГРН 1171690118456) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 494510 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санаторий "Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы" - Филатова М.И. (по доверенности от 17.04.2018 N 336);

от общества с ограниченной ответственностью "Шифалы СУ-Производство" - Бусарев Г.Г. (по доверенности от 18.01.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий "Шифалы су (целебная вода) - Ижминводы" (далее - учреждение) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Шифалы СУ-Производство" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны свидетельствам Российской Федерации N 494510 и N 474757 вследствие их неиспользования в отношении товара "воды" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением от 12.11.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Этим же определением в отдельное производство выделено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 474757 (делу присвоен номер СИП-769/2018).

В судебном заседании представитель учреждения настаивал на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении исковых требований, оспаривая соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, а также настаивая на использовании спорного товарного знака.

Роспатент в отзыве сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Приведенные обстоятельства в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют разрешению спора по существу в отсутствие в судебном заседании представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Общество является правообладателем словесного товарного знака "ШИФАЛЫ СУ" по свидетельству Российской Федерации N 494510 (дата регистрации - 21.08.2013, дата приоритета - 28.01.2011, срок действия регистрации - до 28.01.2021), которому предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товара "воды" 32-го класса МКТУ.

Учреждение, полагая, что общество не использует спорный товарный знак в отношении товара "воды" 32-го класса МКТУ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанного товара.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Учреждением соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица дать ему письмо-согласие на регистрацию комбинированного товарного знака либо подать в Роспатент заявление об отказе от права на спорный товарный знак с доказательствами его направления 24.08.2018 в адрес правообладателя (общества).

Общество на предложение учреждения не отреагировало.

С учетом этого довод ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка разрешения спора ввиду отсутствия в обращении заинтересованного лица (истца) предложения об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак отклонен судом как несостоятельный.

Очевидно, что приведенная правовая норма не может быть истолкована как обязывающая заинтересованное лицо приобрести исключительное право на спорный товарный знак помимо его воли.

Более того, как следует из пояснений представителей сторон, озвученных в ходе судебного заседания, и их переписки, представленной в материалах дела, несмотря на то, что в вышеупомянутом исходящем от истца предложении заинтересованного лица не было сформулировано требование об уступке исключительного права на спорный товарный знак, фактически соответствующие переговоры сторонами велись. Как пояснил представитель истца в судебном заседании, предложение ответчика о приобретении исключительного права на спорный товарный знак было обусловлено необходимостью приобретения всего имущественного комплекса ответчик, что не интересовало учреждение.

Судебная коллегия также отмечает, что ограниченность предложения заинтересованного лица лишь просьбой о предоставлении письма-согласия на регистрацию собственного товарного знака истца, не может свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора, поскольку и в этом случае достигается цель процедуры досудебного урегулирования спора: правообладатель спорного товарного знака узнает о наличии спора и при наличии соответствующей воли может его разрешить мирным путем.

Обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Таким образом, цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без привлечения суда или иных посредников для такого разрешения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2017 N 300-ЭС18-10023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации).

Из переписки сторон и пояснений их представителей усматривается, что стороны фактически не достигли согласия по вопросу о внесудебном порядке урегулирования данного спора.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10).

Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности учреждение указывает, что является известной в Российской Федерации бальнеологической здравницей - санаторием "Шифалы су - Ижминводы", который был основан в 1924 году. Санаторий Ижминводы (Ижевские минеральные воды) и используемое им обозначение "Шифалы Су" приобрели известность, благодаря длительной непрерывной деятельности учреждения.

Также учреждение отмечает, что является правообладателем двух знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 583476 и N 586892 со словесными обозначениями "Шифалы су"/"Shifaly su", зарегистрированными для услуг, входящих в сферу хозяйственных интересов учреждения как бальнеологического санатория, использующего в своей основной деятельности одноименную минеральную воду из месторождения по месту нахождения истца.

Кроме того, учреждение 25.07.2017 обратилось в Роспатент с заявкой N 2017733497 на регистрацию комбинированного обозначения "", заявленного в качестве товарного знака, в том числе отношении товаров "воды минеральные для медицинских целей" 5-го класса МКТУ. По мнению учреждения, спорный товарный знак, зарегистрированный в отношении товара "воды" 32-го класса МКТУ будет препятствовать регистрации указанного обозначения в отношении товаров 5-го класса МКТУ, что подтверждается уведомлением федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 18.06.2018 о результатах проверки по заявке N 2017733497, которой противопоставлены, в том числе товарные знаки ответчика.

В подтверждении своей заинтересованности истцом в материалы дела истцом также представлены следующие документы: переписка с ответчиком от 12.09.2002 N 75, 07.05.2003 N 85, от 30.12.2015 N 128, от 25.07.2016 N 388, от 23.08.2016 N 453, от 04.08.2016 N 20, от 02.09.2016 N 31, от 31.08.2018 N 31; дипломы за 2011 и 2015 годы; выкопировку из иллюстрированного издания Галанин С.Ф., Сахабутдинов Ю.Е., Фролов А.Л. "Ижминводы - Шифалы-су - старейший курорт Татарстана" - Казань: Издательство "По городам и весям", 2001. Санаторий"; выкопировка из книги отзывов и пожеланий курорта "Ижминводы" за 1974-1976 годы; фотоизображения; договор поставки N 14/04 от 10.09.2004; договор аренды от 03.01.2003; договор поручения от 01.09.2016 N 277/2016.

Заинтересованность истца в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчиком не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и, по мнению коллегии судей, с учетом представленных истцом документально подтвержденных сведений о направлении его хозяйственной деятельности и подготовке к использованию комбинированного обозначения, включающего словесный элемент "Шифалы су", являющегося, в свою очередь, спорным товарным знаком ответчика, носит очевидный характер.

При этом сходство до степени смешения спорного товарного знака и заявленного истцом на регистрацию обозначения обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их доминирующих словесных элементов "Шифалы су". Графические отличия в комбинированном обозначении истца со словесным товарным знаком ответчика не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Однородность товаров "воды" 32-го класса, в отношении которого предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и "воды минеральные для медицинских целей" 5-го класса МКТУ, на регистрацию сходного обозначения в отношении которого претендует истец носит с учетом положений пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, очевидный характер, поскольку соотносятся как род/вид товара, имеют тождественные или сходные условия реализации и круг потребителей, взаимозаменяемый и/или взаимодополняемый характер.

При этом сходство сравниваемых обозначений и однородность соответствующих товаров ответчиком не оспаривается.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству ответчик ссылался на наличие объективных препятствий к использованию спорного товарного знака, а именно наличие споров в отношении имущественного комплекса ответчика, приведших к приостановке с 2011 года производства по розливу воды "Шифалы су".

Вместе с тем на стадии судебного разбирательства позиция ответчика относительно использования спорного товарного знака изменилась - ответчик представил доказательства введения в исковой период товара "вода" под спорным обозначением, пояснив, что общество вплоть до настоящего времени распродает складские остатки такого товара, сформировавшиеся до 2012 года.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ, решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления учреждением предложения заинтересованного лица (24.08.2018) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 24.08.2015 по 23.08.2018 включительно.

Обществом в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела были представлены следующие документы: этикетки минеральной воды "Шифалы Су МОХИТО", воды минеральной питьевой столовой "Шифалы Су N 1 (ГОСТ Р 54316-2011)", воды минеральной питьевой лечебно-столовой; договор поставки от 03.05.2018 N К-74/2018 N К-79/2018; счета-фактуры от 30.05.2018 N 2, от 27.07.2018 N 6, от 31.07.2018 N 9, от 31.05.2018 N 3; товарные накладные от 30.05.2018 N 2, от 27.07.2018 N 6, от 31.07.2018 N 9, от 31.05.2018 N 3; лицензии на пользование недрами серия ТАТ N 02378, и серии ТАТ, N 02379; договор от 01.08.2018 N 35 на создание полиграфической продукции; счет на оплату от 06.08.2018 N 230; акт от 06.08.2018 N 445.

Из перечисленных договора поставки, товарных накладных и счетов-фактур усматривается, что ответчиком в исковой период спорное обозначение использовалось при непосредственном введении в гражданский оборот товаров "вода" (минеральная лечебно-столовая, столовая), что соответствует пункту 2 статьи 1484 и пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

То обстоятельство, что на основании указанных договорных и товарно-транспортных документов в гражданский оборот вводились минеральная лечебно-столовая вода и столовая вода, не влияет на вывод суда об использовании товарного знака в отношении любой разновидности "воды" как товара, включенного в разные классы МКТУ.

Иные документы, представленные ответчиком с первоначальным отзывом на иск и дополнением к нему, не подтверждают непосредственного использования товарного знака в контексте указанных норм.

В судебном заседании 24.01.2019 представитель истца высказал сомнения в достоверности представленных ответчиком доказательств реализации в 2018 году спорных товаров, изготовленных до 2012 года, ссылаясь на ограниченный срок годности таких товаров - 12 месяцев согласно информации на этикетках, представленных ответчиком с первоначальным отзывом на иск, в связи с чем представитель истца предположил подложность таких доказательств, представленных ответчиком.

Судом представителю истца в судебном заседании были разъяснены положения статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и по ходатайству представителя истца объявлен перерыв в судебном заседании ввиду намерения названного представителя согласовать со своим руководством подачу заявления о фальсификации представленных ответчиком доказательств. После возобновления судебного заседания представитель истца сообщил об отсутствии намерения подавать заявление о фальсификации представленных ответчиком доказательств.

С учетом изложенного коллегия судей пришла к выводу о соответствии представленных ответчиком доказательств критериям относимости, допустимости, достоверности и достаточности и, как следствие, о доказанности ответчиком использования в исковой период спорного товарного знака в отношении интересующего истца товара "воды".

При этом сомнения представителя истца в неподложности вышеперечисленных товарных накладных и счетов-фактур, согласно которым возможно имело место реализация товара с истекшим сроком годности, фактически сводятся к предположению о фальсификации доказательств в форме интеллектуального подлога.

Коллегия судей соглашается с мнением представителя истца о том, что факт изменения правовой позиции ответчика в ходе производства по делу и объяснения его представителей, озвученные в предварительном судебном заседании и в ходе судебного разбирательства, носят противоречивый, непоследовательный характер. Вместе с тем соответствующие сомнения и предположения истца могут быть проверены судом лишь в рамках проверки заявления о фальсификации доказательств, об отсутствии намерения подавать которое представитель истца сообщил в ходе судебного заседания 24.01.2019, что в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является риском лица, участвующего в деле.

В отношении довода истца о наличии в действиях ответчика злоупотребления правом, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что названное обстоятельство не имеет значения для спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и, как следствие, не может повлиять на исход спора.

На основании изложенного требование истца о досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака удовлетворению не подлежит.

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в иске отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур