Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2019 г. по делу N СИП-719/2017 Суд, приняв во внимание представление компанией непосредственно в суд договоров об урегулировании претензий и о переуступке товарного знака и доменного имени, пришел к выводу о том, что решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение против отказа в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку по международной регистрации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2019 г. по делу N СИП-719/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П., судьи - Васильева Т.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление иностранного лица - Nest Labs, Inc. (3400, Hillview Avenue, Palo Alto CA, 94304, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.05.2017 N 0001201816 (1201816), третье лицо: иностранное лицо - TELETECH INTERNATIONAL SA (12 boulevard Clemenceau 21 000 Dijon, France), при участии в судебном заседании представителей: от Nest Labs, Inc. - Гераева М.А., Христофоров А.А. (по доверенности от 23.11.2017); от Роспатента - Ковалева О.А. (по доверенности N 01/32-400/41 от 15.05.2018), установил:

иностранное лицо - Nest Labs, Inc. (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 11.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1201816.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - TELETECH INTERNATIONAL SA.

В обоснование своих требований с учетом пояснений представителей компания указывает на то, что с третьим лицом - правообладателем противопоставленных товарных знаков по международной регистрации N 773171 и 777241 заключен договор об урегулировании претензий от 01.10.2018, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по международной регистрации N 1201816. В дальнейшем противопоставленные товарные знаки были приобретены компанией.

В связи с этим, ссылаясь на правовую позицию, содержащуюся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), компания полагает, что вышеуказанные обстоятельства являются результатом его примирения с лицом, согласие которого на регистрацию товарного знака было необходимо в силу положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

С учетом этого компания просит отменить решение Роспатента от 11.05.2017 и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1201816.

Роспатент в отзыве просит в удовлетворении заявленных требований отказать, полагая оспариваемый ненормативный акт законным и обоснованным.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции в соответствии с требованиями Гаагской конвенции 1965 года, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направило, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители заявителя просили удовлетворить заявленные требования, представитель Роспатента просил в удовлетворении заявленных требований отказать.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом заявленного ходатайства компании, и учитывая незначительной срок пропуска срока на обжалования решения Роспатента, а также смену правообладателя товарного знака по международной регистрации N 1201816, суд считает возможным восстановить пропущенный срок для обжалования решения Роспатента от 11.05.2017.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 20.12.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за N 1201816 на имя Гугл Инк., Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 09-го и услуг 38, 42-го классов Международной регистрации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Знак по международной регистрации N 1201816 представляет собой словесное обозначение "NEST", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно решению Роспатента от 29.03.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1201816 в отношении всех товаров и услуг 09, 38, 42-го классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками "NEST CALL CENTER" по международной регистрации N 773171 с приоритетом от 26.09.2001, в отношении однородных товаров 09-го и услуг 38, 42-го классов МКТУ и "Nest call center" по международной регистрации N 777241 с приоритетом от 06.02.2002, в отношении однородных товаров 09-го и услуг 38, 42-го классов МКТУ.

В Роспатент 30.01.2017 поступило возражение Гугл Инк., Соединенные Штаты Америки, в котором выражено несогласие с решением об отказе в регистрации товарного знака.

Решением Роспатента в удовлетворении возражения заявителя было отказано, решение экспертизы оставлено в силе.

Вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ мотивирован тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям N 773171, 777241, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.

В дальнейшем правообладателем товарного знака по международной регистрации N 1201816 стала компания.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, компания обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

С учетом даты приоритета (07.04.2015) товарного знака применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что заявленный товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными несмотря на некоторые отличия, при этом обратил внимание на то, что в данном случае, превалирует фонетическое тождество словесных элементов, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Кроме того, в результате сопоставления перечней товаров в оспариваемом и противопоставленных регистрациях знаков, Роспатент пришел к выводу об их однородности, поскольку имеют одно назначение, каналы реализации, являются взаимозаменяемыми.

Между тем, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела компанией представлен договор об урегулировании претензий от 01.10.2018, заключенного с правообладателем противопоставленных товарных знаков по международной регистрации N 773171, 777241 - третьим лицом, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака по международной регистрации N 1201816, а также заключен договор о переуступке товарного знака и доменного имени от 24.09.2018, согласно которому правообладателем названных товарных знаков стала компания.

Как указано в пункте 33 постановления от 18.07.2014 N 50, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора, и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства. Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

С учетом изложенных разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление компанией непосредственно в суд договоров от 01.10.2018 и 24.09.2018, приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 11.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1201816 подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение от 30.01.2017 против отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1201816.

В абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50 разъяснено, что в названном случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названные договора были заключены после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица - Nest Labs, Inc. удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1201816 признать недействительным.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть указанное возражение иностранного лица - Nest Labs, Inc.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина