Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2019 г. N С01-1200/2018 по делу N СИП-637/2017 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку представленные ответчиком доказательства подтверждают использование им спорного товарного знака в значимый для дела период

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2019 г. N С01-1200/2018 по делу N СИП-637/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 28 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners (Corniche Mazraa - General Street Al Juichy Building (Lebanon Gulf Bank) - 4 Floor, Lebanon, Beirut) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 по делу N СИП-637/2017 (судьи Булгаков Д.А., Мындря Д.И., Рассомагина Н.Л.)

по исковому заявлению иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners к иностранному лицу - ALLERGAN HOLDINGS France SAS (12, Place de la Defense, COURBEVOIE, F-92400, France) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 810018 в отношении товаров "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles"/"биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners - Спиридонова О.А. (по доверенности от 21.12.2018);

от иностранного лица - ALLERGAN HOLDINGS France SAS - Гришаев А.В. и Разбегаев П.В. (по доверенности от 26.05.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners (далее - компания Dermavita) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу ALLERGAN HOLDINGS France SAS (далее - компания ALLERGAN) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 810018 в отношении товаров "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles"/"биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания Dermavita, ссылаясь на несогласие с выводами суда первой инстанции в отношении фактических обстоятельств дела и на нарушение судом положений статей 162 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит обжалуемое решение суда отменить и принять новый судебный акт.

Компания Dermavita полагает, что апостилированные нотариально заверенные заявление вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона от 06.10.2017, аффидевит вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди от 18.04.2018, нотариально заверенное заявление от 06.09.2018 генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Аллерган СНГ САРЛ" (далее - общество "Аллерган СНГ САРЛ") Марка Эндрю Уилсона, положенные судом первой инстанции в основу выводов о том, что товарный знак используется под контролем правообладателя через аффилированные компании группы компаний Allergan, достоверно не подтверждают аффилированность компаний, а иные доказательства (дистрибьюторский договор от 01.11.2011, таможенные декларации 2015 и 2016 годов) не позволяют установить, в чем выражается контроль ответчика над использованием спорного товарного знака.

Компания Dermavita выражает также несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что спорный товарный знак используется для маркировки товаров 5-го класса МКТУ "биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин". С точки зрения заявителя кассационной жалобы, судом не учтены положения статьи 4, пунктов 1 и 2 статьи 13, статьи 47 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных средств), а также имеющиеся в материалах дела письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2018, письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 02.07.2018 и регистрационное удостоверение от 17.03.2017 N ФС 2009/03997, согласно которым продукция, маркированная спорным товарным знаком, является не лекарственным средством (фармацевтическим продуктом), а медицинским изделием (изделием для внутреннего протезирования).

Компания ALLERGAN в отзыве на кассационную жалобу, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, на безосновательность изложенных в кассационной жалобе доводов и их направленность исключительно на переоценку обстоятельств дела и имеющихся в нем доказательств, просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании представитель компании Dermavita поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил обжалуемый судебный акт отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представители компании ALLERGAN, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не обеспечил, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, компания ALLERGAN является правообладателем словесного товарного знака "JUVEDERM" по международной регистрации N 810018, зарегистрированного 23.05.2003 (дата истечения срока правовой охраны - 23.05.2023) в отношении товаров 5-го класса "biocompatible substances for medical use intended for filling wrinkles"/"биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин" и 10-го класса "medical and surgical appliances and instruments, dermal implants, artificial skin for surgical purposes, prosthesis"/"медицинские и хирургические принадлежности и инструменты, кожные имплантаты, искусственная кожа для хирургических целей, протезирование" МКТУ.

Компания Dermavita, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, предшествующих обращению с предложением заинтересованного лица, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном частичном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что компания Dermavita является лицом, заинтересованным в подаче иска; ответчик подтвердил использование спорного товарного знака иными лицами под его контролем в отношении товара 5-го класса МКТУ "биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности истца в подаче иска, о высокой степени сходства спорного товарного знака и используемых ответчиком обозначений.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда о том, что компании, использующие спорный товарный знак, аффилированы с правообладателем этого товарного знака, а также о том, что товары, для маркировки которых используется названный товарный знак, относятся к фармацевтическим препаратам, при этом заявитель полагает, что вводимый в гражданский оборот на территории Российской Федерации товар следует отнести к изделиям для внутреннего протезирования.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

При доказывании использования товарного знака его правообладателем для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (24.08.2017) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, верно определен судом первой инстанции - с 24.08.2014 по 23.08.2017 включительно.

Судом первой инстанции из представленных в материалы дела доказательств, в частности, из дистрибьюторского договора, договоров поставки, деклараций на товары, товарных накладных, счетов-фактур, относимых к периоду с 24.08.2014 по 23.08.2017, установлено, что обществом "Аллерган СНГ САРЛ" на территории Российской Федерации вводятся в гражданский оборот товары с обозначением "JUVEDERM ULTRA", а также "JUVEDERM ULTRA 2", "JUVEDERM ULTRA 3", "JUVEDERM ULTRA SMILE", представляющие собой имплантат внутридермальный.

Судом проанализировано апостилированное нотариально заверенное заявление вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона (Brian Anderson) от 06.10.2017, в котором указаны организации, прямо или косвенно контролируемые дочерними компаниями, аффилированными компаниями и/или производственными предприятиями, связанными с компанией "Аллерган, Инк." (Allergan). Указано, в частности, что общество "Аллерган СНГ САРЛ", юридический адрес: 109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение N 1, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации.

Судом первой инстанции также принят во внимание апостилированный нотариально заверенный и данный под присягой аффидевит вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) от 18.04.2018, согласно которому компания Allergan является корпорацией Соединенных Штатов Америки, должным образом учрежденной по законам штата Делавэр, офис которой расположен по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612 США, с присвоенным регистрационным N С081360 штата Калифорния ввиду наличия лицензии на ведение деятельности в Калифорнии; компания "Аллерган, Инк." является материнской компанией более чем для 100 дочерних компаний, в том числе для общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l), которое является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации; компания ALLERGAN HOLDINGS France SAS, французская компания с ограниченной ответственностью, место ведения деятельности которой находится по адресу: 12 Пляс де ля Дефанс, 4 этаж, 92400, Курбевуа, Франция, является владельцем товарного знака по международной регистрации N 810018.

Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации определены следующие требования к доказательствам: 1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона; 2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств); 3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Исходя из положений части 3 той же статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Суд первой инстанции принял во внимание то, что под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом либо другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. Аффидевит, как и иные заявления физических лиц, предполагает субъективный характер сообщаемых сведений.

Поэтому судом учтено, что в подтверждение приведенных в аффидевите и заявлении сведений были представлены в том числе нотариально заверенные и апостилированные свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк." (заявление и назначение) от 13.05.1977; план реорганизации и договор о слиянии между компаниями "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals), зарегистрированными в штатах Калифорния и Делавэр, с отметкой секретаря штата от 13.05.1977; заверенное секретарем штата Делавэр свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк."; учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями; декларация информации за 2017 год от "Аллерган, Инк." от штата Калифорния, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества "Аллерган СНГ САРЛ".

Указанные и иные имеющиеся в деле доказательства оценены судом первой инстанции в совокупности и взаимосвязи, противоречий в содержащейся в них информации и оснований для сомнений в действительности изложенных в них сведений не выявлено.

На основании оценки имеющихся в деле доказательств суд первой инстанции пришел к мотивированному выводу о доказанности использования обществом "Аллерган СНГ САРЛ" спорного обозначения под контролем компании ALLERGAN в силу аффилированности указанных лиц.

Доводы истца об обратном направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, которая не допускается на основании статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в компетенцию суда кассационной инстанции не входит пересмотр фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам также принимается во внимание то, что исходя из принципа правовой определенности решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12).

В результате исследования образцов товара, упаковок и сопутствующих им документов (описаний, приведенных на упаковке, инструкций по применению), а также представленной ответчиком документации на товары судом первой инстанции установлено, что поставлявшиеся в Российскую Федерацию в спорный трехлетний период и фактически вводимые в гражданский оборот обществом "Аллерган СНГ САРЛ" под обозначением "JUVEDERM" товары являются стерильными имплантатами внутридермальными с лидокаином; этот препарат представляет собой гель гиалуроновой кислоты в сочетании с лидокаином гидрохлорида, содержащийся в предварительно заполняемом шприце.

На этом основании суд первой инстанции пришел к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства подтверждают использование спорного товарного знака в значимый для дела период в отношении товара 5-го класса МКТУ "биосовместимые вещества медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин".

В части доводов заявителя кассационной жалобы о неправильной классификации судом первой инстанции товаров, применительно к которым доказано использование спорного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как установлено судом первой инстанции, товары, маркируемые спорным обозначением, представляют собой предварительно заполненные шприцы с инъекционными иглами, наполненные препаратом, предназначенным для инъекций для улучшения состояния области губ и кожи около рта и уменьшения мелких морщин, заполнения средних углублений, восстановления объема лица и т.д. Иными словами, названные товары включают в себя одновременно фармацевтическое изделие инъекционного введения 5-го класса и медицинский инструмент 10-го класса МКТУ, совместно предназначенные для заполнения (сокращения) морщин.

При этом согласно инструкции по применению процедура по использованию такого товара проводится преимущественно медицинским персоналом, под его контролем. Гиалуроновая кислота - это кислота, которая естественным образом вырабатывается в организме человека, является мукополисахаридом (группа углеводных соединений), который, в свою очередь, является важной частью соединительной ткани. В состав имплантата (геля) согласно сведениям о его составе входит также и лидокаин - анестетик для местной и регионарной анестезии, лекарственный препарат. Это свидетельствует о том, что внутридермальный гель может иметь физиологический эффект, поскольку дополнительно содержит указанный лекарственный препарат.

Как установлено судом первой инстанции, шприцы как медицинские устройства имеют целью сохранить вещество и одновременно являются средством доставки данного препарата в кожу, в силу чего шприцы как таковые относятся к 10-му классу МКТУ, но только тогда, когда они продаются и приобретаются пустыми с намерением их использования с различными фармацевтическими препаратами.

Суд первой инстанции в обжалуемом решении также отметил, что биосовместимость - это способность материала встраиваться в организм пациента, не вызывать побочных клинических проявлений и индуцировать клеточный или тканевый ответ, необходимый для достижения оптимального терапевтического эффекта.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что в силу норм Закона об обращении лекарственных средств и их официальных разъяснений товар, маркированный спорным товарным знаком, не может быть отнесен к фармацевтическим препаратам, подлежит отклонению, поскольку определение того, является рассматриваемый товар лекарственным и/или фармацевтическим с точки зрения государственных органов, контролирующих производство и оборот таких средств, не является необходимым, не входит в задачи суда по настоящему делу и не влияет на разрешение данного конкретного спора.

Относимость спорных товаров к той или иной рубрике МКТУ устанавливалась судом с позиций потребителя исходя из функционального назначения таких товаров. При этом основополагающим моментом в рассматриваемой ситуации является установление того, вводились ли товары под спорным обозначением фактически в оборот на территории Российской Федерации как фармацевтическая продукция, при том что не исключено полное или частичное совпадение терминов "фармацевтический", "лекарственный", "медицинский" препарат в восприятии потребителей.

С учетом изложенного оснований для вывода о незаконности обжалуемого судебного акта исходя из содержащихся в кассационной жалобе доводов судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 следует оставить в силе, кассационная жалоба иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners удовлетворению не подлежит.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на уплату государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2018 по делу N СИП-637/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) - Parseghian & Partners - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

C.М. Уколов

В.А. Химичев

А.А. Снегур