Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-345/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-345/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод" (ул. Первомайская, 6, Москва, г. Щербинка, 142171, ОГРН 1025007512474), к иностранному лицу SKY MAN INTERNATIONAL N.V. (Noeveren 56, B-2850 Boom (Belgium)) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1154215 на территории Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод" - Ковылин М.А. (по доверенности от 17.12.2018 N 226) и Курапова А.Г. (по доверенности от 25.04.2018 N 97).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу SKY MAN INTERNATIONAL N.V. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1154215 в отношении зарегистрированных товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явились представители общества.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, отзыва и иных документов не представил.

Копия определения о принятии искового заявления к производству от 18.07.2018, а также запрос о вручении за границей судебных или внесудебных документов с надлежащим образом заверенным переводом на немецкий язык были направлены в адрес компетентного органа Бельгии - Service Public de la Justice Service d'entraide internationale en civile (по месту регистрации ответчика) в порядке, предусмотренном Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965).

В материалы дела 02.10.2018 поступил ответ компетентного органа Бельгии, согласно которому соответствующие документы были вручены ответчику 10.09.2018.

Таким образом, ответчик был надлежащим образом извещен о начавшемся в отношении него судебном процессе.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Информация и текст определения об отложении судебного заседания были своевременно размещены в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда (http://kad.arbitr.ru).

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в суд также не направил.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, указав, что на основании Мадридского Соглашения о международной регистрации от 14.04.1891 года ведение Реестра международных регистраций знаков осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатент не уполномочен предоставлять выписки из международного реестра.

Также в своем отзыве Роспатент указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители общества поддержали заявленные требования, просили их удовлетворить.

В обоснование иска общество указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

В частности, общество сообщило, что оно образовано в 2002 году, основным видом его деятельности является производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек, то есть истец осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка, что и ответчик.

Также истец сообщил, что им 07.05.2018 подана заявка N 2018718423 в Роспатент на государственную регистрацию обозначения "Skymaks" в качестве товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ, в том числе и товаров, указанных в спорной международной регистрации. В результате экспертизы по указанной заявке Роспатентом в адрес истца 18.12.2018 направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика. Также эксперт отметил, что часть товаров связанных с лифтовым и подъемным оборудованием, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, является однородной товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Ответчик, являющийся иностранным юридическим лицом, извещенный надлежащим образом в соответствии с положениями Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключенной в г. Гааге 15.11.1965), отзыва на исковое заявление или иных возражений в суд не направил.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Реестра международных регистраций знаков Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ответчик является правообладателем товарного знака "SKYMAX" по международной регистрации N 1154215 (дата регистрации - 14.02.2013; дата окончания срока действия регистрации - 14.02.2023), зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса МКТУ "motorized hoist for man-riding purposes; lifting devices for the moving of suspended platforms / моторизованный подъемник для целей спуска и подъема людей; подъемные устройства для перемещения подвесных платформ".

Товарный знак охраняется на территории Российской Федерации.

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении товаров 7-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика обществом 12.03.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Ответ на названное предложение не поступал.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом подана в Роспатент заявка N 2018718423 на государственную регистрацию обозначения "Skymaks" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 7-го класса МКТУ, в том числе товаров, относящихся к лифтовому и подъемному оборудованию, комплектующим для такого оборудования.

Оценив обозначение, в отношении которого истцом подана заявка N 2018718423, и спорный товарный знак ответчика по международной регистрации N 1154215, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют сходный словесный элемент "Skymaks" / "SKYMAX".

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 7-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2018718423 и относящиеся к лифтовому и подъемному оборудованию и комплектующим к такому оборудованию, являются либо тождественными, либо однородными товарам 7-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: договор поставки продукции от 28.02.2018 N 98340, заключенный между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Центральное управление ЩЛЗ"; договор поставки продукции от 07.03.2018 N 30495-30496, заключенный между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Урало-Сибирское Управление открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод"; договор поставки продукции от 12.03.2018 N 22734-22736, заключенный между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "КПЛ"; товарные накладные от 11.05.2018 N 1324, от 25.04.2018 N 1157, от 12.04.2018 N 942, от 14.05.2018 N 1328, от 25.04.2018 N 1154.

Оценив представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и реализацией лифтов, подъемных устройств и иных устройств, предназначенных для целей спуска, подъема и перемещения.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 7-го класса МКТУ, для которых зарегистрированный указанный товарный знак, а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 1154215 в отношении указанных товаров.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (12.03.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 12.03.2015 по 11.03.2018 включительно.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Кодекса ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащих удовлетворению заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 7-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1154215 в отношении всех товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с иностранного лица SKY MAN INTERNATIONAL N.V. в пользу открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод" 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

А.А. Снегур