Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 г. по делу N СИП-75/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку доказана заинтересованность истца в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении соответствующих товаров и услуг и отсутствуют надлежащие доказательства его фактического использования со стороны правообладателя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2019 г. по делу N СИП-75/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Мындря Д.И.,

судьи - Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лавровой Е.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гелиос" (б-р Энтузиастов, д. 2, Москва, ОГРН 1047705036939)

к иностранному лицу VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung AG (Schottenring 30 A-1010 Wien (AT))

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1035534 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125593, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явился представитель истца - Аленов В.К. (по доверенности от 01.01.2019 N 95/ГО).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гелиос" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung AG (далее - компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1035534 вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество указывает, что является лицом, оказывающим услуги, входящие в 36-й класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых данный товарный знак зарегистрирован; в его фирменном наименовании содержится указание на вид деятельности - страховая компания; общество использует в своем фирменном наименование слово "ГЕЛИОС", которое является русскоязычной версией слова "HELIOS", лежащее в основе оспариваемого товарного знака.

Также обществом подана заявка в Роспатент N 2017737462 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения , сходного до степени смешения с товарным знаком N 1035534 по международной регистрации, в отношении широкого перечня услуг 36-го класса МКТУ.

Полагая, что правообладателем спорного товарного знака не осуществляется его использование на территории Российской Федерации в течение трех лет до направления предложения, так как в открытых источниках отсутствует информация об обратном, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

От компании по электронной почте поступило письмо, в котором она указывает на то, что товарный знак ответчиком на территории Российской Федерации не используется.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Ответчик, извещавшийся надлежащим образом о дне, месте и времени рассмотрения дела, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителей в суд не направил. Исходя из поступивших от ответчика на электронную почту суда сообщений, у судебной коллегии не имеется сомнений в осведомленности ответчика о начавшемся судебном процессе. В связи с этим неявка представителя компании в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направило, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1035534, зарегистрированного 21.01.2010 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "страхование; финансовая деятельность".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, направил 02.11.2017 в адрес ответчика письмо с предложением о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела письмом в адрес ответчика (т. 1, л.д. 15-18), в котором изложено предложение о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 02.11.2017, что следует из накладной, выданной обществу организацией, осуществляющей экспресс-доставку (т. 1, л.д. 19-21), и тридцатидневный срок на подачу искового заявления. Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом представлены копии следующих документов: устав общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ГЕЛИОС", утвержденный протоколом общества собрания участников от 09.01.2017, из раздела 2 которого следует, что основными видами деятельности общества являются страхование, перестрахование, инвестирование и иное размещение средств, включая страховые резервы (т. 1, л.д. 24-43); лицензия от 16.09.2015 серии ОС N 0397-03, полученная в целях осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (т. 1, л.д. 97); лицензия от 16.09.2015 N СЛ N 0397, полученная в целях осуществления деятельности по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни (т. 1, л.д. 98); лицензия от 16.09.2015 серии СИ N 0397, полученная в целях осуществления деятельности по добровольному имущественному страхованию (т. 1, л.д. 99); лицензия от 16.09.2015 серии ОС N 0397-05, полученная в целях в целях осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (т. 1, л.д. 100); лицензия от 16.09.2015 серии ОС N 0397-04, полученная в целях осуществления деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (т. 1, л.д. 101); лицензия от 16.09.2015 на осуществление деятельности по перестрахованию (т. 1, л.д. 102).

Кроме того, обществом в материалы дела представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой основным видом деятельности общества является страхование, кроме страхования жизни. В качестве дополнительных видов деятельности указаны такие виды деятельности, как: страхование медицинское (ОКВЭД 65.12.1); страхование имущества (ОКВЭД 65.12.2); страхование гражданской ответственности (ОКВЭД 65.12.3), страхование от несчастных случае и болезней (ОКВЭД 65.12.4); прочие виды страхования, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 65.12.9).

Также истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка на предоставление правовой охраны товарному знаку N 2017737462 от 12.09.2017 (т. 1, л.д. 103), поданная в отношении широкого перечня услуг, а именно: "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая".

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (п. 7.2.1 Руководства).

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Согласно пункту 7.2.1.1 Руководства N 128 чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг.

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия полагает, что услуги страхования, которые осуществляет и намерен осуществлять истец, аналогичны услугам страхования, указанным в регистрации спорного товарного знака.

Услуги, охватываемые понятием финансовой деятельности, как следует их смысла положений статьи 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 2, пункта 3 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", пункта 9 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", включают в том числе и услуги страхования, а к числу финансовых организаций могут быть отнесены и страховые организации.

Исходя из приведенных положений, услуги, оказываемые страховыми компаниями, являются по своей по своей природе финансовой деятельностью, поскольку представляют собой деятельность по аккумулированию денежных средств физических и юридических путем получения страховых премий (взносов) с последующей, при условии наступления страхового случая, их выплатой в качестве страхового возмещения. Признаком взаимосвязи страхования и финансовой деятельности является процесс формирования, распределения и использования целевых фондов денежных средств (в том числе страховых фондов).

На основании изложенного и учитывая содержание заявки N 2017737462 от 12.09.2017, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 1035534 в полном объеме.

Ответчик об отсутствии заинтересованности истца не заявлял.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (02.11.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 02.11.2014 по 01.11.2017 включительно.

Ответчиком не были представлены доказательства использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию.

В Суд по интеллектуальным правам 09.01.2019 от ответчика поступил документ, из содержания которого следует, что ответчик отказывается от прав на спорный товарный знак и не претендует на права истца на этот знак, товарный знак не используется в Российской Федерации ни одной из компаний, входящих в группу лиц с ответчиком. Документ содержит фамилии и изображения подписей уполномоченных на представление интересов компании лиц. У судебной коллегии не имеется оснований для недоверия к представленному документу.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гелиос" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1035534 вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung AG в пользу общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гелиос" 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев