Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2019 г. по делу N СИП-727/2018
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 21 февраля 2019 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи - Рогожин С.П.,
судей - Васильева Т.В., Лапшина И.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "МКР" (Проектируемый 4386-й проезд, д. 1, стр. 1, пом. V, комн. 40, Москва, ОГРН 1157746300634) к открытому акционерному обществу "Савушкин продукт" (ул. Янки Купалы, д. 118, г. Брест, Республика Беларусь) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков на территории Российской Федерации по международной регистрации N 1099444, 1090384, 1089862, 1089861, 1088325, 1088323, 1053661,
третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200); при участии в предварительном судебном заседании представителя от общества с ограниченной ответственностью "МКР" - Гукасян А.Ю., по доверенности от 04.06.2018, установил:
общество с ограниченной ответственностью "МКР" (далее - общество "МКР") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Савушкин продукт" (далее - общество "Савушкин продукт") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков на территории Российской Федерации по международной регистрации N 1099444, 1090384, 1089862, 1089861, 1088325, 1088323, 1053661 для части товаров "пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, сиропы для напитков, коктейли на основе пива; ликеры, составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракт хмеля для изготовления пива; составы для изготовления ликеров, эссенции для производства напитков" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).
В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
Ответчик в ранее представленном в материалы дела возражение против иска от 14.12.2018 и его дополнении от 18.01.2019 с заявленными требованиями не согласился, указал, что у истца нет заинтересованности в досрочном прекращении спорных товарных знаков, более того считает что истцу следует отказать в силу положений статьей 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной 20.03.1883 в Париже (далее - Парижская конвенция), поскольку истец хочет осуществить регистрацию на свое имя известного товарного знака.
Также ответчик считает необходимым привлечь в качестве заинтересованного лица на стороне ответчика производителя алкогольных напитков открытого акционерного общества "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко".
Суд рассмотрев настоящее ходатайство с учетом положений абзаца третьего статьи 40 и статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не нашел правовых оснований для привлечения указанного лица как заинтересованного лица, так третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.
В то же время ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе посредством размещения соответствующей информации на сайте суда и в картотеке арбитражных дел, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил.
Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.
Данные обстоятельства в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению спора по существу в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.
В судебном заседании представитель истца настаивал на заявленных требованиях.
При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.
Ответчик является правообладателем товарных знаков:
по международной регистрации N 1099444 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "экстракт хмеля для изготовления пива";
по международной регистрации N 1090384 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "экстракт хмеля для изготовления пива";
по международной регистрации N 1089862 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "эссенции для производства напитков";
по международной регистрации N 1089861 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "эссенции для производства напитков";
по международной регистрации N 1088325 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "пиво";
по международной регистрации N 1088323 (дата приоритета - 22.07.2011) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "пиво";
по международной регистрации N 1053661 (дата приоритета - 15.09.2010) которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29-го класса МКТУ.
Общество "МКР", полагая, что общество "Савушкин продукт" не использует спорные товарные знаки для товаров 32-го "пиво, пиво имбирное, пиво солодовое, сиропы для напитков, коктейли на основе пива; ликеры, составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракт хмеля для изготовления пива; составы для изготовления ликеров, эссенции для производства напитков", указанных в регистрации, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении их правовой охраны в отношении указанных рубрик.
Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, выслушав в судебном заседании представителя истца, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.
Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. Истцом в адрес ответчика 01.08.2018 направлено предложение заинтересованного лица в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ.
Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).
В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.
Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".
Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.
Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).
Таким образом, заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.
В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "МКР" указало, что истцом был заключен контракт N 14/16 от 30.06.2016 с открытым акционерным обществом "Брестский ликеро-водочный завод", являющимся крупнейшим в Республике Беларусь производителем алкогольной продукции, на производство и поставку алкогольной продукции на территорию Российской Федерации. В приложении N 1 от 11.06.2018 к контракту стороны определили наименование товара (водка "Брестъ-Литовскъ") и его количество.
Истец имеет действующую лицензию N 773АП007257 от 18.12.2017 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции со сроком действия с 18.12.2017 по 15.01.2021.
Истец 17.02.2017 подал заявку в Роспатент на регистрацию обозначения "Брест-Литовская" в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ (заявка N 2017705926).
В подтверждение довода об осуществлении истцом подготовки к вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 33-го классов МКТУ под обозначением "Брест-Литовская", обществом "МКР" представлены следующие документы: контракт N 14/16 от 30.03.2016 N 3003/2016; приложение N 11 от 11.06.2018; сведения о заявке N 2017705926, поданной в Роспатент; прайс-лист продукции, выпускаемой обществом "МКР"; договор на разработку дизайна от 04.09.2017; акт сдачи-приемки оказанных услуг от 30.09.2017; платежное поручение N 106 от 23.01.2018; лицензия на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции N 773АП007257 от 18.12.2017.
Представленные доказательства, а также представленное истцом в судебное заседание и осмотренное судом вещественное доказательство, свидетельствуют о том, что общество "МКР" имеет реальное намерение использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации обозначения со словесным элементом "Брест-Литовская" в отношении товаров 33-го класса МКТУ (водка), а также осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, в том числе подало заявку на регистрацию собственного товарного знака.
Как следует из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В пункте 37 Обзора разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.
Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил рассмотрения заявки).
Сопоставив сравниваемые обозначения, судебная коллегия пришла к выводу, что заявленное истцом на регистрацию обозначение и спорные товарные знаки являются сходными до степени смешения, и степень такого сходства в части словесных обозначений является высокой. Вывод о сходстве заявленного на регистрацию товарного знака истцом обозначения со спорными товарными знаками также содержится в уведомлении Роспатента от 28.12.2017.
По вопросу однородности товаров 33-го классов МКТУ, производство которых входит в сферу интересов истца, и заявленных в иске перечне товаров 32-го класса МКТУ суд приходит к следующим выводам.
Истцом заявленный широкий перечень товаров 32-го класса МКТУ, однако, исходя из официальных сведений о регистрации спорных товарных знаков, следует, что весь заявленный перечень товаров не содержится в спорных товарных знаках.
Так товарному знаку по международной регистрации N 1099444 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "экстракт хмеля для изготовления пива", указанных в иске; товарному знаку по международной регистрации N 1090384 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "экстракт хмелея для изготовления пива", указанных в иске; товарному по международной регистрации N 1089862 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "эссенции для производства напитков", указанных в иске; товарному знаку по международной регистрации N 1089861 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "эссенции для производства напитков"; указанных в иске; товарному знаку по международной регистрации N 1088325 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво", указанных в иске; товарному знаку по международной регистрации N 1088323 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво", указанных в иске.
С учетом изложенного заявленные истцом требования в отношении иных товаров, перечисленных в иске (пиво имбирное, пиво солодовое, сиропы для напитков, коктейли на основе пива; ликеры, составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; составы для изготовления ликеров), в отношении вышеперечисленных товарных знаков не могут быть удовлетворены, так как соответствующие товарные позиции в них отсутствуют, тем самым отсутствует предмет спора.
Кроме того товарному знаку по международной регистрации N 1053661 на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в отношении товаров 29-го класса МКТУ, в отношении которых исковые требования не заявлены. Тем самым в отношении указанного товарного знака исковые требования не могут быть удовлетворены, так как отсутствует предмет спора.
В отношении однородности товаров 33-го класса МКТУ, производством и продажей которых занимается истец и товаров "экстракты хмелевые для изготовления пива", "эссенции для изготовления напитков", "пиво", в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, суд пришел к выводу об однородности ввиду совпадения рода (вида) товаров, их потребительских свойств и функционального назначения (объем и цель применения), вида материалов, из которого они изготовлены, взаимодополняемости либо взаимозаменяемости товаров, условий их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.
Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.
Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.
Однородность и сходство до степени смешения, близкое к тождеству, ответчиком не оспорено.
Учитывая изложенное, вопреки доводам ответчика об обратном, коллегия судей пришла к выводу о заинтересованности общества "МКР" в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров "экстракт хмеля для изготовления пива", "эссенции для производства напитков", "пиво" 32-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки.
Также судом отклоняется довод ответчика о применении к истцу положений статьи 6.septis Парижской конвенции и отказе в удовлетворении иска.
Согласно пункту 1 статьи 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.
Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 названной статьи, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование (пункт 2 статьи 6.septies Парижской конвенции).
В тоже время ответчиком суду не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что истец является его агентом или представителем, соответствующие доводы ответчика носят исключительно декларативный характер и документально не подтверждены.
Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 того же Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).
В пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (01.08.2018) период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования спорного товарного знака - с 01.08.2015 по 31.07.2018.
Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.
В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные исковые требований о досрочном прекращении только в отношении товарных знаков по международным регистрациям N 1099444 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "экстракт хмеля для изготовления пива"; N 1090384 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "экстракт хмеля для изготовления пива"; N 1089862 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "эссенции для производства напитков"; N 1089861 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "эссенции для производства напитков"; N 1088325 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво"; N 1088323 в отношении товаров 32-го класса МКТУ "пиво".
В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Код
