Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2019 г. N С01-77/2019 по делу N А09-1584/2018 Суд направил апелляционное определение на новое апелляционное рассмотрение в части взыскания компенсации, поскольку суд не указал какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав на товарные знаки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2019 г. N С01-77/2019 по делу N А09-1584/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 5 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (пр-т Большевиков, д. 34, корп. 2, лит. А, г. Санкт-Петербург, 193232, ОГРН 1037843046141) на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 (судьи Сентюрина И.Г., Волкова Ю.А., Тучкова О.Г.) по делу N А09-1584/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" к индивидуальному предпринимателю Базановой Юлии Викторовне (г. Дятьково, ОГРНИП 313325623100100) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонаж.

Лица, участвующие в деле, уведомленные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Базановой Юлии Викторовне (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 310284 в размере 10 000 руб., N 525275 в размере 10 000 руб., N 3727561 в размере 10 000 руб., 575137 в размере 10 000 руб., N 577514 в размере 10 000 руб. и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на персонаж - "Лунтик" в размере 10 000 руб.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.06.2018 исковые требования удовлетворены частично, с предпринимателя взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонаж в размере 6 000 руб.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 решение Арбитражного суда Брянской области изменено: с предпринимателя взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 310284, 525275, 3727561, 575137, 577514 в размере 10 000 руб., а также взыскана компенсация за нарушение исключительного права на персонаж "Лунтик" в размере 10 000 руб.

Не согласившись с постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 310284, 525275, 3727561, 575137, 577514 в размере 10 000 руб. и в этой части направить дело на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Общество полагает, что судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права, а выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, что повлекло за собой нарушение норм процессуального права.

В обоснование доводов кассационной жалобы общество указывает, что суд апелляционной инстанции незаконно отказал в правовой защите товарных знаков, признав нарушение прав на несколько товарных знаков одним нарушением прав общества на произведение.

По мнению общества, суд апелляционной инстанции ошибочно применил пункт 10 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор), который в настоящем деле применен быть не может, и отказал в защите исключительных прав истца на товарные знаки, необоснованно признав их персонажами, а нарушение единым.

По мнению общества, вывод суда апелляционной инстанции о том, что использование предпринимателем изображений персонажей и названия мультсериала, являющихся частью аудиовизуального произведения анимационного сериала "Лунтик и его друзья", означает нарушение исключительного права на само аудиовизуальное произведение, не соответствует нормам материального права, поскольку в силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), товарный знак и произведение либо его часть (персонаж) имеют разную правовую природу.

Общество считает, что в настоящем деле судом апелляционной инстанции изменены основания иска. Так, истец предъявлял требования о взыскании компенсации на основании подпункта 1 статьи 1301 ГК РФ (за нарушение исключительных прав на персонаж) и на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (нарушение исключительных прав на товарные знаки), а суд, применив пункт 35 Обзора, и не учитывая пункт 32 Обзора, изменил вид компенсации, избранный правообладателем.

Кроме того, общество считает, что суд апелляционной инстанции нарушил требования части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемые к резолютивной части постановления, приняв судебный акт без указания в резолютивной части постановления на то, какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав общества в отношении каждого товарного знака.

От предпринимателя в материалы дела поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он полагает выводы суда апелляционной инстанции законными и обоснованными, в связи с чем просит принятый по делу судебный акт оставить без изменения.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого постановления, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзыве на нее Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Таким образом, при соблюдении установленных законом условий персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное по сути правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 310284, 372761, 525275, 575137, 577514, зарегистрированные в отношении широкого перечня товаров 3-го, 9-го, 16-го, 21-го, 25-го, 28-го, 29-го, 30-го, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В магазине "Мое солнышко", расположенном на цокольном этаже торгового центра "Адмирал" по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 190, 25.09.2017 был приобретен товар - диск в формате DVD с нанесенными на нем товарными знаками и персонажами, владельцем прав на которые является общество.

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным чеком от 25.09.2017 N 147 на сумму 100 руб., диском DVD-R с записанным видеофайлом момента закупки, а также самим контрафактным товаром - диском в формате DVD.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонаж "Лунтик", истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из того, что доказательства передачи ответчику прав на спорные товарные знаки и персонаж не представлено, в то время как сам факт приобретения в торговой точке ответчика указанного товара нашел свое подтверждение представленными в дело доказательствами.

Определяя компенсацию за незаконное использование товарных знаков и персонажа, суд первой инстанции применил правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), и снизил размер компенсации за использование товарных знаков и персонажа ниже минимального размера - до 1000 руб. за каждое допущенное нарушение.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции не согласился, изменил решение суда первой инстанции, взыскав с предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N N 310284, 525275, 3727561, 575137, 577514 в размере 10 000 руб., а также компенсацию за нарушение исключительного права на персонаж "Лунтик" в размере 10 000 руб.

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем случае отсутствуют основания для применения постановления N 28-П и снижения в соответствии с изложенными в нем разъяснениями размера подлежащей взысканию компенсации.

При этом суд апелляционной инстанции указал, что размещенные на полиграфической обложке DVD-диска изображения персонажей "Лунтик", "Вупсень и Пупсень", "Кузя", "Мила" являются персонажами аудиовизуального произведения "Лунтик и его друзья".

С учетом этого, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком нарушены права общества на персонажи аудиовизуального произведения "Лунтик и его друзья".

Суд апелляционной инстанции указал, что при принятии решения судом первой инстанции не были учтены разъяснения, изложенные в пункте 10 Обзора, в соответствии с которым совместное использование нескольких частей и (или) персонажей одного произведения образует один факт использования, что послужило причиной неправильного определения количества допущенных предпринимателем нарушений, их характера.

Суд кассационной инстанции считает данные выводы суда апелляционной инстанции незаконными и необоснованными в связи со следующим.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Обзора, незаконное использование части произведения, названия произведения, персонажа произведения является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны. Совместное использование нескольких частей и (или) персонажей одного произведения образует один факт использования.

Ссылаясь на вышеприведенное разъяснение высшей судебной инстанции, суд апелляционной инстанции не учел, что обществом заявлялось требование не о защите исключительных прав на несколько персонажей одного аудиовизуального произведения, в рамках которого может быть зафиксировано одно нарушение исключительного права на один результат интеллектуальной деятельности, а о защите исключительных прав на несколько самостоятельных средств индивидуализации - товарных знаков, представляющих собой рисованные изображения персонажей, что свидетельствует об иной правовой ситуации, нежели та, которая описана в пункте 10 Обзора.

Суд по интеллектуальным правам также считает обоснованным довод кассационной жалобы об отсутствии в обжалуемых судебных актах указания на то, за нарушение прав на какой именно объект взыскана компенсация в размере 10 000 руб.

Действующими правовыми нормами установлен принцип раздельного определения размера компенсации по каждому объекту, исключительные права на который нарушены.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В пункте 32 Обзора разъяснено, что незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Также в пункте 2 данного Обзора указано, что каждое из музыкальных произведений, содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.

Приведенные разъяснения подлежат применению также к случаям нарушения иных исключительных прав.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, во взаимосвязи с частью 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

Учитывая, что истцом было заявлено не одно требование, а несколько раздельных требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав - в размере по 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 310284, 525275, 172761, 575137, 577514, при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительного права на каждый из данных объектов.

Между тем постановление суда апелляционной инстанции о взыскании 10 000 руб. компенсации не содержит указания на то, какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а дело - направлению в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; правильно определить нормы, подлежащие применению при рассмотрении вопроса о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки; рассмотреть каждое из заявленных истцом требований, определив подлежащий взысканию размер компенсации за нарушение исключительного права на каждый объект - конкретный товарный знак; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 по делу N А09-1584/2018 отменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 310284, N 372761, N 575137, N 577514, N 525275.

В указанной части дело направить на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 по делу N А09-1584/2018 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Н. Погадаев