Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2019 г. по делу N СИП-854/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2019 г. по делу N СИП-854/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2019 г. N С01-588/2019 по делу N СИП-854/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 3 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЗАБАВА" (Андреевский заезд, д. 12/2, г. Сургут, ХМАО - Югра, 628403, ОГРН 1038600504580)

к индивидуальному предпринимателю Маламужу Руслану Анатольевичу (г. Сургут, ОГРНИП 311861722400012) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Сургутская забава" по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ЗАБАВА" - Одинцова О.Л. (по доверенности от 03.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЗАБАВА" (далее - общество "ЗАБАВА", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Маламужу Руслану Анатольевичу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Сургутская забава" по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в судебное заседание не направили.

В обоснование заявленных требований общество указывает, что осуществляет деятельность по реализации алкогольной продукции, имеет лицензию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, а также лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, с середины 2003 года занимается реализацией алкогольной продукции и является обладателем сети магазинов "Русская забава", расположенных на территории города Сургута и Сургутского района и имеет сайт www.zabava86.com, содержащий сведения об ассортименте продукции предлагаемой истцом.

Общество отмечает, что имеет реальное намерение использовать тождественное спорному товарному знаку обозначение в отношении однородных товаров.

Так, общество указывает, что 16.10.2018 осуществлен информационный поиск по словесному обозначению "СУРГУТСКАЯ ЗАБАВА", по результатам которого в составленном отчете указано о тождественности обозначения ответчика с обозначением, заявленным истцом для проведения поиска. Данное обстоятельство, по мнению истца, свидетельствует о невозможности регистрации за истцом аналогичного обозначения в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Общество полагает, что со стороны предпринимателя имеет место злоупотребление правом, поскольку ответчик никогда не использовал спорный товарный знак в отношении указанных в исковом заявлении товаров, а целью регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака являлся запрет третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Ответчик в отзыве требования общества оспорил, просил в иске отказать, ссылаясь на осуществленную им подготовку к использованию товарного знака и наличие лицензионного договора, а также на отсутствие заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся спорного товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Ответчиком ранее было заявлено о рассмотрении дела в его отсутствие.

С учетом изложенного судебное разбирательство дела проведено в отсутствие представителей ответчика и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в полном объеме ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, предприниматель Маламуж Р.А. является правообладателем словесного товарного знака "Сургутская забава" по свидетельству Российской Федерации N 491094, зарегистрированного Роспатентом 02.07.2013 с приоритетом от 14.09.2011, в отношении товаров 32-го "аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и 33-го "аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые" классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании спорного обозначения в отношении заявленных товаров 33-го класса МКТУ, и полагая, что товарный знак не используется ответчиком в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом 12.10.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Однако по истечении двух месяцев от предпринимателя не последовало ответа, в связи с чем общество 14.12.2018 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров/услуг тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно сложившейся правоприменительной практике, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров/услуг, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В подтверждение наличия у общества "ЗАБАВА" заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении истца от 14.12.2018;

фотографии бутылок водки "Сургутская забава" и "Сургутская забава ПРЕМИУМ";

лицензии, предоставленные истцу на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции на розничную продажу алкогольной продукции;

скриншоты интернет страницы сайта истца;

ответ ФГБУ "ФИПС" с актом выполненных работ о проведении информационного поиска по словесному обозначению в отношении заявленного класса;

дистрибьютерское соглашение от 10.11.2015 N 991/16, заключенное между ЗАО "Дистрибьюшен" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), на основании которого поставщик обязался поставить покупателю алкогольную продукцию для целей ее дальнейшей продажи третьим лицам, а покупатель обязался принимать продукцию и оплачивать ее в соответствии с названным договором;

договор поставки товаров от 07.05.2008 N 1283/2, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Мегаполис" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), на основании которого поставщик обязался передать покупателю алкогольную продукцию, а покупатель обязался принять продукцию и оплатить ее;

договор поставки товаров от 01.04.2018 N 22345-18, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Белуга Маркет Восток" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), в соответствии с которым поставщик обязался поставлять покупателю, а покупатель обязался принимать и оплачивать алкогольную продукцию;

счет-фактура от 24.12.2018 N 92824;

счет-фактура от 21.12.2018 N 92602;

договор поставки от 29.03.2016 N 62/16/р, заключенный между обществом "ЗАБАВА" (покупатель) и ЗАО "Игристые вина", согласно которому, поставщик обязался поставить а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора алкогольную продукцию;

договор поставки от 20.01.2017 N 070/0, заключенный между ООО "Евротрейд" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), в соответствии с которым поставщик обязался поставить (передать в собственность), а покупатель в свою очередь обязался принять и оплатить алкогольную продукцию;

договор поставки от 15.02.2017 N 150-02/17, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "ВИННЫЙ ДОМ ИНКЕРМАН" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), согласно которому поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора алкогольную продукцию;

протокол согласования разногласий к договору поставки от 15.02.2017 N 150-02/17;

договор от 01.06.2009 N 12/РФ заключенный между ООО "АЛКОТОРГ" (поставщик) и обществом "ЗАБАВА" (покупатель), согласно которому поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора алкогольную продукцию;

товарные накладные к названным договорам.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении истца, основным видом деятельности общества является торговля оптовая напитками (код ОКВЭД 46.34), в качестве дополнительных видов деятельности также указано: торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта (код ОКВЭД 46.34.21), торговля оптовая пивом (код ОКВЭД 46.34.23), торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.11), торговля розничная напитками в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.25).

Осуществление истцом деятельности по реализации алкогольных напитков подтверждают представленные в материалы дела лицензии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, лицензия Департамента по экономической политике администрации города Сургута на розничную продажу алкогольной продукции (спиртных напитков, водки, вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков, пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре, медовухи), договоры поставки алкогольной продукции и приложенная к ним документация.

В подтверждение сведений о ведении деятельности в сфере реализации алкогольной продукции истцом в материалы дела были представлены также распечатки из сети Интернет с сайта www.zabava86.com о компании, о сфере и территории ее деятельности, фотографии продукции - бутылок водки "Сургутская забава" и "Сургутская забава ПРЕМИУМ".

Кроме того, обществом представлен в материалы дела отчет об информационном поиске в отношении обозначения "СУРГУТСКАЯ ЗАБАВА", составленный федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности".

Из перечисленных доказательств усматривается, что общество "ЗАБАВА" осуществляет деятельность, связанную с реализацией продукции, относящейся к 33-му классу МКТУ.

Коллегией судей также учтено, что Роспатентом установлено тождество товарного знака ответчика с обозначением, заявленным истцом для проведения информационного поиска.

Следовательно, противопоставляемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 491094 препятствует регистрации истцом обозначения "СУРГУТСКАЯ ЗАБАВА" в качестве товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Общество "ЗАБАВА" использует для индивидуализации своей продукции, в том числе обозначения "Сургутская забава" и "Сургутская забава ПРЕМИУМ", сходные до степени смешения со спорным товарным знаком по фонетическому, семантическому и графическому признакам ввиду наличия тождественного словесного элемента, заложенной идеи, а также выполнения буквами кириллицы, что формирует в сознании потребителя одинаковое их восприятие и обусловливает возможность введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, истец фактически участвует на территории Российской Федерации в организации деятельности, связанной с оборотом продукции, относящейся к товарам 33-го класса МКТУ под обозначениями, имеющими высокую степень сходства со спорным товарным знаком ответчика.

Сравнение перечней товаров, вводимых в гражданский оборот истцом, и товаров 33-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, с целью определения их однородности показало, что товары идентичны или однородны, поскольку имеют один род и вид, имеют сходные потребительские свойства и функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, имеют традиционный или преимущественный уклад использования, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров идентичных и однородных товарам 33-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых заявлены исковые требования.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении товаров 33-го класса МКТУ "аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

При этом судебная коллегия отклоняет довод ответчика о том, что истец не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, поскольку при разбирательстве дела N А75-11616/2018 заявлял о том, что данный товарный знак ему не интересен.

Из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765, следует, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров или услуг тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Такая направленность коммерческого интереса истцом доказана совокупностью представленных в материалы настоящего дела доказательств, подтверждающих осуществление истцом предпринимательской деятельности в соответствующей сфере с использованием, в том числе обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении товаров, идентичных и однородных тем, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Коллегия судей отмечает, что истец занимается реализацией именно товаров 33-го класса МКТУ, а не каких-либо иных товаров. Учитывая, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности, суд считает возможным признать деятельность истца по реализации алкогольной продукции однородной указанным в иске товарам 33-го классов МКТУ.

Представленная истцом в материалы дела совокупность доказательств осуществляемой им деятельности, является достаточной для признания общества лицом заинтересованном в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491094.

Доводы ответчика о том, что истец не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении спорного товарного знака, поскольку не представил доказательств купленных оригинальных комплектующих (этикеток, бутылок), договоров с заводами производителями на производство водки под обозначением "Сургутская забава" подлежит отклонению, поскольку заинтересованность истца в досрочном прекращении данного товарного знака подтверждена иными документами, в том числе фотоматериалами продукции истца - водки, на этикетках которых содержатся обозначения "Сургутская забава" и "Сургутская забава ПРЕМИУМ".

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (12.10.2018) период времени, применительно к которому правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 12.10.2015 по 11.10.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование своих возражений против иска истец сослался на то, что поскольку за период с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака (2011 год) до регистрации Роспатентом товарного знака (2013 год) стоимость водки (акциза) выросла в несколько раз с 90 рублей за бутылку до 235 рублей, ответчик в указанный период времени продолжал копить денежные средства для начала производства водки.

Предприниматель отметил, что в 2014 году проводил маркетинговые исследования рынка сбыта товара в розничной сети города Сургута. В 2015 году ответчик заключил маркетинговый договор по продвижению товара путем нахождения покупателей за счет третьих лиц. В том же году ответчик изготовил для рекламы спорного товарного знака форму для хоккейной команды города.

Как указал ответчик, истец, имея доминирующее положение на алкогольном рынке в 2015 году реализовал в розничную сеть Ханты-Мансийского автономного округа - Югры партию водки под спорным обозначением, в связи с чем, ответчик не имел возможности ввести водку "Сургутская забава" в гражданский оборот, поскольку клиенты отказались брать продукцию ответчика, так как ранее уже приобрели ее у истца.

Ответчик указывает на то, что спорный товарный знак используется по лицензионному договору от 22.12.2018, заключенному между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "НИК" (далее - общество "НИК"). Данное общество имеет договор с заводом производителем от 22.11.2018. Также ответчик указывает на то, что имеет договор на разработку рецептуры и на покупку оригинальных комплектующих.

В обоснование указанных обстоятельств предприниматель представил в материалы дела копии следующих документов:

договор на оказание услуг от 17.03.2014, заключенный между предпринимателем Маламуж Р.А. (заказчик) и ООО "Асгард" (исполнитель), согласно которому исполнитель обязался провести работу по маркетинговому исследованию рынка сбыта - приобретения товара в розничной сети магазинов оговоренного сторонами в приложении N 1 к настоящему договору, а заказчик обязуется оплатить исполнителю проделанную работу;

приложение N 1 к договору оказания услуг N 8;

акт о приемке выполненных работ от 14.07.2014 N 8/1;

договор на оказание маркетинговых услуг от 13.04.2015, заключенный между ООО "МАК" (исполнитель) и предпринимателем Маламуж Р.А. (заказчик), согласно которому заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязанность оказать маркетинговые услуги по продвижению товара на рынке путем нахождения в срок до 31 декабря 2015 года покупателя на товар водка "Сургутская забава" 0,5 л;

договор оказания услуг от 09.08.2018 N 19/08 с приложениями (спецификацией от 09.08.2018 и графиком платежей), заключенный между ООО "Регион Северо-Запад" (исполнитель) и предпринимателем Маламужем Р.А. (заказчик), на основании которого исполнитель принял на себя обязательства по оказанию заказчику услуг по разработке и организации производства и поставок эксклюзивной алкогольной продукции заводом-изготовителем;

лицензионный договор от 22.12.2018 заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "НИК" (лицензиат) и индивидуальным предпринимателем Маламуж Р.А. (лицензиар), согласно которому лицензиар предоставил лицензиату на срок действия настоящего договора на территории Российской Федерации за вознаграждение, неисключительную лицензию на использование товарного знака "Сургутская забава" по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ, поименованных в свидетельстве;

заявление от 21.01.2019 в Роспатент о регистрации лицензионного договора от 22.12.2018;

договор поставки алкогольной продукции ОА "Пермалко" от 22.11.2018 N 455-18, заключенный между акционерным обществом "Пермалко" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "НИК" (покупатель), согласно которому поставщик обязался поставлять покупателю партиями производимый им товар, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него денежную сумму в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором;

фотография хоккейной формы.

Оценив представленные ответчиком доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам норм статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что упомянутые выше документы (договоры на проведение маркетинговых услуг, на разработку и организацию производства и поставок эксклюзивной алкогольной продукции заводом-изготовителем) свидетельствуют лишь о намерении ответчика использовать спорное обозначение в будущем, однако не подтверждают фактическое использование спорного товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ в исковой период, а следовательно не подтверждают использование спорного товарного знака.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Вопреки названным положениям в отзыве ответчик пояснил, что не использовал спорный товарный знак в период с 2011 по 2013 годы, поскольку осуществлял попытку накопить денежные средства на производство водки, в 2015 году не имел возможности реализовать свою продукцию, поскольку истец, имея доминирующее положение на алкогольном рынке, реализовал в розничную сеть ХМАО - Югры партию водки под спорным обозначением, в связи с чем клиенты отказались брать продукцию ответчика, так как ранее приобрели ее у истца.

Суд полагает, что названные ответчиком причины неиспользования спорного товарного знака не могут быть признаны уважительными, являются голословными и не подтвержденными какими-либо доказательствами.

Представленные в материалы дела лицензионный договор от 22.12.2018, заявление о регистрации лицензионного договора от 22.12.2018, договор поставки алкогольной продукции от 22.11.2018 отклоняются судебной коллегией, поскольку не относятся к спорному периоду доказывания использования товарного знака.

Иных доказательств использования товарного знака с разрешением и под контролем правообладателя, относящихся к рассматриваемому периоду, предпринимателем в материалы дела представлено не было.

Представленная в материалы дела фотография формы для хоккейной команды с изображением спорного обозначения не свидетельствует об использовании предпринимателем товарного знака в отношении спорных товаров 33-го класса МКТУ, а кроме того, не содержит указания на дату ее создания, в связи с чем также не может являться относимым к настоящему делу доказательством.

Судебная коллегия учитывает, что доказательств реального ввода в гражданский оборот товаров 33-го класса с использованием спорного товарного знака, ответчиком в материалы настоящего дела не представлено.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

По смыслу приведенной процессуальной нормы преюдициальное значение могут иметь только юридические факты материально-правового содержания, но не те факты, установление которых имеет процессуальное значение. Иными словами, по смыслу приведенной правовой нормы преюдиция - это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной и (или) резолютивной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами.

При этом преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом.

Преюдициальность имеет свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Среди этих фактов могут быть те, которые оказались бесспорными, и те, которые суд ошибочно включил в предмет доказывания по делу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во вступившем в законную силу судебном акте, обладают преюдициальностью. Субъективные пределы - это наличие одних и тех же лиц, участвующих в деле, или их правопреемников в первоначальном и последующем процессах.

Таким образом, преюдициальным является обстоятельство, имеющее значение для правильного рассмотрения дела, установленное судом и изложенное во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами, а не обстоятельство, которое должно быть установлено. При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, хотя и отраженные в судебном акте, могут не иметь преюдициального значения, если они не исследовались, не оценивались, не входили в предмет доказывания.

На основании изложенного, судебная коллегия соглашается с доводом истца о преюдициальном характере для настоящего спора выводов сделанных Восьмым арбитражным апелляционным судом в постановлении от 19.03.2019 по делу N А75-11616/2018, поскольку в указанном деле, участниками которого являлись те же лица, что и в настоящем деле, устанавливались обстоятельства имеющие значение для настоящего дела.

Так, Восьмым арбитражным апелляционным судом в постановлении от 19.03.2019 по делу N А75-11616/2018, установлено, что с момента регистрации Маломужа Р.А. в качестве индивидуального предпринимателя, он не производил и не продавал алкогольных и иных напитков, перечисленных в свидетельстве на товарный знак.

Судами учтено, что для осуществления деятельности, связанной с производством, хранением или реализацией алкогольной продукции, необходимо иметь соответствующую лицензию (требование Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"). В то время как, сведения о лицензировании предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) отсутствуют.

Более того, Маломуж Р.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2011 году с указанием одного единственного вида деятельности (он же основной) - "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки".

Суды, учитывая представленные в материалы дела доказательства (нулевую декларацию, уведомление из ИФНС о том, что предприниматель не имеет расчетных счетов, а также письмо инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в котором указано об отсутствии сведений об открытых (закрытых) расчетных счетах предпринимателя Маломужа Р.А. и о не предоставлении им налоговой отчетности за 2012 - 2018 годы) пришли к выводу о том, что предприниматель Маломуж Р.А. фактически не вел никакой предпринимательской деятельности.

Данные выводы судов по делу N А75-11616/2018 предпринимателем в настоящем деле не опровергнуты, доказательства ведения предпринимательской деятельности в материалы настоящего дела предпринимателем также не представлены, равно как не представлены доказательства использования товарного знака в отношении спорных товарных позиций в исследуемый в рамках настоящего дела период.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не доказал факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении товаров 33-го класса МКТУ в исследуемый период.

Также ответчиком не представлено каких-либо доказательств в подтверждение довода о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в отношении заявленных товаров в исследуемый период.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах с учетом полной доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ и отсутствием доказательств его использования со стороны ответчика исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вместе с тем довод истца о наличии в действиях ответчика признаков злоупотребления правом при регистрации спорного обозначения, не имеет значения для настоящего спора, поскольку вопрос добросовестности правообладателя при регистрации товарного знака не входит в предмет доказывания по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "ЗАБАВА" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 491094 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Маламужа Руслана Анатольевича (ОГРНИП 311861722400012) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЗАБАВА" (ОГРН 1038600504580) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова