Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2019 г. по делу N СИП-674/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака, поскольку довод заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования и представленные в обоснование данного довода доказательства подлежали учету, и могли повлиять на принятие решения по результатам его рассмотрения (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2019 г. по делу N СИП-674/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2019 г. N С01-550/2019 по делу N СИП-674/2018 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица - 2112 SRL (Via Aristide de togni 7, 20123 Milan MI, Italy) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 2, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016705983.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - 2112 SRL - Чиженок М.В. (по доверенности от 21.09.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - 2112 SRL (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (далее - административный орган) от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака "" по заявке N 2016705983.

Представитель компании в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Роспатент в отзыве и его представитель в ходе судебного заседания требования компании оспорил, просили в его удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего. Компанией 29.02.2016 в Роспатент была подана заявка N 2016705983 на государственную регистрацию товарного знака "" в отношении товаров "кошельки; портмоне; портфели (кожгалантерея); сумки; сумки женские" 18-го и "галстуки; колготки; носки; обувь; одежда; перчатки (одежда); платки шейные; пояса (одежда); уборы головные" 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Роспатента 18.10.2017 в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было отказано по мотиву несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Компания 11.01.2018 обратилась к руководителю Роспатента с жалобой на действия (бездействия) должностных лиц административного органа, ответственных за рассмотрение заявки N 2016705983 на регистрацию товарного знака.

Роспатент в ответ на жалобу компании сообщил, что заявитель вправе обратиться с возражением на принятое 18.10.2017 Роспатентом решение.

Компания 19.02.2018 обратилась в Роспатент с возражением на вышеназванное решение Роспатента.

Возражение было мотивировано следующими доводами.

Роспатентом фактически не оценены 392 страниц публикаций с рекламой товаров компании, представленные заявителем в обоснование довода о различительной (приобретенной) способности заявленного обозначения.

По мнению компании, решение было вынесено с нарушением действующих правил (регламентов).

Компания считает, что заявленное обозначение не является общепринятым символом по отношению к товарам 18 и 25-го классов МКТУ, не приводится в каких-либо справочниках или словарях, описывающих товары указанных классов. Не имеется оснований полагать, что само по себе спорное обозначение не обладает различительной способностью без привязки к каким-либо товарам, поскольку нумерация короткими числами по определению отличает обозначаемые объекты.

По утверждению компании, число "21" в заявленном обозначении не является случайным числом, которое трудно запомнить и отличить от другого числа, а хорошо знакомым потребителю числом, обладающем особой семантикой, так как данное число ассоциируется с целым рядом известных культурных явлений: с популярной карточной игрой Блэк-джек, известной в России также как "Очко", с возрастом совершеннолетия 21 год, установленным во многих странах мира, с текущим 21-ым веком по григорианскому календарю. Знак "номер" в заявленном обозначении (N) изображен в необычной для российской традиции манере (в России стандартным изображением данного знака является "N"). В связи с чем, по мнению компании, российский потребитель не будет однозначно ассоциировать этот знак с обозначением номера. Напротив, возможна альтернативная семантика: латинская буква "N" со знаком градуса "°".

Кроме того, как указала компания, цифра 21 в заявленном обозначении является датой рождения ее владельца - Alessandro Dell'Acqua, а также первыми двумя цифрами фирменного наименования заявителя, тогда как вторые две цифры обозначают месяц (декабрь) рождения владельца компании.

Компания обратила внимание Роспатента на то, что заявленное обозначение признано охраноспособным и зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах, в том числе на всей территории Европейского Сообщества (свидетельство OHIM N 008777229), в Канаде (свидетельство N 1,585,968), в Гонконге (свидетельство N 302315231), а также на территории России в составе комбинированного товарного знака по международной регистрации N 1243662 (без дискламации элементов в него входящих).

Как утверждает компания, упомянутый Alessandro Dell'Acqua свою первую коллекцию продемонстрировал на показе Milano Moda Donna в марте 1996 года. Коллекция получила высокие отзывы, и это было творческим дебютом итальянского дизайнера. В июне 2002 года ему была присуждена награда "Oscar della Moda" как дизайнеру модной женской одежды.

Товары с заявленным обозначением поставляются компанией на территорию России с 2011 года, могут быть приобретены в магазинах, расположенных во многих городах России. Кроме того, товары заявителя, представлены в его интеренет-магазине www.numeroventuno.com, где их можно приобрести с доставкой в Россию.

Имеется большое количество публикаций в российских средствах массовой информации, упоминающих данный бренд, в том числе в таких журналах как "Grazia", "Glamour", "Vogue", "ELLE", "Cosmopolitan", "Maxim", "Tatler", "Harper's Bazaar", "SNC", "Коммерсантъ WEEKEND" и многих других.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просил отменить решение Роспатента от 18.10.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 и 25-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 27.07.2018 возражение компании оставлено без удовлетворения, решение Роспатента от 18.10.2018 оставлено в силе.

Так, Роспатент пришел к выводу, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в нарушение пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает различительной способностью.

Проведя анализ заявленного на регистрацию обозначения "", Роспатент установил, что оно представляет собой сочетание символа "" и цифр "", выполненных стандартным шрифтом и, как следствие, представляет собой сочетание указанных символа и цифр.

Также Роспатент констатировал, что в заявленном обозначении символ "" воспринимается как знак "номер", поскольку изображен рядом с цифрами "".

При этом Роспатент констатировал, что указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Как следствие, Роспатент сделал вывод, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом Роспатент отклонил как неубедительные доводы компании о том, что обозначение "" нельзя отнести к простым комбинациям цифр, не имеющих смыслового значения и не способных различать товары, поскольку данное обозначение ассоциируется с рядом известных культурных явлений, таких как: популярная игра "Блэк-джэк", текущий 21-й век по григорианскому календарю, с возрастом, с которого разрешена продажа алкогольной продукции в большинстве штатов США. Так, Роспатент указал, что вышеперечисленные явления не имеют какого-либо отношения к деятельности компании и существуют абстрактно, при том, что само по себе спорное обозначение не способно порождать необходимых и достаточных ассоциаций для запоминания его потребителями как средство индивидуализации товаров/услуг конкретного лица.

В отношении документов, которые представил заявитель в подтверждение различительной способности заявленного обозначения, Роспатент указал, что их недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается Роспатентом тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных таким знаком. Кроме того, в представленных материалах содержится иное обозначение, отличающееся от заявленного, поскольку значок "°" расположен не в верхней части буквы "N", а рядом или в нижней части.

Довод заявителя о зарегистрированном знаке по международной регистрации N 1243662, в состав которого входит заявленное обозначение, не был принят во внимание Роспатентом, поскольку указанный знак зарегистрирован в целом как композиция, имеющая уровень восприятия отличный от восприятия отдельных входящих в ее состав элементов.

Компания, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 19.02.2018, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным.

В обоснование своих требований компания указывает, что оспариваемое решение не содержит выводов об отсутствии различительной способности у спорного обозначения в целом. По мнению компании, для вывода об отсутствии различительной способности у спорного обозначения недостаточно установить неохраноспособность его отдельных элементов. Компания также указывает, что в решением Роспатента не установлено являются ли элементы, из которых состоит спорное обозначение элементами, перечисленными в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом компания обращает внимание на то, что согласно указанной выше правовой норме основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в связи с составом товарного знака ограничено указанием на конкретные виды элементов и не охарактеризованы обобщенным понятием "неохраняемые элементы" или "элементы, не обладающие различительной способностью".

Компания также считает вывод Роспатента о недостаточности представленных доказательств для вывода о наличии приобретенной различительной способности у спорного обозначения, противоречащим материалам заявки на регистрацию спорного обозначения.

Так, компания указывает, что сведения об объемах продаж в Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением, были представлены в стоимостном выражении с разбиением на годы на странице 3 ответа компании от 07.08.2017 на уведомление Роспатента о результатах экспертизы спорного обозначения и на странице 4 возражения от 19.02.2018; о территории реализации в Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком, - были представлены в приложениях [15-42], в которых содержатся копии счетов на поставку товаров в том числе, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нальчике, Махачкале; о длительности и регулярности использования товарного знака - содержится в материалах заявки на регистрацию спорного обозначения, в виде указаний на даты выставления счетов на поставку товаров (2013 - 2016 годы), в виде указаний на объемы продаж с разбиением на годы (2011 - 2016 годы).

Кроме того, компания полагает, что вывод Роспатента о том, что в представленных доказательствах содержится иное обозначение, которое отличается от заявленного, поскольку значок "°" расположен не в верхней части буквы "N", а рядом либо в нижней части, противоречит материалам дела. Как отмечает компания, в его ответе от 07.08.2017 на уведомление Роспатента о результатах экспертизы заявленного обозначения и в приложении [7-13] к названному ответу приводились изображения товаров, маркированных товарным знаком, выполненным в том же виде, что и заявленное на регистрацию обозначение.

По мнению компании, в случае, когда товарный знак был приведен в измененном виде "" вместо заявленного на регистрацию "N°21", такое использование товарного знака может быть расценено как использование его с изменением его отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим различительную способность.

Компания также обращает внимание суда на то, что ее доводы о нарушении Роспатентом административного регламента при проведении экспертизы по настоящей заявке Роспатентом рассмотрены не были.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.02.2016) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Правила от 20.07.2015 N 482).

Доводы, изложенные в заявлении, сводятся к несогласию компании с выводом Роспатента о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит судебной проверке именно на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента об отсутствии различительной способности у спорного обозначения.

Так, проанализировав спорное обозначение с позиций рядовых потребителей товаров 18 и 25-го классов МКТУ, коллегия судей пришла к аналогичному выводу о том, что оно состоит из элементов, не обладающих различительной способностью, а именно числа "21" и символа "N", который воспринимается именно как значок "номер". При этом, поскольку указанные элементы не имеют оригинального графического исполнения, Роспатент пришел к правомерному выводу, что и их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Вопреки доводу заявителя, в оспариваемом решении Роспатентом сделан вывод как об отсутствии различительной способности входящих в заявленное обозначение элементов, так и об отсутствии различительной способности обозначения в целом (страница 7 оспариваемого решения Роспатента).

Вместе с тем заявитель указывает также на отсутствие в оспариваемом решении Роспатента оценки представленных им документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности спорного обозначения (сведений об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, длительности и регулярности использования, объеме затрат на рекламу, об информировании потребителя о товарах компании, маркированных спорным обозначением).

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положение пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил от 20.07.2015 N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, и подлежавшему применению Роспатентом при рассмотрении заявки и возражения, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

В обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности компанией в Роспатент представлены документы, содержащие сведения об объемах реализации товаров со спорным обозначением с 2011 по 2014 годы, о территории реализации продукции в Российской Федерации, о длительности и регулярности использования спорного обозначения (с 2011 по 2016 годы).

Исследовав указанные документы, судебная коллегия пришла к выводу о том, что они согласуются с вышеприведенными положениями подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 35 Правил от 20.07.2015 N 482, как следствие, подлежали оценке со стороны Роспатента. Вместе с тем Роспатентом в нарушение пункта 66 Административного регламента фактически не была дана оценка представленным компанией доказательствам.

Как усматривается из содержания оспариваемого решения, Роспатент ограничился общим выводом о том, что представленные заявителем документы, не являются достаточными для подтверждения приобретения спорным обозначением различительной способности, не мотивировав свои выводы относительно того, по каким причинам вышеуказанные доказательства не могут свидетельствовать о приобретении спорным обозначением различительной способности.

Фактическое уклонение от детального анализа представленных заявителем доказательств является существенным нарушением процедуры рассмотрения заявления.

В отзыве на заявление Роспатент указывает, что в распечатках страниц с интернет-сайтов магазинов "ЦУМ", "Bein", "Боско Аутлет"; журналов "Grazia", "Glamour", "Vogue", "ELLE", "Cosmopolitan", "Maxim", "Tatler", "Harper's", "Bazaar", "SNC", "Коммерсантъ WEEKEND" за 2013 - 2016 годы; инвойсах итальянской компании "GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A" отсутствуют сведения о длительности, объемах и интенсивности использования спорного обозначения, в отношении товаров для которых заявленное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, а также о возникновении у потребителя ассоциативной связи между товарами, маркируемых спорным обозначением и заявителем до даты приоритета заявки N 2016705983.

Роспатент в отзыве отметил также, что инвойсы названной выше компании представлены на иностранном языке без перевода на русский. При этом Роспатент обратил внимание, что данные инвойсы свидетельствуют лишь о 35-ти случаях перемещения через государственную границу российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением, и не доказывает длительность и регулярность продажи таких товаров, а также широкий охват территории их реализации.

В отношении распечаток страниц журналов, содержащих сведения о товарах, в том числе маркированных спорным обозначением, Роспатент пришел к выводу, что они подтверждают лишь деятельность по продвижению продукции в течение трех лет, но не доказывают введение указанных товаров в гражданский оборот.

Роспатент указал в отзыве также, что данные распечатки не могут служить доказательством приобретения дополнительной различительной способности спорным обозначением до даты приоритета для индивидуализации товаров компании, поскольку не содержат сведений и заявителе.

Относительно распечаток с интернет-сайтов магазинов, Роспатент отметил, что они не имеют даты, ввиду чего не могут быть соотнесены с периодом времени до даты подачи заявки N 2016705983 и, как следствие, не могут служить доказательством информированности потребителя о спорном обозначении в этот период времени.

Ссылки компании на объемы продаж продукции под спорным обозначением в период с 2011 по 2016 годы, приведенные ею в возражении, Роспатент в отзыве посчитал документально не подтвержденными, в связи с чем, по мнению уполномоченного органа, они также не могут являться доказательством введения указанных товаров в гражданский оборот в названный период времени.

В отношении довода заявителя о том, что Роспатентом не были исследованы распечатки публикаций, содержащих сведения о товарах, в том числе маркированных спорным обозначением, административный орган в отзыве отметил следующее. Данные распечатки публикаций фактически были оценены Роспатентом и сделан вывод о том, что они не подтверждают факт приобретения спорным обозначением различительной способности до даты приоритета для индивидуализации товаров компании.

Вместе с тем соответствующие выводы и анализ приведены Роспатентом лишь в суде, в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствуют.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что настоящее дело рассматривается по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

В связи с этим отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента, содержащий отличное (дополнительное) обоснование принятого решения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного правового акта.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017 и от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017.

Кроме того, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 N 301-КГ14-6313 по делу N А82-14439/2012 изложена правовая позиция, в соответствии с которой право суда принимать от участвующих в деле лиц доказательства в подтверждение своих позиций по существу спора и давать им оценку не должно подменять собой компетенцию антимонопольного органа, на который законом возложена обязанность по выявлению и установлению в действиях (бездействии) признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Данный подход подлежит применению и при рассмотрении споров о признании недействительными ненормативных актов Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента подлежит оценке судом только исходя из выводов и оценок, содержащихся непосредственно в этом решении.

Суд полагает, что довод заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования и представленные в обоснование данного довода доказательства подлежали учету Роспатентом при рассмотрении возражения, поскольку обстоятельства, на которые ссылался заявитель в мотивированном возражении, уже существовали на момент рассмотрения заявки и возражения и могли повлиять на принятие решения по результатам его рассмотрения.

При данных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 27.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016705983, подлежит признанию недействительным, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

В пункте 52 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 названного постановления, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 названной статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение повторно с учетом решения суда.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании от 19.02.2018 с учетом настоящего судебного решения. Оснований для обязания Роспатент повторно рассмотреть не возражение на отказ в регистрации товарного знака, а заявку компании на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, как о том просит компания в резолютивной части своего заявления, судом не усматривается.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 000 рублей подлежат возмещению заявителю за счет Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранного лица - 2112 SRL удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения 19.02.2018 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2016705983, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица - 2112 SRL, поступившее 19.02.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016705983.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 2, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица - 2112 SRL (Via Aristide de togni 7, 20123 Milan MI, Italy) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур