Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2019 г. N С01-336/2017 по делу N СИП-171/2016 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которым отказано в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны словесному товарному знаку, поскольку само по себе недобросовестное использование, в том числе путем имитации упаковки (даже если таковое и существует), не может повлечь аннулирования товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2019 г. N С01-336/2017 по делу N СИП-171/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 апреля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV (Georges Gilliostraat, 52, 2620, Hemiksem, ) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 по делу N СИП-171/2016 (судьи Васильева Т.В., Лапшина И.В., Погадаев Н.Н.) по заявлению иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "CHEMPIOIL" по свидетельству Российской Федерации N 541527.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранные лица - UAB SCT Lubricants ( pl. 11995112 , Lietuva), SCT Lubricants Limited (Poseidonos, 1, Ledra Business Centre, 2406, Egkomi, Nicosia, Cyprus), Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH (Feldstrasse 154, 22880, Wedel, Deutschland).

В судебном заседании принимали участие представители:

от иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV - Усков В.В. и Родионов М.Ю. (по доверенности от 01.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-393/41);

от иностранного лица - Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH - Ковылин М.А. (по доверенности от 21.11.2018);

от иностранного лица - UAB SCT Lubricants - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 02.08.2017);

от иностранного лица - SCT Lubricants Limited - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 13.06.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2015 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "CHEMPIOIL" по свидетельству Российской Федерации N 541527.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранные лица - UAB SCT Lubricants, SCT Lubricants Limited, Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 заявление иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 заявление иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2018 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 заявление иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Роспатентом и иностранными лицами - UAB SCT Lubricants, SCT Lubricants Limited, Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH представлены письменные пояснения, в которых они не согласились с изложенными в кассационной жалобе доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представитель иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и иностранных лиц - UAB SCT Lubricants, SCT Lubricants Limited, Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH против удовлетворения кассационной жалобы возражали, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, словесный товарный знак "CHEMPIOIL" по свидетельству Российской Федерации N 541527 зарегистрирован Роспатентом 07.05.2015 по заявке N 2013734912 с датой приоритета 10.10.2013 на имя иностранного лица - UAB SCT Lubricants в отношении широкого перечня товаров 1, 3 и 4-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Исключительное право на этот товарный знак перешло к иностранному лицу - SCT Lubricants Limited, а затем к иностранному лицу - Sudheimer Car Technik Vertriebs GmbH.

В Роспатент 10.08.2015 поступило возражение иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вследствие наличия у подателя возражения исключительных прав на сходные до степени смешения словесные товарные знаки "CHAMPION" по свидетельству Российской Федерации N 422728 и "Чемпион" по свидетельству Российской Федерации N 337058, а также на комбинированный товарный знак со словесным элементом "CHAMPION" по международной регистрации N 1059799, имеющие более ранние даты приоритетов и зарегистрированные для однородных товаров.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом принято решение от 29.12.2015 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленные товарные знаки не являются сходными и не способны вызвать смешение маркированных ими товаров с точки зрения информированного потребителя.

Роспатент признал товары, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, однородными, однако посчитал, что такая однородность не влияет на вывод об исключении вероятности смешения таких товарных знаков вследствие отсутствия их сходства.

Не согласившись с названным решением Роспатента, податель возражения обратился в суд с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Проверив выводы Роспатента, сделанные при административном рассмотрении спора, суд первой инстанции согласился с тем, что спорный и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по звуковому, смысловому и графическому признакам, а также на основе общего впечатления.

Суд первой инстанции отклонил ссылку подателя возражения на заключение специалистов Общественного объединения "Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам" от 23.10.2015 N 042-10/15 (далее - Заключение лингвистов), указав, что вопрос сходства обозначений является вопросом факта и разрешается судом с точки зрения рядового потребителя, а не с позиции специалиста-лингвиста.

Суд также подтвердил вывод Роспатента об однородности товаров, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, однако вслед за административным органом посчитал, что отсутствие сходства сравниваемых обозначений исключает вероятность смешения маркируемых ими товаров в гражданском обороте.

Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что судом первой инстанции не был проведен комплексный анализ вероятности смешения товарных знаков, учитывающий не только их звуковое, смысловое и графическое сходство/различие, но и степень различительной способности противопоставленных обозначений, их известности и узнаваемости среди обычных российских потребителей конкретного товара.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении дела лицами, участвующими в деле, представлялись доказательства, которые не были предметом рассмотрения в ходе административного рассмотрения дела, однако суд первой инстанции такие доказательства не исследовал, в том числе на предмет возможности принятия их во внимание при рассмотрении вопроса о законности ненормативного правового акта, принятого без учета этих документов, никакой оценки таким доказательствам не дал.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции, проанализировав сравниваемые обозначения по звуковому, смысловому и графическому признакам, а также на основе общего впечатления пришел к выводу о невысокой степени их сходства.

Суд первой инстанции также исследовал представленные в ходе судебного рассмотрения дела заключение федерального бюджетного учреждения науки "Институт социологии" Российской академии наук от 27.10.2016 N 243-2016 (далее - Заключение от 27.10.2016) и подготовленный ВЦИОМ социологический опрос (2016 год) (далее - Опрос ВЦИОМ) и пришел к выводу о том, что они не могут быть приняты в качестве доказательств, поскольку содержат взаимоисключающие выводы, а отсутствие заполненных со слов респондентов опросных листов не позволяет проверить достоверность таких выводов.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, а также с тем, что невысокая степень сходства сравниваемых обозначений исключает угрозу смешения индивидуализируемых ими товаров в гражданском обороте.

Суд первой инстанции также констатировал, что документы, представленные подателем возражения в Роспатент, не свидетельствуют о приобретении противопоставленными товарными знаками узнаваемости у российских потребителей и высокой различительной способности.

Иные документы, подтверждающие, по мнению подателя возражения, наличие высокой степени узнаваемости противопоставленных товарных знаков у российских потребителей, были расценены судом первой инстанции как изменяющие мотивы поданного возражения, поскольку такие документы не были представлены в Роспатент при рассмотрении спора в административном порядке, а невозможность предоставления их в данный административный орган подателем возражения обоснована не была. Суд первой инстанции указал, что такие документы могут быть представлены в Роспатент с новым возражением.

Вместе с тем суд первой инстанции исследовал документы, которые были истребованы судом у Федеральной таможенной службы по ходатайству подателя возражения, поскольку возможность самостоятельного получения таких документов у него отсутствовала. Однако и по результатам анализа этих документов суд первой инстанции сделал вывод о том, что они не свидетельствуют о приобретении противопоставленными товарными знаками узнаваемости у российских потребителей и высокой различительной способности.

Кроме того, суд первой инстанции не признал подтвержденными документально доводы подателя возражения о недобросовестности действий правообладателя при приобретении исключительного права на спорный товарный знак.

Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение в ином составе суда, президиум Суда по интеллектуальным правам исходил из того, что судом первой инстанции не выполнены указания президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении, которым дело было направлено на новое рассмотрение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции должен был проанализировать доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства (Заключение от 27.10.2016, Опрос ВЦИОМ, Заключение лингвистов) на предмет того, изменяют ли они мотивы, приведенные в возражении в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительной, и в случае, если такие документы будут признаны не изменяющими мотивы возражения, дать оценку этим доказательствам по существу, однако соответствующий анализ в принятом судом первой инстанции решении отсутствует.

Президиум Суда по интеллектуальным правам критически отнесся к выводу суда первой инстанции об отклонении этих доказательств по причине наличия в них взаимоисключающих выводов, указал, что в случае, если они будут признаны не изменяющими мотивы возражения, суду следует дать им оценку по существу.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам не согласился с мнением суда первой инстанции об отклонении без исследования Заключения лингвистов (вследствие отсутствия необходимости исследования вопроса о восприятии сравниваемых обозначений специалистами-лингвистами), указав на наличие в таком заключении сведений, объективно свидетельствующих о существовании определенных морфем русского языка, априори известных большинству его носителей.

Помимо прочего, президиум Суда по интеллектуальным правам счел, что суд первой инстанции не в полной мере исследовал доказательства, подтверждающие, по мнению иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV, недобросовестность действий первоначального правообладателя при регистрации спорного товарного знака.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции признал спорный и противопоставленные товарные знаки не сходными по фонетическому и семантическому критериям; установил отсутствие графического сходства спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками по международной регистрации N 1059799 и по свидетельству Российской Федерации N 337058; учел, что спорный товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 422728 являются сходными по графическому критерию, однако счел, что этот критерий не имеет определяющего значения.

По результатам комплексного анализа по перечисленным критериям, а также с точки зрения общего впечатления от обозначений в целом суд первой инстанции сделал вывод о том, что они не являются сходными.

Суд первой инстанции обратил внимание на однородность товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, однако указал на важность того обстоятельства, что товары, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, относятся к товарам производственно-технического назначения, что обуславливает особенности их оборота и специальность субъекта-потребителя.

Указанные обстоятельства, по мнению суда первой инстанции, свидетельствуют о том, что однородность товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, с учетом установленного отсутствия их сходства не может оказать влияние на вывод об отсутствии возможности (вероятности) смешения в гражданском обороте маркированных ими товаров.

Суд первой инстанции также констатировал, что в решениях иностранных судов, представленных в материалы дела, сделан аналогичный вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Во исполнение обязательных указаний суда кассационной инстанции суд первой инстанции проанализировал различительную способность противопоставленных товарных знаков и из представленных в материалы дела документов не усмотрел, что товары, маркированные противопоставленными товарными знаками, имели большую долю рынка в Российской Федерации на дату приоритета спорного товарного знака и приобрели высокую степень узнаваемости у российского потребителя.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что Заключение лингвистов было представлено подателем возражения в Роспатент, но не одновременно с возражением, а на стадии рассмотрения дела в административном порядке в Палате по патентным спорам, а Отчет ВЦИОМ не представлялся в Роспатент, а был представлен только в материалы судебного дела.

С учетом этого, а также принимая во внимание положения пункта 2.5 Правил подачи возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), суд первой инстанции признал, что эти документы представляют собой отсутствующие в возражении источники информации и не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, то есть являются материалами, изменяющими мотивы возражения, в связи с чем сделал вывод о том, что эти материалы не могут быть учтены при проверке законности вынесенного Роспатентом решения. Суд указал, что такие материалы могут быть использованы при подаче повторного возражения.

Заключение от 27.10.2016, представленное правообладателем, суд первой инстанции отклонил на основании отсутствия в нем информации о возрасте опрошенных респондентов и невозможности в связи с этим соотнести данное заключение с мнением респондентов на дату приоритета спорного товарного знака с учетом специального субъекта - потребителя товаров, маркированных спорными обозначениями.

Судом первой инстанции проанализированы и отклонены как необоснованные доводы подателя возражения о недобросовестности действий первоначального правообладателя спорного товарного знака при приобретении исключительного права на него.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения, о применимых к отношениям сторон нормах материального права, о том, что противопоставленные товарные знаки имеют более раннюю дату приоритета и зарегистрированы для однородных товаров.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV выражает несогласие с выводом суда первой инстанции об отсутствии сходства спорного и противопоставленных товарных знаков и об исключении вероятности смешения в гражданском обороте маркируемых ими товаров.

Заявитель кассационной жалобы считает, что такие ошибочные выводы сделаны судом первой инстанции вследствие того, что им не были учтены и выполнены обязательные указания суда кассационной инстанции, сделанные в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам, которым дело направлено на новое рассмотрение.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не исследовал, изменяют ли дополнительные доказательства - Отчет ВЦИОМ и Заключение лингвистов - мотивы возражения по существу, а лишь констатировал, что эти источники не относятся к общедоступным источникам информации. Иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV указывает, что никакие иные (новые) доводы в пользу отсутствия охраноспособности спорного товарного знака, помимо изложенных в возражении, указанные опрос и заключение не содержат.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, отклонив по формальным основаниям представленные Опрос ВЦИОМ и Заключение лингвистов, суд принял неправильное решение, не учтя восприятие сравниваемых обозначений обычными потребителями, а также нарушив обязательные указания суда кассационной инстанции.

Кроме того, иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV считает ошибочными выводы суда первой инстанции, сделанные по результатам исследования сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, полагает, что судом неправильно определен звуковой ряд и необоснованно установлено наличие в сравниваемых обозначениях разных гласных. Заявитель кассационной жалобы просит принять во внимание то, что в товарном знаке, выполненном в кириллице (Чемпион), первая гласная не может читаться как "а".

Иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV выражает несогласие с мнением суда первой инстанции о том, что спорное обозначение может иметь различные прочтения, указывает, что в заявке на спорный товарный знак сам первоначальный правообладатель привел транслитерацию заявленного на регистрацию обозначения как "ЧЕМПИОЙЛ".

Заявитель кассационной жалобы полагает, что судом первой инстанции сделан неправильный вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений, указывает, что исследование Заключения лингвистов привело бы к иному выводу, просит принять во внимание то, что при направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам счел исследование этого документа необходимым для правильного разрешения спора.

Иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV отмечает, что при вынесении обжалуемого судебного акта суд первой инстанции неправомерно учитывал иностранные судебные решения, не указав каких-либо норм права, регулирующих возможность использования таких решений при рассмотрении настоящего спора.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы иностранного суда не могли быть положены в основу обжалуемого судебного акта.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что при рассмотрении вопроса о добросовестности действий первоначального правообладателя суд первой инстанции не учел то, что правообладатели спорного товарного знака используют при маркировке своих товаров упаковку, имитирующую упаковку правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

При проверке охраноспособности спорного товарного знака суд первой инстанции правильно руководствовался нормами ГК РФ; в целях сравнения спорного и противопоставленных обозначений обоснованно применил критерии установления сходства таких обозначений, заложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32; определил общее впечатление, производимое противопоставляемыми обозначениями; на основании представленных сторонами доказательств и приведенных ими доводов в рамках своих полномочий (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122; далее - Обзор N 122) осуществил сравнение спорного и противопоставляемых обозначений в целом с учетом выявленного общего впечатления (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015); исследовал вероятность смешения маркируемых сравниваемыми обозначениями товаров в гражданском обороте. По результатам полного и всеобъемлющего анализа суд первой инстанции пришел к выводам об отсутствии сходства спорного и противопоставляемых обозначений и о невозможности смешения в гражданском обороте маркируемых ими товаров.

При таких обстоятельствах изложенные в кассационной жалобе доводы, касающиеся неправильного сравнения обозначений по фонетическому и семантическому критерию, по существу, направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных лицами, участвующими в деле, доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV считает, что в том случае, если бы суд первой инстанции не отклонил в качестве доказательств Отчет ВЦИОМ и Заключение лингвистов, то выводы суда первой инстанции об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений и об исключении вероятности смешения в гражданском обороте маркируемых ими товаров были бы иными.

По результатам рассмотрения довода кассационной жалобы о неправомерном отклонении судом первой инстанции в качестве доказательств Отчета ВЦИОМ и Заключения лингвистов президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из пункта 2.5 Правил N 56, возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктом 1.8 этих Правил (возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку), проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Судом первой инстанции установлено, и это не оспаривается заявителем кассационной жалобы, что Заключение лингвистов было представлено им в Роспатент не одновременно с подачей возражения, а на стадии рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам, а Отчет ВЦИОМ в Роспатент не представлялся и приобщен только на стадии судебного рассмотрения спора.

Суд первой инстанции также констатировал, что перечисленные документы не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям. Этот вывод суда заявителем кассационной жалобы не опровергается.

Соглашаясь с выводом суда первой инстанции о том, что в данном конкретном случае документы, представленные не одновременно с возражением, а на стадии рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам (Заключение лингвистов) и при рассмотрении дела в суде (Отчет ВЦИОМ), не относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, изменяют мотивы возражения, президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Установление сходства противопоставляемых обозначений (в том числе по графическому, звуковому, семантическому критериям, а также на основе общего зрительного впечатления) осуществляется Роспатентом и судом с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом подлежит учету то обстоятельство, в отношении каких элементов (сильных или слабых) имеется сходство, сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора N 122).

Вероятность смешения товарных знаков определяется, по общему правилу, исходя степени сходства обозначений и степени однородности товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). Однако вероятность смешения возможна и при низкой степени сходства, но идентичности (или высокой степени однородности) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), от наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, при определении вероятности смешения маркируемых противопоставленными обозначениями товаров Роспатентом и судом могут быть оценены иные обстоятельства: используются ли противопоставленные товарные знаки их правообладателем (или связанными с ним лицами) в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования противопоставленных товарных знаков; степень известности, узнаваемости противопоставленных товарных знаков; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим элементом, (при сходстве объединяющего элемента с таким элементом спорного товарного знака); случаи фактического смешения противопоставляемых обозначений потребителями.

Иными словами, вероятность смешения противопоставляемых товарных знаков определяется по определенным признакам.

Перечисленные обстоятельства (как в отдельности, так и любая их совокупность) подлежат исследованию только в том случае, если возражение содержит соответствующие доводы и в их подтверждение представляются необходимые доказательства (то есть в случае, если такие признаки в возражении приводятся и подтверждаются документально).

При такой ситуации эти признаки (определяемые соответствующими доводами возражения и раскрывающими эти доводы источниками) относятся к мотивам возражения.

В свою очередь, если такие доводы и подтверждающие их источники представлены не одновременно с возражением, а на последующей стадии (в Палате по патентным спорам или в суде), то они изменяют признаки, по которым осуществляется проверка вероятности смешения сравниваемых обозначений, что свидетельствует о том, что они меняют мотивы поданного возражения.

Таким образом, Заключение лингвистов и Обзор ВЦИОМ, указывающие на возможные ассоциативные связи, возникающие у потребителей при восприятии сравниваемых обозначений, а также фактическое смешение обозначений потребителями, являются источниками, меняющими мотивы возражения, и могут послужить основанием для подачи нового возражения.

С учетом изложенного довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно признал Отчет ВЦИОМ и Заключение лингвистов материалами, изменяющими мотивы возражения, подлежит отклонению.

Заявитель кассационной жалобы считает, что при направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам указал суду первой инстанции на необходимость исследования этих документов по существу, полагает, что судом первой инстанции обязательные указания суда кассационной инстанции не выполнены.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам при направлении дела на новое рассмотрение указал именно на то, что суду первой инстанции необходимо проанализировать эти документы на предмет изменения или неизменения ими мотивов возражения, а в случае, если суд придет к выводу о том, что мотивы не изменяются, - исследовать их по существу приведенных в них сведений.

Поскольку судом первой инстанции вопрос о том, изменяют ли такие документы мотивы поданного возражения, исследован, по результатам исследования сделан правильный вывод об изменении этими материалами мотивов возражений, необходимость анализа по существу приведенных в них сведений отсутствовала.

Дополнительные выводы, сделанные судом по результатам оценки этих документов, являлись излишними, однако они не порочат правильный вывод этого суда о невозможности учета данных документов при судебной ревизии оспариваемого решения Роспатента.

Таким образом, довод заявителя кассационной жалобы о неисполнении судом первой инстанции обязательных указаний суда кассационной инстанции своего подтверждения не нашел.

В свою очередь, Заключение от 27.10.2016 было представлено в суд правообладателем спорного товарного знака, в связи с чем подлежало оценке судом первой инстанции по существу (правообладатель лишен иной возможности отстоять охраноспособность обозначения, исключительным правом на которое он обладает).

Однако, поскольку лица, участвующие в деле, не оспаривают вывод суда первой инстанции об отклонении этого доказательства, президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что его неучет не является основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что выводы суда первой инстанции основаны на анализе иностранных судебных решений, полагает, что правовых оснований для использования таких судебных актов не имелось.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает данный довод подлежащим отклонению, поскольку из текста обжалуемого судебного акта усматривается, что судом первой инстанции на основании применимого законодательства и с учетом выработанных судебной практикой подходов сделан самостоятельный полный анализ по вопросу сходства сравниваемых обозначений и вероятности смешения маркируемых ими товаров, после чего указано на аналогичные выводы, сделанные судами иностранных юрисдикций.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что судом при анализе его доводов о недобросовестности правообладателя спорного товарного знака не учтены действия правообладателя спорного товарного знака по имитации упаковки, используемой правообладателем старших товарных знаков, подлежит отклонению, поскольку при рассмотрении настоящего спора имеет значение недобросовестность, присутствующая при регистрации товарного знака. Само по себе недобросовестное использование, в том числе путем имитации упаковки (даже если оно и существует), не может повлечь аннулирование товарного знака, в связи с чем не имеет значения для рассмотрения настоящего спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на иностранное лицо - Wolf Oil Corporation NV.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 по делу N СИП-171/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - Wolf Oil Corporation NV - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина