Определение Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2019 г. по делу N СИП-664/2018 "О назначении экспертизы"

Резолютивная часть определения объявлена 1 апреля 2019 года.

Полный текст определения изготовлен 8 апреля 2019 года.

Судья Суда по интеллектуальным правам Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассматривал в предварительном судебном заседании заявление иностранного лица - ICOS Corporation (Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana, USA, 46285, ID 602480017) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, непубличного акционерного общества "Северная звезда" (ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещ. 47, Москва, 111524, ОГРН 1027700117983) и Евразийского патентного ведомства (М. Черкасский пер., д. 2, 109012, Москва).

В предварительном судебном заседании приняли участие представители:

от иностранной компании ICOS Corporation - Христофоров А.А., Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.04.2018);

от Роспатента - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.05.2018 от 01/32-413/41);

от непубличного акционерного общества "Северная звезда" - Марканов Д.Ю., Мещерякова М.А., Михайлов А.В. (по доверенности от 01.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - ICOS Corporation (далее - компания ICOS) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены непубличное акционерное общество "Северная звезда" (далее - общество) и Евразийское патентное ведомство.

Евразийское патентное ведомство, извещенное надлежащим образом, своего представителя в суд не направило, представив письменный отзыв, который был приобщен к материалам дела.

Обществом было заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы.

Определением суда от 08.02.2019 указанное ходатайство в порядке, предусмотренном статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено, по делу назначена судебно-патентоведческая экспертиза, производство поручено эксперту Пасынку Михаилу Сергеевичу.

Определением суда от 07.03.2019 рассмотрено и удовлетворено заявление компании об отводе эксперта Пасынка М.С. и на 25.03.2019 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу.

В судебном заседании 25.03.2019 суд, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, руководствуясь статьей 146 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил: возобновить производство по делу для повторного рассмотрения ходатайства о назначении экспертизы.

В судебном заседании в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом объявлен перерыв до 01.04.2019.

Со стороны общества и Роспатента представлены списки вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, письма-согласия на проведение экспертизы, списки кандидатур экспертов, доказательства внесения денежных средств за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Заявителем представлены кандидатуры экспертов: Шимановского Николая Львовича, Малахова Сергея Валентиновича, Тихоновой Елены Георгиевны, Агранович Аннеты Михайловны Громаковой Аллы Ивановны.

Третьим лицом представлена кандидатура эксперта: Лалаева Бориса Юрьевича.

Роспатент поддержал кандидатуру эксперта, предложенную третьим лицом.

Заявителем были предложены следующие вопросы:

1. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой фармацевтическую унифицированную дозированную лекарственную форму, пригодную для перорального введения и содержащая от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу, согласно независимого пункта 1 формулы евразийского патента N 005416?

2. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении, предусматривающий введение одной или нескольких унифицированных доз, содержащих от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу, согласно независимого пункта 15 формулы евразийского патента N 005416?

3. Содержит ли публикация WO 97/03675 сведения об объекте, который предоставляет собой применение унифицированной дозы, содержащей от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг соединения, имеющего структурную формулу для приготовления лекарственного средства для введения до максимальной общей дозы 20 мг указанного соединения в день в способе лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении, согласно независимому пункту 28 формулы евразийского патента N 005416?

Роспатентом был предложен следующий вопрос:

Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R, 12aR)-2, 3, 6, 7, 12, 12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4 метилендиоксифенил) пиразино [] пиридо [3,4-b] индол-1,4-диона (тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

Третьим лицом предложены следующие варианты вопросов:

1. В чем, с учетом общих знаний специалиста и/или уровня техники по состоянию на дату приоритета евразийского патента ЕА 005416 состоит смысловое содержание использованного в данном патенте словосочетания "фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма"? Является ли таблетка одной из "фармацевтических унифицированных дозированных лекарственных форм", о которых говорится в евразийском патенте ЕА 005416?

2. Является ли фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы изобретения евразийского патента ЕА 005416, частью предшествующего уровня техники в виде международной публикации WO 97/03675?

3. Раскрыты ли в международной публикации WO 97/03675 все без исключения признаки фармацевтической унифицированной дозированной лекарственной формы, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы изобретения евразийского патента ЕА 005416?

Третьим лицом платежным поручением N 914 от 21.12.2018 года на сумму 35 000 рублей и платежным поручением N 1123 от 22.03.2019 на сумму 35 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Заявителем платежным поручением N 66 от 17.01.2019 года на сумму 45 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Принимая во внимание характер спора, фактические обстоятельства дела, специфику оспоренного патента, суд, руководствуясь статьей 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает необходимым назначить комиссионную судебную экспертизу в области химии.

C учетом представленных кандидатур экспертов и представленных в их обоснование документов, мнения лиц участвующих в деле по представленным кандидатурам, суд полагает необходимым поручить проведение комиссионной экспертизы экспертам, предложенным как заявителем, так и третьим лицом:

Агранович Аннете Михайловне, образование высшее по специальности "химик", кандидат химических наук, общий стаж работы - 47 лет, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 264 (стаж работы в области патентного дела с 1995 года), стаж работы в области химии и биотехнологии - 32 года;

Лалаеву Борису Юрьевичу, образование высшее по специальности "биотехнология", кандидат химических наук, стаж работы в области органической, фармацевтической химии, химической технологии лекарственных веществ, технологии лекарственных препаратов - 17 лет.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2019 по настоящему делу, суд приходит к выводу о том, что перед экспертами следует поставить следующий вопрос:

1. Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R, 12aR)-2, 3, 6, 7, 12, 12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4 метилендиоксифенил) пиразино [] пиридо [3,4-b] индол-1,4-диона (тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

С учетом предмета спора, имеющихся в деле документов и пояснений лиц, участвующих в деле суд не находит оснований для постановки перед экспертом вопросов N 2, 3 в редакции заявителя и вопросов N 1, 2 предложенных третьим лицом, поскольку предложенные варианты по мнению суду некорректно сформулированы и не помогут эксперту в необходимом объеме провести экспертизу.

При изложенных обстоятельствах, в соответствии с ходатайством заявителя и третьего лица, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии суд считает необходимым назначить по делу комиссионную судебную экспертизу (статья 82, 84 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 82, статьями 84, 159, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд, определил:

1. Назначить по делу комиссионную судебную экспертизу в области химии.

2. Проведение экспертизы поручить экспертам:

Агранович Аннете Михайловне, образование высшее по специальности "химик", кандидат химических наук, общий стаж работы - 47 лет, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 264 (стаж работы в области патентного дела с 1995 года), стаж работы в области химии и биотехнологии - 32 года;

Лалаеву Борису Юрьевичу, образование высшее по специальности "биотехнология", кандидат химических наук, стаж работы в области органической, фармацевтической химии, химической технологии лекарственных веществ, технологии лекарственных препаратов - 17 лет.

3. В распоряжение экспертов представить: Евразийский патент на группу изобретений ЕА N 5416 "Унифицированная дозированная лекарственная форма"; источник информации - публикация WO 97/03675 [1].

4. Поставить перед экспертами следующий вопрос:

4.1. Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R, 12aR)-2, 3, 6, 7, 12, 12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4 метилендиоксифенил) пиразино [] пиридо [3,4-b] индол-1,4-диона (тадалафила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?

5. Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив в их адрес расписки, которые подлежат возврату в суд вместе с экспертным заключением.

6. Срок проведения экспертизы установить в течение 20 рабочих дней с момента вручения экспертам документов необходимых для ее проведения.

7. Заключение по результатам экспертизы и счет-фактуру на оплату услуг по экспертизе направить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254.

Судья

Н.Н. Погадаев