Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2019 г. по делу N СИП-664/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против действия на территории РФ евразийского патента, поскольку Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного уровня техники решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2019 г. по делу N СИП-664/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 7 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - ICOS Corporation (Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana, USA, 46285, ID 602480017) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, непубличного акционерного общества "Северная звезда" (ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещ. 47, Москва, 111524, ОГРН 1027700117983) и Евразийского патентного ведомства (М. Черкасский пер., д. 2, 109012, Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - ICOS Corporation - Христофоров А.А., Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.04.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 26.04.2019);

от непубличного акционерного общества "Северная звезда" - Михайлов А.В. (по доверенности от 11.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - ICOS Corporation (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены непубличное акционерное общество "Северная звезда" (далее - общество) и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ).

В обоснование своего требования компания приводит доводы, в которых выражает свое несогласие с выводом Роспатента о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Заявитель отмечает, что запатентованный оспариваемым изобретением режим дозирования тадалафила обеспечивает клинический эффект при лечении сексуальной дисфункции на фоне резкого снижения побочных эффектов, которые наблюдались при использовании более высоких доз тадалафила, известных на дату его приоритета. Таким образом, считает, что технический результат изобретения по оспариваемому патенту как диапазон 1-20 мг до 20 мг тадалафила в день заключается в сохранении терапевтической эффективности при минимальных побочных эффектах. Следовательно, по мнению заявителя, вывод Роспатента о том, что запатентованная доза тадалафила 1-20 мг является частью дозы 0,2-400 мг и 0,5-800 мг согласно заявке от 06.02.1997 WO 97/03675 (далее - источник [1]), не может служить основанием для признания спорного патента не соответствующему условию патентоспособности "новизна", поскольку в источнике [1] отсутствуют сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения, так как в нем отсутствуют сведения о фармацевтической унифицированной дозированной форме для перорального введения, содержащей от 1 до 20 мг тадалафила, до максимальной дозы 20 мг в день, с достижением технического результата, проявляющегося в сохранении эффективности при минимальных побочных эффектах. Кроме того, в источнике [1] отсутствуют примеры, подтверждающие терапевтическую эффективность и безопасность каких-либо конкретных доз соединений из указанных в источнике диапазонов.

Также заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента было принято не единогласно, поскольку председательствующий и ответственный за рассмотрение возражения - Грачева Е.В. не согласилась с мнением остальных членов коллегии (протокол заседания от 29.05.2018), что, по его мнению, является дополнительным обстоятельством, которое может поставить под сомнение правомерность вынесенного Роспатентом решения.

Дополнительно заявитель отмечает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует общепринятой международной патентной практике, в том числе, в Евразийском патентном ведомстве, в соответствии с которой более широкий диапазон, известный из патентного документа уровня техники, не может являться препятствием для признания патентоспособным изобретения, в котором заявлен более узкий (частный) диапазон, даже если он подпадает под известный широкий диапазон, в случае, если узкий диапазон обеспечивает новые и неожиданные свойства в качественном и/или количественном отношении.

В судебном заседании представители компании поддержали доводы, изложенные в заявлении и письменных пояснениях, просили отменить решение, принятое Роспатентом 02.07.2018 по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018.

Представители Роспатента и общества, выступили по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Евразийское патентное ведомство, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направило, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что компания является патентообладателем Евразийского патента ЕА N 005416 на группу изобретений "Унифицированная дозированная лекарственная форма", который выдан по заявке ЕА N 200101008 (патентная классификация - А 61К 31/4985, А 61Р 15/10) с приоритетом от 26.04.2000, и действует со следующей формулой:

1. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма, пригодная для перорального введения и содержащая от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу:

2. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 1, содержащая приблизительно 2-20 мг соединения.

3. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 1, содержащая приблизительно 5-20 мг соединения.

4. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 1, содержащая приблизительно 1-5 мг соединения.

5. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 2, содержащая приблизительно 2,5 мг соединения.

6. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 3, содержащая приблизительно 5 мг соединения.

7. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 3, содержащая приблизительно 10 мг соединения.

8. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 3, содержащая приблизительно 20 мг соединения.

9. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по любому из пп. 1-8, где унифицированная доза находится в форме, выбранной из группы, состоящей из жидкости, таблетки, капсулы и желатиновой капсулы.

10. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по любому из пп. 1-8, где унифицированная доза находится в форме таблетки.

11. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по любому из пп. 1-8, пригодная для использования в лечении состояния, в котором желательным является ингибирование ФДЭ5.

12. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 11, где указанное состояние является сексуальной дисфункцией.

13. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 12, где указанная сексуальная дисфункция является мужской эректильной дисфункцией.

14. Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма по п. 12, где указанная сексуальная дисфункция является нарушением возбуждения у женщин.

15. Способ лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении, предусматривающий введение одной или нескольких унифицированных доз, содержащих от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день, соединения, имеющего структурную формулу:

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 2-20 мг указанного соединения.

17. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 5-20 мг указанного соединения.

18. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 1-5 мг указанного соединения.

19. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 2,5 мг указанного соединения.

20. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 5 мг указанного соединения.

21. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит 10 мг указанного соединения.

22. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит 20 мг указанного соединения.

23. Способ по п. 15, отличающийся тем, что унифицированная доза содержит приблизительно 10 мг указанного соединения и вводится один раз в день.

24. Способ по любому из пп. 15-23, отличающийся тем, что унифицированная доза находится в форме, выбранной из группы, состоящей из жидкости, таблетки, капсулы и желатиновой капсулы.

25. Способ по любому из пп. 15-23, отличающийся тем, что унифицированная доза находится в форме таблетки.

26. Способ по любому из пп. 15-25, отличающийся тем, что сексуальная дисфункция является мужской эректильной дисфункцией.

27. Способ по любому из пп. 15-25, отличающийся тем, что сексуальная дисфункция является нарушением возбуждения у женщин.

28. Применение унифицированной дозы, содержащей от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг соединения, имеющего структурную формулу:

для приготовления лекарственного средства для введения до максимальной общей дозы 20 мг указанного соединения в день в способе лечения сексуальной дисфункции у пациента, нуждающегося в лечении.

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской патентной конвенции (заключена в Москве 09.09.1994), ратифицированной Российской Федерацией законом от 01.06.1995 N 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее - Конвенция), и пунктом 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской Патентной Конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации 01.12.1995 (далее - Патентная инструкция), 31.01.2018 общество подало в Роспатент возражение, мотивированное несоответствием всей группы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", к которому были приложены: заявка WO 97/03675, опубликована 06.02.1997 - [1]; заявка WO 95/19978, опубликована 27.07.1995 - [2]; заявка WO 94/28902, опубликована 22.12.1994 - [3].

В обоснование своих доводов общество указывало, что независимые пункты 1, 11, 15 и 28 формулы изобретения по оспариваемому патенту, основаны на использовании химического соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12a-гексагидро-2-метил-6-(3,4-метилендиоксифенил)пир азино[1',2':1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4дион, также имеющего международное непатентованное наименование тадалафил (далее - тадалафил), которое не соответствуют условию патентоспособности "новизна", поскольку является частью известной уровня техники совокупности признаков по независимым пунктам 1, 11, 15, 28 формулы, а также признакам, включенным в зависимые от них пункты, раскрытым в заявке [1].

В обоснование несоответствия группы изобретений по оспариваемому условию патентоспособности "изобретательский уровень", общество указало, что данная группа не имеет отличительных признаков по отношению к решению [1], так как технический результат, заключающийся в том, что при применении тадалафила проявляется терапевтический эффект, не вызывает сомнения поскольку следует из известного уровня техники решения [1]. Кроме того, из заявки [3] известно средство, представляющее собой силденафил, являющийся аналогом по отношению к тадалафилу, при применении которого также достигается терапевтический эффект. Что касается второго технического результата, заключающегося в том, что совместное применение тадалафила с нитратами устраняет побочные эффекты, проявляющиеся при применении тадалафила по решению, описанному в заявке [2], то он не может быть учтен, поскольку группа изобретений, охарактеризованная в формуле по оспариваемому патенту, не содержит такого признака, как совместное применение фармацевтической унифицированной дозированной лекарственной формы с нитратами.

По результатам рассмотрения данного возражения, решением от 02.07.2018 Роспатент признал недействительным полностью на территории Российской Федерации действие евразийского патента ЕА N 005416.

Признавая недействительным действие евразийского патента ЕА N 005416 на территории Российской Федерации, Роспатент исходил из того, что фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма для перорального введения оспариваемого патента, которая в качестве активного ингредиента включает тадалафил, также раскрыта в заявке [1] в примере 1 (78) (соединение А).

При этом Роспатент установил, что назначением данного средства, является лечение сексуальной дисфункции, как и назначением средства, описанном в заявке [1] - лечение эректильной дисфункции (с. 4, левая колонка, строки 35-40), которая является одной из форм сексуальной дисфункции. Данные соединения согласно оспариваемому патенту и соединения согласно заявке [1] являются избирательными ингибиторами фермента фосфодиэстеразы.

Роспатент также установил, что группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, описывающей фармацевтическую унифицированную дозированную лекарственную форму (независимый пункт 1 формулы), способ лечения сексуальной дисфункции (независимый пункт 15) и применение унифицированной дозы (независимый пункт 28), где также пункт 11 формулы является зависимым от пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Из описания оспариваемого патента (с. 3) Роспатент также установил, что термин "пероральная дозированная лекарственная форма" используется в общем смысле для ссылки на вводимые перорально фармацевтические продукты и включает в себя жидкие готовые лекарственные формы, таблетки, капсулы и желатиновые капсулы; тогда как из источника [1] также известно что соединение А может вводиться пациенту в виде фармацевтического состава перорально (с. 4 строки 35-50) и включается в состав лекарственных форм в виде таблеток (с. 7, пример таблетки для перорального применения А) или капсул (с. 8, пример капсулы).

При этом унифицированная дозированная лекарственная форма по оспариваемому патенту содержит "от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день" тадалафил, как и источник [1], который раскрывает, что соединение А для введения человеку в пероральной форме содержит дозу в интервале 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента (с. 4 строки 34-42). На основании чего определил, что доза 1-20 мг оспариваемого патента является как частью дозы 0,2-400 мг так и частью дозы 0,5-800 мг, известной из источника [1].

Таким образом, исходя из имеющихся фактов, Роспатент пришел к выводу, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного уровня техники, так как все признаки оспариваемого решения известны из источника [1], а значит, решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В связи с этим Роспатент не проводил оценку соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было удовлетворено поданное обществом возражение, в результате чего затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно пункту 2 правила 47 Патентной инструкции проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня осуществляется на дату подачи евразийской заявки, а при испрашивании приоритета - на дату приоритета.

С учетом даты подачи международной заявки (26.04.2000), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает упомянутые Конвенцию и Патентную Инструкцию.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу статьи 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения. Описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.

Как указывалось ранее, Роспатент установил, что группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, описывающей фармацевтическую унифицированную дозированную лекарственную форму (независимый пункт 1 формулы), способ лечения сексуальной дисфункции (независимый пункт 15) и применение унифицированной дозы (независимый пункт 28), где также пункт 11 формулы является зависимым от пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Согласно пункту 1 Правила 3 Патентной инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, - до даты ее приоритета.

Как указано выше, признавая недействительным действие евразийского патента ЕА N 005416 на территории Российской Федерации, Роспатент исходил из того, что фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма для перорального введения оспариваемого патента, которая в качестве активного ингредиента включает тадалафил, также раскрыто в заявке [1] (опубликована 06.02.1997) в примере 1 (78) (соединение А), назначением которого является лечение сексуальной дисфункции. При этом способы приёма указанного препарата, как в оспариваемом патенте (таблетки, капсулы и желатиновые капсулы), так и в источнике [1] (таблетки, капсулы) идентичны, а его доза "от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день" оспариваемого патента, известна из источника [1], который раскрывает, что соединение А для введения человеку в пероральной форме содержит дозу в интервале 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента (с. 4 строки 34-42).

Как следует из пункта 2 правила 47 Патентной инструкции изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

Таким образом, учитывая, что доза 1 -20 мг тадалафила, используемого в оспариваемом патенте в качестве активного ингредиента для лечения сексуальной дисфункции, является как частью дозы 0,2-400 мг так и частью дозы 0,5-800 мг тадалафила, также раскрытого в заявке [1], а способы приёма указанного препарата, как в оспариваемом патенте, так и в источнике [1] идентичны, у Суда по интеллектуальным правам не имеется оснований не согласиться с вышеприведенным выводом Роспатента о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного уровня техники решения [1], что значит, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна", так как из публикации WO 97/03675 [1] известны все признаки группы изобретений по оспариваемому патенту ЕА N 005416.

Поскольку в силу пункта 2 правила 47 Патентной инструкции в отношении изобретения, не обладающего новизной, проверка изобретательского уровня не проводится, по мнению Суда по интеллектуальным правам, Роспатент правомерно не проводил оценку соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Как указано выше, ошибочность вывода Роспатента о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" заявитель усматривает в том, что в источнике [1] отсутствуют сведения о решении, которое имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения, так как в публикации WO 97/03675 отсутствуют сведения о фармацевтической унифицированной дозированной форме для перорального введения, содержащей от 1 до 20 мг тадалафила (соединения А), до максимальной дозы 20 мг в день, с достижением технического результата, проявляющегося в сохранении эффективности при минимальных побочных эффектах.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам не может признать данный довод компании обоснованным.

Как было установлено Роспатентом, фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма для перорального введения оспариваемого патента, которая в качестве активного ингредиента включает тадалафил, также раскрыто в заявке [1] в примере 1 (78) (соединение А), назначением которого тоже является лечение сексуальной дисфункции как и в оспариваемом патенте. При этом способы приёма указанного препарата, как в оспариваемом патенте (таблетки, капсулы и желатиновые капсулы), так и в источнике [1] (таблетки, капсулы) идентичны, а его доза "от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день" оспариваемого патента, известна из источника [1], который раскрывает, что соединение А для введения человеку в пероральной форме содержит дозу в интервале 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента (с. 4 строки 34-42), что указывает на то, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного уровня техники решения.

Следовательно, принимая во внимание, что назначением изобретения по оспариваемому патенту является лечение сексуальной дисфункции, как и в решении [1], в которых в качестве назначения указано на лечение не только половой (сексуальной) дисфункции у мужчин, но и половой (сексуальной) дисфункции у женщин (стр. 4, правая колонка, строки 17-24), а значит, что решение из публикации [1] является средством того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту ЕА N 005416, тогда как запатентованные названными решениями соединения являются избирательными ингибиторами фермента фосфодиэстеразы, а доза 1 -20 мг тадалафила, используемого в оспариваемом патенте в качестве активного ингредиента для лечения сексуальной дисфункции также раскрытого в заявке [1], поскольку является как частью дозы 0,2-400 мг так и частью дозы 0,5-800 мг, раскрытого в противопоставленном решении, Суд по интеллектуальным правам считает, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что все признаки оспариваемого решения известны из публикации [1], включая сведения о фармацевтической унифицированной дозированной форме для перорального введения, содержащей от 1 до 20 мг тадалафила (соединения А), до максимальной дозы 20 мг в день.

Довод компании о том что, отличием спорного изобретения является способность сохранить эффективность при минимальных побочных эффектах, так как дозы до 20 мг тадалафила в день являются гораздо более предпочтительными, поскольку обладают статистически значимой эффективностью при лечении сексуальной дисфункции с одновременным снижением побочных эффектов, не может быть принят во внимание потому, что соответствующие результаты действия заявленной композиции и особенности ее действия, не влияют на вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", поскольку данное обстоятельство устанавливается при проверке оспариваемого изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", которое Роспатентом не устанавливалось в силу отсутствия установленной новизны у оспариваемого решения (пункт 2 правила 47 Патентной инструкции).

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что известный в источнике [1] класс композиций, характеризуемый дозами 0,5-800 мг соотносится с классом композиций по оспариваемому патенту, характеризуемого дозами 1-20 мг, а значит, специалист со всей очевидностью определит композиции с любым содержанием тадалафила из диапазона 1-20 мг, к классу композиций, характеризуемых интервалом доз 0,5-800 мг или 0,2-400 мг.

С целью проверки обоснованности мотивов Роспатента, по ходатайствам заявителя и третьего лица, Судом по интеллектуальным правам в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определением от 08.04.2019 была назначена судебно-патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено Агранович Аннете Михайловне и Лалаеву Борису Юрьевичу.

Перед названными экспертами судом был поставлен вопрос: "Входит ли интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4 метилендиоксифенил)пиразино[1',2':1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4-диона(тадала фила) в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1]?".

Отвечая на указанный вопрос суда, названные эксперты указали, что интервал значений признака изобретения по патенту ЕА N 5416 "содержащий от 1 до 20 мг в день, до максимальной дозы 20 мг в день" соединения (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12а-гексагидро-2-метил-6-(3,4 метилендиоксифенил)пиразино[1',2':1,6]пиридо[3,4-b]индол-1,4-диона(тадала фила) входит в интервалы значений соединения А (тадалафила), указанного в публикации WO 97/03675[1] и соотносится с ними по принципу "уже-шире" (том 14, л.д. 90, 94).

Из чего следует, что получаемые при использовании изобретений по сопоставляемым патентным документам результаты, не могут быть различны, поскольку средства по патенту ЕА N 005416 и публикации [1], содержащие одинаковые компоненты в том же количественном значении, будут придавать указанным средствам одинаковые свойства, независимо от того, что они содержат разные диапазоны интервала значений тадалафила в силу того, что доза 1-20 мг тадалафила, используемого в оспариваемом патенте в качестве активного ингредиента для лечения сексуальной дисфункции также раскрытого в заявке [1], и является как частью дозы 0,2-400 мг так и частью дозы 0,5-800 мг, раскрытого в противопоставленном решении.

Довод компании о том, что публикация [1] не может порочить "новизну" изобретения по оспариваемому патенту по принципу "уже-шире", также несостоятелен потому, что, как указывалось ранее, признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту: "содержащей от 1 до 20 мг в день тадалафила, до максимальной дозы 20 мг тадалафила в день" представлены в виде интервала значений, полностью входящих в интервалы значений, присущих техническому решению [1].

Таким образом, довод компании и ЕАПВ о том, что более широкий диапазон, известный из патентного документа уровня техники, не может являться препятствием для признания патентоспособным изобретения, в котором заявлен более узкий (частный) диапазон, даже если он подпадает под известный широкий диапазон, в случае, если узкий диапазон обеспечивает новые и неожиданные свойства в качественном и/или количественном отношении, признается несостоятельным, поскольку в силу пункта 2 правила 47 Патентной инструкции изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения, что и было установлено в оспариваемом решении Роспатента.

Следовательно, признак "унифицированная дозированная форма для перорального введения, содержащая от 1 до 20 мг в день тадалафила, до максимальной дозы 20 мг тадалафила в день" по патенту ЕА N 005416 и признак "доза от 0,5 до 800 мг в день или от 0,2-400 мг один или несколько раз в день соединений с общей структурной формулой, включающей тадалафил" из публикации [1] соотносятся между собой по принципу "уже-шире".

Довод заявителя о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует общепринятой международной патентной практике, в том числе, в Евразийском патентном ведомстве со ссылкой на решение ЕАПВ от 10.08.2015 (том 10, л.д. 65-77), не может быть принят во внимание, поскольку он не свидетельствует о каком-либо системном подходе, общепринятом в мировой практике к подходу определения новизны изобретения по принципу "уже-шире".

При этом указанное решение не было предметом исследование и оценки Роспатента при рассмотрении поданного обществом возражения.

Из чего следует, что техническое решение по оспариваемому патенту не может соответствовать условию патентоспособности "новизна" (статья 10 Конвенции, пункт 2 правила 47 Патентной инструкции).

В связи с этим доводы компании и ЕАПВ об обратном, признаются Судом по интеллектуальным правам несостоятельными, поскольку они не находят своего подтверждения в исследуемых нормах права и имеющихся в материалах дела доказательствах.

Таким образом, является правомерным вывод Роспатента о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту является частью известного уровня техники решения, поскольку все признаки оспариваемого решения известны из публикации WO 97/03675 [1].

Следовательно, данные обстоятельства с учетом положений статьи 6 Конвенции, пункта 1 Правила 3 и пункта 2 правила 47 Патентной инструкции свидетельствуют о том, что группа изобретений по патенту ЕА N 005416 в том виде, как она охарактеризована в формуле, не соответствует условию патентоспособности "новизна" по отношению к техническому решению, известному из публикации WO 97/03675 [1].

Довод заявителя о том, что оспариваемое решение Роспатента от 02.07.2018 было принято не единогласно, так как председательствующий и ответственный за рассмотрение возражения - Грачева Е.В. не согласилась с мнением остальных членов коллегии (протокол заседания от 29.05.2018), что, по его мнению, является дополнительным обстоятельством, которое может поставить под сомнение правомерность вынесенного Роспатентом решения, Судом по интеллектуальным правам во внимание не принимается, поскольку какое-либо особое мнение, ни доводов его поясняющих, в установленный срок, в том числе в последующем, не представлено, а значит, оснований сомневаться в принятии Роспатентом по результатам рассмотрения возражения от 31.01.2018 против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА N 005416 указанного решения всеми членами коллегии, участвовавших в рассмотрении, у Суда по интеллектуальным правам не имеется.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам считает, что решение Роспатента от 02.07.2018 является законным и обоснованным, поскольку вышеназванные доводы заявителя свидетельствуют лишь о его несогласии с оспариваемым решением, однако не опровергают содержащиеся в оспариваемом решении Роспатента выводы, и не находят своего подтверждения в исследуемых нормах права.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - ICOS Corporation оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин