Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2019 г. N С01-810/2018 по делу N СИП-77/2018 Вывод Роспатента о том, что в данном случае сходство противопоставляемых товарных знаков обусловлено самим фактом вхождения словесного элемента в противопоставленные обозначения, признан судом с учетом изложенного выше не основанным на фактических обстоятельствах, подтвержденных материалами дела. Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемый словесный элемент, выполненный без выделения слогов, подлежит оценке в целом, без разделения на составные части

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2019 г. N С01-810/2018 по делу N СИП-77/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.,

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 по делу N СИП-77/2018 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (Via Cerbaia, 107, Frazione Cerbaia, I-51035 Lamporecchio (PT) Italia, регистрационный номер 00183820471) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 02.05.2017 возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1174331.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Maarshall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, Nederland, ID 819965376).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SENSI VIGNE & VINI S.R.L. - Самыловская Г.С. (по доверенности от 29.03.2019 N 77 АГ 0257759);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-409/41);

от иностранного лица Maarshall Group B.V. - Хорольская А.С. (по доверенности от 12.04.2019 N 002/0419-МГ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо SENSI VIGNE & VINI S.R.L. (далее - компания SENSI VIGNE & VINI S.R.L., заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.10.2017, принятого по результатам рассмотрения поступившего 02.05.2017 возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1174331.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Maarshall Group B.V. (далее - компания Maarshall Group B.V.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2018 требование компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. удовлетворено. Решение Роспатента от 31.10.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331, признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Maarshall Group B.V. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и на ошибочность вследствие этого сделанных судом выводов, просит решение суда от 11.07.2018 отменить, в удовлетворении требований заявителя отказать.

Роспатент полагает, что суд неправильно истолковал и применил пункт 2 статьи 1476, пункт 8 статьи 1483, пункт 6 статьи 1486 ГК РФ, подпункты "а", "б" пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), не принял во внимание пункты 3 и 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту вместо "пункт 6 статьи 1486 ГК РФ" имеется в виду "статья 1486 ГК РФ"

Роспатент полагает, что суд не установил сильные элементы в сравниваемых обозначениях, не дал оценку доводу Роспатента о том, что в спорном товарном знаке таким элементом является единственный охраняемый и выполняющий основную индивидуализирующую функцию словесный элемент "SENSI", входящий и в противопоставленные обозначения, а наличие прочих элементов не создает иного уровня восприятия сравниваемых обозначений потребителями.

По мнению Роспатента, суд не принял во внимание наличие фонетического сходства, обусловленного полным вхождением вышеуказанного элемента спорного товарного знака в состав противопоставленных обозначений и существующего независимо от присутствия в спорном товарном знаке иных, неохраняемых элементов.

Ошибочны, по мнению Роспатента, и выводы суда об отсутствии графического сходства, поскольку в данном случае также не учтены вышеуказанный сильный элемент спорного товарного знака, черно-белая цифровая проработка противопоставляемых обозначений, отсутствие в них графических элементов и несущественность имеющихся различий, не влияющих на общий вывод о сходстве.

Как считает Роспатент, судом первой инстанции не принята во внимание правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, согласно которой при применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ следует учитывать достаточность уже самой опасности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя.

Роспатент также указывает на безосновательность учета судом того факта, что словесный элемент "SENSI" является частью фирменного наименования заявителя, поскольку вопреки требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ заявителем не были представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие, что фирменное наименование заявителя использовалось им в Российской Федерации в отношении товаров, однородных товарам 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); при этом само по себе указанное обстоятельство не влияет на выводы о наличии или отсутствии оснований, приведенных в пункте 6 статьи 1486 ГК РФ.

Определениями президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2018, от 12.11.2018, от 21.01.2019 рассмотрение кассационной жалобы Роспатента откладывалось по ходатайствам компаний SENSI VIGNE & VINI S.R.L. и Maarshall Group B.V. в связи с ведением переговоров о мирном урегулировании спора.

От компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. в материалы дела поступил отзыв на кассационную жалобу, в которой, полагая решение суда первой инстанции законным и обоснованным, компания просит оставить его без изменения.

От компании Maarshall Group B.V. отзыв на кассационную жалобу не поступил.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам, состоявшемся 15.04.2019, представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. пояснил, что планировавшееся к подписанию соглашение о сосуществовании товарных знаков его доверитель заключать не будет. Заявитель считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, полагает верными выводы суда об отсутствии угрозы смешения обозначений в глазах потребителей.

Представитель компании Maarshall Group B.V. поддержал позицию Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L. принадлежит словесный товарный знак "" по международной регистрации N 1174331, зарегистрированный Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.07.2013 в отношении товаров 33-го класса МКТУ с конвенционным приоритетом от 28.06.2013.

В Роспатент 02.05.2017 от компании Maarshall Group B.V. поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, обоснованное тем, что правовая охрана предоставлена ему в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. Компания Maarshall Group B.V. указала, что ей принадлежат исключительные права на товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 523682 с датой приоритета от 24.12.2012 и "" по свидетельству Российской Федерации N 523140 с датой приоритета от 21.03.2013, которые зарегистрированы для индивидуализации однородных товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых, по мнению указанной компании, возможно смешение со спорным товарным знаком и которые имеют более ранние даты приоритета.

Роспатент 31.10.2017 принял решение, которым удовлетворил поданное компанией Maarshall Group B.V. возражение, признав предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331 недействительным полностью на территории Российской Федерации.

Удовлетворяя возражение компании Maarshall Group B.V., Роспатент исходил из того, что спорный и противопоставленные товарные знаки являются сходными, зарегистрированы в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ, а следовательно, в отношении их вероятно смешение и предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1174331 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента от 31.10.2017 было оспорено компанией SENSI VIGNE & VINI S.R.L. в настоящем деле.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L., исходил из того, что сравниваемые товарные знаки имеют отличия как по графическому, так и по фонетическому признаку, влекущие различное восприятие их потребителями, что исключает возможность признания регистрации спорного товарного знака недействительной по заявленному основанию.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя часть четвертую ГК РФ, Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, Правила.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), от степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), от степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), от наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд первой инстанции установил, что спорный товарный знак "" по международной регистрации N 1174331 представляет собой словесно-цифровое обозначение, выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита и арабскими цифрами, которое содержит неохраняемые элементы "18" и "К", расположенные в самом начале обозначения.

Противопоставленные товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 523682 и "" по свидетельству Российской Федерации N 523140 выполнены стандартным шрифтом черного цвета буквами русского и латинского алфавитов. При этом в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 523140 словесный элемент "Сэнсими" является транслитерацией обозначения "SENSIMI" и эти элементы выполнены в две строки, один под другим. Указанные обозначения не имеют значений в каком-либо языке.

Суд установил также, что Роспатент, проведя сопоставительный анализ спорного и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства и установив, что они включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент "SENSI", посчитал, что данного обстоятельства достаточно для признания противопоставленных и спорного товарных знаков сходными до степени смешения.

Суд первой инстанции проанализировал указанный вывод и признал его ошибочным, основываясь на том, что в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом.

Суд установил, что спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, имеет в своем составе словесный элемент "SENSI", который переводится с итальянского языка как "смысл, значение, чувство, ощущение, точка зрения". При этом первыми читаемыми и воспринимаемыми элементами товарного знака являются арабские цифры, образующие число "18", и буквенный элемент "К", предшествующие словесному элементу "SENSI". В совокупности с охраняемым словесным элементом "SENSI" наличие этих символов при восприятии, мысленном и озвученном прочтении обозначения усиливает его фонетическое своеобразие за счет расположения и существенного увеличения количества символов и слогов, существенно влияя, таким образом, на индивидуализирующую функцию товарного знака в целом.

Суд также установил, а участвующие в настоящем деле лица не оспаривают, что в противопоставленных товарных знаках словесные элементы "SENSIMI"/"Сэнсими" не имеют прямого перевода с какого-либо языка и в этом контексте могут быть признаны фантазийными. Словесные элементы этих знаков содержат дополнительные буквенные элементы в окончании обозначения - "mi"/"ми", что также усиливает различие в зрительном восприятии, мысленном прочтении и звучании сравниваемых обозначений.

Установив указанные обстоятельства, суд пришел к тому выводу, что сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее впечатление, обусловленное различиями по графическому и фонетическому критериям; установленные различия не позволяют признать их ассоциирующимися друг с другом в целом.

Вывод Роспатента о том, что в данном случае сходство противопоставляемых товарных знаков обусловлено самим фактом вхождения словесного элемента "SENSI" в противопоставленные обозначения, признан судом с учетом изложенного выше не основанным на фактических обстоятельствах, подтвержденных материалами дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что словесный элемент "sensimi" выполненный без выделения слогов, подлежит оценке в целом без разделения на составные части.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что сходство обозначений обусловлено полным вхождением элемента "sensi" в элемент "sensimi", президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняется.

При установлении обстоятельств вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума от 18.12.2017 по делу N СИП-700/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 N 300-КГ18-3150 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Суд также учел то, что Роспатент при принятии оспариваемого решения не дал правовой оценки доводам заявителя, изложенным в отзыве на возражение компании Maarshall Group B.V., который указывал, что продукция SENSI VIGNE & VINI S.R.L. под обозначением "SENSI" широко известна в том числе на территории Российской Федерации; слово "SENSI" идентифицирует один из словесных элементов фирменного наименования компании SENSI VIGNE & VINI S.R.L., которое было зарегистрировано в реестре предприятий Италии 19.02.1996.

При таких обстоятельствах выводы суда о наличии оснований для признания решения Роспатента недействительным по основанию несоответствия пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и для повторного рассмотрения в Роспатенте возражений компании Maarshall Group B.V. соответствуют положениям части 1 статьи 198, части 5 статьи 200, частей 2, 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и являются правомерными.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судом неправильно применены положения нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства, касающиеся правил сравнения товарных знаков, не учтены правовые позиции высших судебных инстанций, неправильно истолкованы нормы гражданского законодательства об основаниях отказа в государственной регистрации товарных знаков, не могут быть приняты судом кассационной инстанции, поскольку все перечисленные в кассационной жалобе положения судом были применены исходя из материалов конкретного судебного дела, доводам и возражениям участвующих в деле лиц дана правовая оценка в пределах полномочий суда, рассматривающего спор по существу.

Выводы суда мотивированы, основаны на имеющихся в деле доказательствах и не противоречат подлежащим применению нормам материального права и их официальному толкованию.

Суд кассационной инстанции учитывает также, что, как пояснили в судебном заседании представители участвующих в деле лиц, обжалуемый судебный акт Роспатентом исполнен, в удовлетворении возражения отказано решением Роспатента от 25.12.2018, которое не оспорено.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2019 по делу N СИП-77/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 11.07.2018"

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Д.И. Мындря