Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2019 г. по делу N СИП-6/2019 Основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака стал факт того, что его правообладателем не были представлены доказательства фактического использования им лично или под его контролем спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2019 г. по делу N СИП-6/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2019 г. N С01-707/2019 по делу N СИП-6/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 23 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр-д Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175) к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ОГРНИП 308151625600011) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221811 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования, при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Россия, 125993, ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (ул. Сергея Макеева, д. 13, Москва, 123022, ОГРН 107739039240),

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" - Ермакова О.Ю. по доверенности от 18.10.2018;

от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" - Шуртакова Е.Д. по доверенности от 26.03.2018, Буксман А.О. по доверенности о 11.04.2019, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОКЕАН" по свидетельству Российской Федерации N 221811 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое, пищевой лед", вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) и общество с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (далее - общество "Юнилевер Русь").

В обоснование заявленных требований общество указывает, что истец является крупным производителем и поставщиком товара "мороженое" на розничном и оптовом рынках и имеет намерение использовать обозначение "ОКЕАН" для индивидуализации соответствующих товаров.

При этом согласно открытым реестрам федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности", словесный товарный знак "ОКЕАН" зарегистрирован по свидетельству Российской Федерации N 221811 за предпринимателем.

Кроме того, обществом подана в Роспатент заявка N 2018743592 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ОКЕАН", тождественного спорному товарному знаку, в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе в отношении товаров "мороженое", "пищевой лед".

Полагая, что правообладателем спорного товарного знака не осуществляется его использование в течение трехгодичного срока до направления претензии на территории Российской Федерации для маркировки продукции 30-го класса МКТУ, так как в открытых источниках, в том числе в сети Интернет, отсутствует информация об обратном, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

От предпринимателя поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества "Юнилевер Русь". Аналогичное ходатайство 18.03.2019 заявлено самим обществом "Юнилевер Русь". Определением от 20.03.2019 общество "Юнилевер Русь" привлечено к участию в деле в указанном статусе.

Согласно пояснениям предпринимателя им выдано письмо, на основании которого общество "Юнилевер Русь" производит и вводит в коммерческий оборот товар "мороженое" под наименованием "MAX Twister "Океан", а также заключен договор с обществом "Юнилевер Русь" о переходе исключительного права на спорный товарный знак.

По мнению предпринимателя и общества "Юнилевер Русь", выступающего третьим лицом на стороне ответчика, спорный товарный знак используется по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, ввиду чего основания для досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака отсутствуют.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель общества заявленные требования поддержал, просил правовую охрану товарного знака в отношении спорных товаров прекратить, представил суду письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

Представители общества "Юнилевер Русь" против удовлетворения заявленных требований возражали, указали на отсутствие оснований для их удовлетворения, ссылается на использование им спорного товарного знака по разрешению предпринимателя, на переход к обществу "Юнилевер Русь" исключительного права на спорный товарный знак.

Предприниматель и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда первой инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения искового заявления в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем совестного товарного знака "ОКЕАН" по свидетельству Российской Федерации N 221811, зарегистрированного 19.09.2002 в отношении части товаров 29-го (овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; варенье, компоты; яйца; паста томатная; орехи кокосовые и земляные; оливковое масло; хрустящий картофель; чипсы; яичный порошок; цукаты), 30-го (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; пищевой лед; лапша; печенье миндальное; шоколад; ячневая крупа) и услуг 39-го (транспорт (пассажирский, перевозка грузов на судах, речной транспорт) классов МКТУ.

Общество, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, направило 16.10.2018 в адрес предпринимателя письмо с предложением о добровольном отказе предпринимателя от исключительного права на спорный товарный знак в отношении указанной части товаров 30-го класса МКТУ.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения предприниматель не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с обществом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, общество по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось 10.01.2019 в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением в адрес предпринимателя (т. 1, л.д. 29-30) о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении части товаров 30-го класса МКТУ, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 16.10.2018), что следует из почтовой квитанции и описи вложения заказного письма (т. 1, л.д. 32-33), и тридцатидневный срок на подачу настоящего искового заявления.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом в материалы дела представлены: сведения из ЕГРЮЛ в отношении общества с указанием производства мороженного в качестве основного виде деятельности, декларации о соответствии Таможенного союза N RU Д-RU.РЛ01.Б.35850 от 08.07.2016, N RU Д-RU.РА01.В.45414 от 19.12.2016, декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47109 от 23.01.2017, N RU Д-RU.РА01.В.47522 от 31.01.2017, N RU Д-RU.PA01.B.51854 от 14.04.2017, N RU Д-RU.РА01.В.54999 от 30.05.2017 выданные на товар "мороженное", договоры поставки N 07/2015-ФМ от 15.06.2015, N 08/2015-ФМ от 03.09.2015 и N 01-01/2015-ТК от 01.04.2015, счет-фактура N 167 от 11.08.17 и N 211 от 30.09.17, платежные поручения N 658 от 06.06.17, N 664 от 07.06.17, N 684 от 13.06.17, N 959 от 01.08.17, N 967 от 02.08.17, N 981 от 03.08.17, N 986 от 04.08.17, N 1255 от 25.09.17.

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что общество осуществляет деятельность по изготовлению и реализации товара 30-го класса МКТУ "мороженое".

Кроме того, истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка на предоставление правовой охраны словесному обозначению "ОКЕАН" N 2018743592 от 09.10.2018 (т. 1, л.д. 37).

Тождественность спорного товарного знака и словесного элемента, в отношении которого обществом подана заявка на регистрацию, является очевидной и сторонами не оспаривается.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (п. 7.2.1 Руководства).

Продукция "пищевой лед" и "мороженое" относятся к одной родовой группе (продовольственные товары) и к одной видовой категории, предназначены для широкого круга потребителей, реализуются в одних и тех же магазинах, в связи с чем, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения (производителю).

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 7.2.3 Руководства).

Таким образом, товар "мороженное", в отношении которого обществом документально подтверждена заинтересованность в использовании обозначения "ОКЕАН", в настоящем случае является однородным такому товару 30-го класса МКТУ, как "пищевой лед".

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "мороженое" и "пищевой лед", для которых спорный знак зарегистрирован.

С учетом изложенных обстоятельств, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221811 в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед", для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (16.10.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.10.2015 по 15.10.2018 включительно.

Предприниматель против удовлетворения исковых требований возражает, указывает на отсутствие оснований для досрочного прекращения охраны спорного товарного знака, поскольку спорный знак используется в отношении товара "мороженное" обществом "Юнилевер Русь" по письменному согласию предпринимателя.

В подтверждение указанных доводов предпринимателем представлено письмо без даты составления, содержащее указание на разрешение использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 221811 с 01.01.2016 на весь срок действия товарного знака в отношении товаров "мороженное" и "пищевой лед" (т. 1, л.д. 135) (далее - письмо-согласие).

Обществом "Юнилевер Русь" в свою очередь представлены доказательства, подтверждающие реализацию товара "мороженое" под наименованием "MAX Twister "Океан" в период с 2016 по 2019 год, а именно декларация о соответствии от 26.11.2018, товарные накладные N 2951134768 от 20.10.2016, N 2951134615 от 19.10.2016, N 2951054774 от 17.07.2016, N 2951061501 от 24.07.2016, N 2951135114 от 21.10.2016, N 2951286444 от 18.05.2017, N 2951288214 от 19.05.2017, N 2951284474 от 16.05.2017, N 2951281386 от 13.05.2017, N 2951729910 от 02.07.2018, N 2951741970 от 09.07.2018, N 2952015427 от 11.02.2019, N 2952015427 от 11.02.2019, N 2952015427 от 11.02.2019, N 951887636 от 18.10.2018.

Обществом "Юнилевер Русь" также представлены копии страниц ассортиментных каталогов за 2016 - 2019 годы и распечатки страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о товаре "мороженое" под наименованием "MAX Twister "Океан", результаты запросов в поисковой системе "Яндекс" по наименованию указанного товара, отзывы потребителей о нем.

Представленные обществом "Юнилевер Русь" документы свидетельствуют о реализации указанным лицом товара "мороженое" под наименованием "MAX Twister "Океан" в период с 20.10.2016 по 12.07.2018, входящий в период доказывания.

По мнению общества "Юнилевер Русь", выступающего третьим лицом на стороне ответчика, указанные доказательства подтверждают использование спорного товарного знака по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, ввиду чего основания для досрочного прекращения его правовой охраны отсутствуют.

Также общество "Юнилевер Русь" также ссылается на переход к нему исключительного права на спорный товарный знак, в подтверждение чего представлено заявление общества "Юнилевер Русь" и предпринимателя в ФИПС о регистрации перехода исключительного права на товарный знак N 221811, а также уведомление ФИПС о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак от 07.03.2019.

Судебная коллегия, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные обществом "Юнилевер Русь" доказательства и письмо-согласие предпринимателя, считает, что они не могут быть приняты в качестве доказательств использования спорного знака для целей статьи 1486 ГК РФ.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Между тем представленное предпринимателем письмо-согласие является односторонней сделкой, не выражает волю предпринимателя на использование спорного товарного знака обществом "Юнивелер Русь", не создает взаимных прав и обязанностей для общества "Юнилевер Русь" и предпринимателя по использованию спорного знака по смыслу части 2 статьи 1483 ГК РФ. При этом суд исходит из того, что данное письмо-согласие не имеет даты ее составления, тем самым не позволяет соотнести его с периодом доказывания использования товарного знака. Само по себе наличие фразы о выражении "согласия на период с 01.01.2016 на весь срок действия исключительного права на товарный знак N 221811" не может подтверждать использование товарного знака под контролем правообладателя с указанной даты, в противном случае любой правообладатель товарного знака при получении предложения заинтересованного лица и (или) подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не использую его самостоятельно, выявив использования другими лицами обозначения тождественного с товарным знаком, может оформить такое письмо-согласие без даты, указав на любой период использования товарного знака, попадающий под период доказывания. Данный подход лишал бы любого заинтересованного лица в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака.

Представленное письмо-согласие само по себе не может подтверждать использование спорного товарного знака под контролем и с согласия правообладателя, поскольку предпринимателем не представлены доказательства, подтверждающие проведение им каких-либо мероприятий по осуществлению фактического контроля за использованием спорного товарного знака, что препятствует возможности установления причинно-следственной связи между такими мероприятиями и названным выше документом.

Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2015 по делу N СИП-531/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2015 N 300-ЭС15-9670 в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Делая вышеозначенный вывод, суд также исходит из того, что такое письмо-согласие обществом "Юнилевер Русь" не представлено. Из представленных им документов следует, что обозначение "ОКЕАН" используется обществом "Юнилевер Русь" при производстве мороженого без соответствующего знака охраны (статья 1485 ГК РФ) наряду с другими индивидуализирующими продукцию обозначениями "Инмарко", "МАХ Twister", которые используются при маркировке других видов мороженого, что не позволяет бесспорно утверждать, что продукция маркирована именно оспариваемым товарным знаком, так как в силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализации товара, а не для целей индивидуализации определенного лица в глазах рядового потребителя.

В нарушение требования статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предпринимателем не представлено иных доказательств, свидетельствующих о том, что им товар "мороженое" маркировался спорным товарным знаком на основании лицензионного договора, либо под контролем правообладателя (договор подряда, оказания услуг и т.п.). При этом предпринимателем как правообладателем товарного знака не представлено доказательств фактического использования им лично или под его контролем спорного товарного знака.

Как установлено судом, доказательства использования товарного знака представлены только обществом "Юнилевер Русь", однако доказательств того, что предприниматель заказывал или иным контролировал выпуск продукции, маркированной спорным товарным знаком, не представлено как ответчиком, так и обществом "Юнилевер Русь".

Судом не установлено также наличие между правообладателем и обществом "Юнилевер Русь" каких-либо корпоративных или иных отношений, которые предоставляли возможность предполагать наличие контроля со стороны правообладателя.

Судебная коллегия также учитывает то, что на момент рассмотрения настоящего дела, исходя из сведений из Государственного реестра товарных знаков, правообладателем спорного товарного знака является предприниматель, поэтому иск рассматривается именно в отношении предпринимателя, а не общества "Юнилевер Русь", не смотря на подачу 07.03.2019 заявления о регистрации отчуждения исключительного права на оспариваемый товарный знак в Роспатент.

Кроме того, суду, в любом случае, не представлено доказательств использования спорного товарного знака в отношении товара "пищевой лед", о чем также сообщено в судебном заседании представителями общества "Юнилевер Русь", что является самостоятельным основанием для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221811 в отношении указанного товара.

При этом ссылка представителей общества "Юнилевер Русь" на то, что мороженое однородно пищевому льду судом не принимается, так как для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Таким образом, предпринимателем, в нарушении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств, подтверждающих использование спорного товарного знака в отношении заявленных товаров 30-го класса МКТУ "мороженое, пищевой лед".

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части товаров 30-го класса МКТУ: "мороженое, пищевой лед", указанных в перечне регистрации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 221811 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое, пищевой лед", вследствие его неиспользования.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судьи

Т.В. Васильева

И.В. Лапшина