Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2019 г. N С01-167/2019 по делу N СИП-380/2018 Суд, отправив дело на новое рассмотрение, указал на то, что существенные признаки изделия оцениваются исходя из того, как они проявляются на его изображениях, приведенных в патенте, без учета зрительного впечатления, производимого реальным изделием, в котором использован патент

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2019 г. N С01-167/2019 по делу N СИП-380/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 15 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 апреля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны (г. Липецк, ОГРНИП 304482227200041) на решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 по делу N СИП-380/2018 (судьи Мындря Д.И., Булгаков Д.А., Снегур А.А.)

по заявлению Колодяжного Алексея Валерьевича (г. Харьков, Украина) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 02.03.2017 о признании патента Российской Федерации N 101055 на промышленный образец недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Орехова Резеда Агзамовна.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ореховой Резеды Агзамовны - Заворотный В.Б. (по доверенности от 05.12.2016 N 01/12);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-413/41);

от Колодяжного Алексея Валерьевича - Карабекян Р.Г. (по доверенности от 24.10.2017 N 31 АБ 1165325).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Колодяжный Алексей Валерьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.03.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 02.03.2017 о признании патента Российской Федерации N 101055 на промышленный образец недействительным.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Орехова Резеда Агзамовна.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 указанный ненормативный правовой акт был признан недействительным как не соответствующий пункту 3 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность восстановить правовую охрану промышленного образца по патенту Российской Федерации N 101055.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Орехова Р.А., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и на нарушение норм процессуального права, просит решение от 11.12.2018 отменить, направить дело на новое рассмотрение.

По мнению Ореховой Р.А., вывод суда о наличии у спорного промышленного образца отсутствующих у противопоставленного аналога признаков, совокупность которых влияет на эстетические и эргономические особенности изделия, основан на неотносимом доказательстве.

Как отмечает Орехова Р.А., в нарушение статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанный вывод суда был сделан в связи с исследованием представленного Колодяжным А.В. образца изделия и его сравнением с противопоставленным изделием по патенту Российской Федерации N 97600, оригиналами фотоизображений, представленных Роспатентом из административного дела по заявке N 2016500213.

Однако, по мнению Ореховой Р.А., фотоизображения изделия, представленного на регистрацию в качестве промышленного образца, имеющиеся в материалах административного дела по заявке N 2016500213, не позволяют установить, что при включении подсветки внешний вид изделия значительно изменяется. Качество представленных фотографий не позволяет даже с уверенностью утверждать, что на одном из них изображено изделие с включенной подсветкой. Более того, ни из описания, ни из фотоизображений изделия не следует, что оно обладает несколькими режимами подсветки, возможностью переключения ее цветов.

Как указывает Орехова Р.А., поскольку изделие, которое было исследовано судом в судебном заседании, обладает указанными характеристиками, очевидно, что оно не соответствует признакам изделия, представленного в заявке N 2016500213, и не может иметь отношение к настоящему делу.

Следовательно, как полагает заявитель кассационной жалобы, вывод суда об идентичности изделия, представленного заявителем в судебное заседание, и изделия, изображенного на фотографиях, представленных с заявкой N 2016500213 на регистрацию спорного промышленного образца, противоречит материалам дела.

Орехова Р.А. обращает внимание суда также на то, что отсутствие данного доказательства при рассмотрении административного дела суд первой инстанции посчитал настолько существенным, что не возложил на Роспатент обязанность по возмещению расходов по уплате государственной пошлины.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выявленные отличия при сравнении изображений спорного промышленного образца, представленных с заявкой N 2016500213, и противопоставленного аналога не создают общий зрительный образ, отличный от визуального впечатления, производимого указанным аналогом.

Колодяжный А.В. представил отзыв на кассационную жалобу, в котором, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Ореховой Р.А. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе Ореховой Р.А.

Представитель Колодяжного А.В., указывая на обоснованность исследования судом первой инстанции образца изделия (вещественного доказательства), возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 101055

на промышленный образец "Снежколеп с подсветкой" (классификационные рубрики Международной классификации промышленных образцов - 21-03; 21-01) был выдан по заявке N 2016500213 с приоритетом от 26.01.2016 на имя Колодяжного Алексея Валерьевича.

Промышленному образцу по названному патенту предоставлена правовая охрана в объеме следующих изображений изделия:

В Роспатент 02.03.2017 поступило возражение Ореховой Р.А. против предоставления правовой охраны промышленному образцу по патенту Российской Федерации N 146658, мотивированное его несоответствием условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность" (пункты 2, 3 статьи 1352 ГК РФ), а также требованиям пункта 5 статьи 1352 ГК РФ (способность введения в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя изделия).

В подтверждение данных доводов Ореховой Р.А. к возражению были приложены следующие документы:

патент Российской Федерации N 97600 на промышленный образец, опубликованный 16.03.2016;

свидетельство Российской Федерации N 578220 на товарный знак "Снежкодел";

свидетельство Российской Федерации N 584247 на товарный знак "Снежколеп".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 12.03.2018 о его удовлетворении и о признании недействительным патента Российской Федерации на промышленный образец N 101055 ввиду его несоответствия критерию патентоспособности "оригинальность".

Решение Роспатента мотивировано тем, что из противопоставленного патента Российской Федерации N 97600 известно решение внешнего вида изделия того же назначения, что и промышленный образец по спорному патенту, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит спорный промышленный образец.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что существенными признаками изделия по спорному патенту являются состав корпуса из двух композиционных элементов; выполнение указанных элементов в виде изогнутых направляющих, один конец которых выполнен в виде полой полусферы, а другой - в виде рукоятки; наличие на рукоятке около полусферы отверстия; выполнение направляющих перекрещенными и соединенными элементом в виде заклепки; выполнение рукояток с внутренними ребрами жесткости.

При этом иные характеристики спорного промышленного образца признаны Роспатентом незначительными при общем визуальном восприятии внешнего вида изделия.

В связи с изложенным Роспатент пришел к выводу о несоответствии промышленного образца по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность".

Доводы Ореховой Р.А. о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" и требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ Роспатентом были отклонены, они не были положены в основу решения о признании патента Российской Федерации N 101055 недействительным.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Колодяжный А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствия оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что выводы Роспатента в отношении соответствия спорного промышленного образца критерию патентоспособности "новизна" и требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ лицами, участвующими в деле, не оспариваются, в связи с чем оспариваемое решение в указанной части судом не проверялось.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у промышленного образца по спорному патенту признаков, отсутствующих у противопоставленного аналога, совокупность которых влияет на эстетические и эргономические особенности изделия, в том числе и при его использовании, что свидетельствует об ином общем зрительном впечатлении по сравнению с аналогом.

Суд установил, что указанные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 101055 являются существенными, в связи с чем вывод Роспатента об отсутствии у него признака "оригинальность" был признан судом необоснованным.

Установление судом указанных обстоятельств явилось основанием для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения Ореховой Р.А. против выдачи спорного патента и по принятию решения по результатам рассмотрения такого возражения.

Кроме того, не оспаривается и вывод суда первой инстанции о праве Ореховой Р.А. на подачу возражения, послужившего основанием для принятия Роспатентом оспариваемого в рамках настоящего дела решения.

Предметом кассационной жалобы также не являются выводы суда в части неоспаривания лицами, участвующими в деле, решения Роспатента в отношении соответствия спорного промышленного образца критерию патентоспособности "новизна" и требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы сводятся к неправомерному исследованию судом первой инстанции образца изделия, послужившему основанием для вывода суда о том, что совокупность содержащихся в спорном промышленном образце признаков образует иное зрительное впечатление, нежели противопоставленный промышленный образец.

Как усматривается из материалов дела, в подтверждение доводов о влиянии совокупности указанных Колодяжным А.В. признаков на общее зрительное впечатление им был представлен образец изделия.

В судебном заседании 04.12.2018 к материалам дела было приобщено вещественное доказательство - изделие "Снежколеп с подсветкой" зеленовато-желтого цвета из полупрозрачного пластика с элементами подсветки, с прозрачной пластиковой упаковкой, на которой указан изготовитель - общество с ограниченной ответственностью "Сталекс", Украина.

О приобщении вещественного доказательства к материалам дела судом на основании части 2 статьи 76 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 05.12.2018 было вынесено определение.

Исследование судом в судебном заседании данного изделия, отсутствующего в распоряжении Роспатента при рассмотрении возражения Ореховой Р.А., показало, что совокупность содержащихся в нем признаков образует иное зрительное впечатление, нежели противопоставленный промышленный образец.

Суд отклонил доводы Роспатента и Ореховой Р.А. о том, что орнаментальная, колористическая и фактурные проработки внешнего вида изделия не могут относиться к существенным признакам изделия, поскольку они не являются таковыми, только если не влияют на формирование общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом изделия.

При этом суд исходил из того, что, по общему правилу, к существенным признакам объемных промышленных образцов относятся формообразование, состав, взаимное расположение и пластическое решение элементов изделия. Однако и нюансные признаки, каждый из которых в отдельности не оставляет особого зрительного впечатления, могут в совокупности создавать иное зрительное впечатление, нежели оставляет противопоставленное изделие, лишенное этих признаков (эффект перехода количества в качество).

Вывод суда первой инстанции о том, что промышленный образец по спорному патенту обладает признаками, которыми не обладает противопоставленный аналог, напрямую влияющими на его эстетические и эргономические характеристики, был основан на установлении следующих обстоятельств.

Как отметил суд первой инстанции, изделие (вещественное доказательство), в отличие от противопоставленного аналога, выполнено из полупрозрачного пластика, что позволяет видеть проработку внутренних частей изделия, имеет особое "граненое" оформление внутренних частей полусфер (что видно в том числе за счет полупрозрачного материала исполнения), а также "граненую" проработку рукояток изделия, что обеспечивает дополнительную эргономическую функцию изделия благодаря удобству его удерживания. Совокупность указанных признаков образует иное зрительное впечатление внешнего вида изделия по сравнению с противопоставленным аналогом.

Спорный промышленный образец также оснащен расположенной в верхних частях рукояток подсветкой, при включении которой свет направляется на полусферы, с помощью которых выполняется основная функция изделия - лепятся снежки. Соответственно, при использовании изделия с включенной подсветкой (с учетом полупрозрачного материала, пропускающего свет) эстетический эффект увеличивается. Кроме того, указанная подсветка за счет преломления света в гранях внутренней части полусфер, а также наличия нескольких режимов такой подсветки и ее цветов при ее использовании образует новое впечатление от изделия, нежели без нее, что дополнительно усиливает оригинальность изделия.

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что промышленный образец по спорному патенту имеет признаки, отсутствующие у противопоставленного аналога, совокупность которых влияет на эстетические и эргономические особенности изделия, в том числе и при его использовании, что свидетельствует об ином общем зрительном впечатлении по сравнению с аналогом.

Совокупность указанных признаков была признана судом существенной для промышленного образца по патенту Российской Федерации N 101055, в связи с чем вывод Роспатента об отсутствии у него признака "оригинальность" был отклонен судом ввиду его необоснованности.

Исходя из идентичности изделия, представленного в судебное заседание, и изделия, изображенного на фотографиях, представленных с заявкой N 2016500213 на регистрацию спорного промышленного образца, суд отклонил доводы Роспатента и Ореховой Р.А. о неотносимости к делу названного вещественного доказательства.

Отклоняя названные доводы, суд также учитывал, что изделия, внешний вид которых охраняется в качестве промышленного образца по спорному патенту, производятся и реализуются под контролем правообладателя.

Совокупность указанных обстоятельств позволила суду первой инстанции сделать вывод об относимости названного вещественного доказательства к предмету настоящего дела.

Делая акцент на то, что суд самостоятельно произвел анализ признаков противопоставленных изделий и пришел к выводу об отсутствии известности всех существенных признаков промышленного образца по спорному патенту до даты его приоритета в противопоставленном аналоге, суд констатировал незаконность оспариваемого ненормативного правового акта.

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1352 ГК РФ, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу по названному патенту предоставлена правовая охрана в объеме следующих изображений изделия:

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

В силу пункта 3 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Таким образом, перечень существенных признаков необходимо оценивать исходя из того, как они проявляются на изображении внешнего вида изделия, содержащихся в патенте, то есть, с учетом общего зрительного впечатления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является именно изображение изделия, отраженное в патенте. Перечень существенных признаков не может иметь самостоятельного значения без изображения изделия, поскольку в качестве промышленного образца охраняется внешний вид изделия.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2018 по делу N СИП-24/2018.

Вопреки приведенным нормам материального права, из текста судебного акта с очевидностью следует, что суд первой инстанции оценивал перечень существенных признаков спорного промышленного образца, исходя не из того, как эти признаки проявляются на изображениях изделия, содержащихся в патенте, а исходя из того, как эти признаки проявляются на реальном изделии, представленном Колодяжным А.В. в судебное заседание.

Так, судом первой инстанции указано, что "исследование [образца изделия], отсутствующего в распоряжении Роспатента при вынесении оспариваемого решения, и его сравнение в судебном заседании с противопоставленным изделием по патенту Российской Федерации N 97600 показало, что совокупность указанных заявителем признаков действительно присутствует и на оригиналах фотоизображений, представленных Роспатентом из административного дела по заявке N 2016500213, и в исследуемом изделии, и при этом эта совокупность образует иное зрительное впечатление, нежели образец по патенту Российской Федерации N 97600" (абзац четвертый с. 18 решения суда).

Таким образом, суд первой инстанции выявил совокупность признаков промышленного образца, лишь посмотрев на изделие "в натуре".

В абзаце третьем на с. 19 решения отмечено, что "изделие, в отличие от противопоставленного аналога, выполнено из полупрозрачного пластика, что позволяет видеть проработку внутренних частей изделия, имеет особое "граненое" оформление внутренних частей полусфер (что также видно за счет полупрозрачного материала исполнения), а также "граненую" проработку рукояток изделия, что обеспечивает дополнительную эргономическую функцию изделия за счет удобства его удерживания. Совокупность указанных признаков образует иное зрительное впечатление внешнего вида изделия по сравнению с противопоставленным аналогом".

При этом в данном абзаце решения суд не делает акцент на том, видны ли эти полупрозрачность и грани изделия на изображениях спорного патента.

В абзаце четвертом на с. 19 решения указано, что "спорный промышленный образец также оснащен подсветкой, которая расположена в верхних частях рукояток и при включении которой свет направляется на полусферы, с помощью которых выполняется основная функция изделия - лепятся снежки. Соответственно, при использовании изделия со включенной подсветкой (учитывая полупрозрачный материал, пропускающий свет), эстетический эффект от такого использования увеличивается. Кроме того, указанная подсветка за счет преломления света в гранях внутренней части полусфер, а также наличия нескольких режимов такой подсветки и ее цветов, при ее использовании образует новое впечатление от изделия, нежели без нее, что дополнительно усиливает оригинальность изделия".

Вместе с тем очевидно, что режимы подсветки на изображениях спорного патента не визуализируются.

Кроме того, суд первой инстанции сам прямо указывает, что "признание решения Роспатента недействительным обусловлено результатом исследования судом дополнительных доказательств, представленных правообладателем спорного патента (Колодяжным А.В.) непосредственно в суд, но не представленных Роспатенту при рассмотрении возражения предпринимателя, в том числе, вещественного доказательства" (абзац шестой с. 22 решения).

Таким образом, предметом оценки суда являлось не изображение промышленного образца, содержащееся в патенте, а конкретное изделие, в котором этот патент воплощен. Однако судом первой инстанции не учтено, что в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия в объеме конкретных изображений этого изделия, содержащихся в патенте.

В связи с этим опосредованный анализ существенных признаков промышленного образца через другие объекты материального мира не является допустимым.

То обстоятельство, что изделия, внешний вид которых охраняется в качестве промышленного образца по спорному патенту, производятся и реализуются под контролем правообладателя (что установлено судом), не давало суду правовых оснований для сравнения этих изделий с противопоставленным промышленным образцом.

Однако именно исследование судом изделия, отсутствующего в распоряжении Роспатента при рассмотрении возражения и не являющегося частью материалов патентной заявки, показало, что совокупность содержащихся в нем признаков образует иное зрительное впечатление, нежели противопоставленный промышленный образец. Причем суд дал оценку внешнего вида изделия (вещественного доказательства) с учетом его реального использования с включенной подсветкой.

Так, суд указал, что при использовании изделия с включенной подсветкой (с учетом полупрозрачного материала, пропускающего свет), эстетический эффект от такого использования увеличивается. Кроме того, эта подсветка за счет преломления света в гранях внутренней части полусфер, а также наличия нескольких режимов такой подсветки и ее цветов при ее использовании образует новое впечатление от изделия, нежели без нее, что дополнительно усиливает оригинальность изделия.

Вывод суда о том, что промышленный образец по спорному патенту имеет признаки, отсутствующие у противопоставленного аналога, совокупность которых влияет на эстетические и эргономические особенности изделия, что свидетельствует об ином общем зрительном впечатлении по сравнению с аналогом, также был сделан с учетом реального использования названного изделия.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что существенные признаки изделия оцениваются исходя из того, как они проявляются на изображениях изделия, приведенных в патенте, без учета зрительного впечатления, производимого реальным изделием, в котором использован патент.

В связи с этим демонстрация работы изделия (в данном случае использование нескольких режимов подсветки и ее цветов) не может свидетельствовать об ином общем зрительном впечатлении по сравнению с аналогом и обуславливать оригинальность изделия.

Таким образом, при проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции не дал оценку перечню существенных признаков спорного промышленного образца исходя из того, как эти признаки проявляются на изображении изделия, содержащемся в материалах заявки.

Кроме того, проверяя правильность применения судом первой инстанции норм материального права к спорным правоотношениям, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным отметить следующее.

По результатам проверки законности оспариваемого решения Роспатента суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у промышленного образца по спорному патенту признаков, отсутствующих у противопоставленного аналога, совокупность которых влияет на эстетические и эргономические особенности изделия.

Однако эргономические особенности промышленного образца не могут быть учтены при проверке его патентоспособности, поскольку редакцией ГК РФ, действующей на дату подачи заявки на спорный промышленный образец, эргономические особенности к существенным признакам промышленного образца не отнесены.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Иная редакция абзаца третьего пункта 1 статьи 1352 ГК РФ (согласно которой к существенным признакам промышленного образца относились признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов) на дату приоритета спорного промышленного образца - 26.01.2016 - являлась недействующей.

Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в том числе в пункт 1 статьи 1352 ГК РФ. Абзац третий пункта 1 статьи 1352 ГК РФ с 01.10.2014 изложен в новой редакции.

При таких обстоятельствах признаки, влияющие на эргономические особенности, учету не подлежали.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об отмене обжалуемого решения суда.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует устранить указанные недостатки, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе дать оценку перечню существенных признаков спорного промышленного образца с учетом того, как эти признаки проявляются на изображении изделия, содержащемся в патенте, и исходя из подлежащих применению норм материального права, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2 000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1 000 рублей для юридических лиц.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу с 01.01.2015) в абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для физических лиц составляет 300 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй НК РФ, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для физического лица составляет 150 рублей.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы Ореховой Р.А. по платежному поручению от 08.02.2019 N 29 уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина, в размере 2 850 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2018 по делу N СИП-380/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ореховой Резеде Агзамовне из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, излишне уплаченную при подаче кассационной жалобы по платежному поручению от 08.02.2019 N 29.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина