Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2019 г. по делу N СИП-795/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент, отказав оспариваемым решением в удовлетворении возражения общества, не оценил надлежащим образом вопреки соответствующему доводу подателя возражения, охраноспособность всех элементов спорного товарного знака и знака в целом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2019 г. по делу N СИП-795/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2019 г. N С01-696/2019 по делу N СИП-795/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 29 апреля 2019 года

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "АМИЛКО" (ул. Промышленная, д. 22, г. Миллерово, Ростовская обл., 346130, ОГРН 1067746782410) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 31.08.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 618777,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "АМИЛ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АМИЛКО" - Лебедев А.В. и Мещерякова М.А. (по доверенности от 01.10.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41);

от общества с ограниченной ответственностью "АМИЛ" - Бышова О.А. и Бунина Н.В. (по доверенности от 14.12.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АМИЛКО" (далее - общество "Амилко") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.08.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 618777.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "АМИЛ" (далее - общество "АМИЛ") - правообладатель спорного товарного знака.

Представитель общества "Амилко" в судебном заседании 18-24.04.2019 (с учетом перерыва в судебном заседании) заявленные требования поддержал.

Роспатент и общество "Амил" в отзывах на заявление и их представители в ходе судебного заседания требования общества "Амилко" оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

В частности, Роспатент указывает, что изобразительный элемент в спорном товарном знаке представляет собой разностороннюю фигуру, и может вызывать различные ассоциации у потребителей. Неохраняемый элемент "Amyl" представляет собой наименование химического соединения "крахмал", в связи с чем у потребителя изобразительный элемент может взывать ассоциацию с фрагментом молекулы крахмала.

Роспатент также настаивает на том, что неохраняемый элемент "Amyl" является слабым и занимает второстепенное положение и не выполняет индивидуализирующей функции в товарном знаке, при том, что необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В отношении довода заявителя о несоответствии спорного товарного знака пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Роспатент отметил, что в возражении общество "Амилко" не ссылалось на неохраноспособность изобразительного элемента, в связи с чем данный довод не был предметом рассмотрения в палате по патентным спорам.

Общество "Амил", в свою очередь, в отзыве также оспорило доводы заявителя о том, что неохраняемый словесный элемент "Amyl" занимает в спорном товарном знаке доминирующее положение.

По мнению общества "Амил", спорный товарный знак обладает различительной способностью ввиду того, что он представляет собой оригинальную комбинацию словесного, изобразительного и цветового элементов, объединенных единым стилем, где все элементы воспринимаются как единая композиция.

Так, общество "Амил" обращает внимание суда на то, что визуальные особенности спорного товарного знака, такие как наклон линий букв "А" и "у" выполнены совпадающим с наклоном сторон пятиугольника, все элементы выполнены одинаковым цветом, нижняя часть словесного и изобразительного элемента расположена на единой линии, сами элементы расположены близко друг к другу, акцентируют на себе внимание потребителя, чем обуславливают запоминание знака.

Общество "Амил" настаивает на том, что изобразительный элемент в спорном товарном знаке является неправильным пятиугольником и не относится к простой геометрической фигуре. С учетом этого общество "Амил" считает, что, несмотря на наличие в спорном товарном знаке неохраняемого словесного элемента "Amyl", спорный товарный знак в целом обладает различительной способностью.

Также общество "Амил" с учетом изменения размеров элементов спорного товарного знака указало, что соответствующие изменения не поменяли существо товарного знака, но словесный элемент перестал занимать доминирующее положение.

Общество "Амил" также считает, что вывод Роспатента о несходстве сравниваемых обозначений дополнительно подтверждается отсутствием у противопоставленного знака семантического значения в отличие от спорного.

Отсутствие сходства по фонетическому признаку третье лицо полагает обусловлено разным количеством слогов и различиями в ударении. Фонетическое различие усиливает в наличии в противопоставленном товарном знаке второго словесного элемента "".

Кроме того, общество "Амил" обращает внимание на то, что является дочерним обществом шведского производителя крахмалов - иностранного лица Lyckeby Starch AB и входит во всемирно известный промышленный холдинг Sveriges , основанный в 1927 году и реализующий свою продукцию во всех странах мира. Производимая Lyckeby Starch AB (на территории Российской Федерации производителем является общество "Амил") продукция во многом является уникальной для российского рынка и иных производителей такой продукции в России не существует, в связи с чем товары, производимые третьим лицом, находятся в узкой и специфической рыночной нише, что свидетельствует о невозможности смешения на рынке обозначения, используемого обществом "Амил", и обозначений иных лиц, в том числе и заявителя.

Общество "Амил" также полагает, что действия общества "Амилко" по оспариванию предоставления правовой охраны спорному товарному знаку является недобросовестными, поскольку направлены не на защиту нарушенного права, а на необоснованное получение материальной выгоды. В обоснование данного довода третье лицо указывает, что оно является производителем модифицированного крахмала, а заявитель производит нативные крахмалы, крахмалы для буровых работ (в качестве бурильного реагента), кормовые смеси, в связи с чем у них отсутствуют конкурентные отношения. При этом общество "Амил" ссылается на дело N А43-27541/2017, в рамках которого общество "Амилко" требует у общества "Амил" прекратить производство продукции и выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей.

На основании изложенного третье лицо считает, что в действиях истца усматриваются признаки злоупотребление правом.

Все лица, участвующие в деле, обеспечили явку своих представителей в судебное заседание 18-24.04.2019 как до, так и после перерыва.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

На имя общества "Амил" Роспатентом был зарегистрирован комбинированный товарный знак "" (свидетельство Российской Федерации N 618777; дата приоритета - 15.06.2016; дата регистрации - 05.06.2017, дата окончания срока действия регистрации - 15.06.2026) в отношении товаров "эмульгаторы для пищевой промышленности; стабилизаторы консистенции для пищевой промышленности; загустители для пищевой промышленности; текстураторы для пищевой промышленности; связывающие агенты для пищевой промышленности" 1-го и "загустители для пищевых продуктов; добавки глютеновые для кулинарных целей; крахмал пищевой" 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Амилко" 30.10.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку ввиду его несоответствия пунктам 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Так, общество "Амилко" указывало на то, что неохраняемый словесный элемент "Amyl", который с английского языка переводится как "крахмал" и характеризует товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, занимает в нем доминирующее положение.

При этом, по мнению общества "Амилко", изобразительный элемент представляет собой простую геометрическую фигуру, ввиду чего является слабым элементом и, как следствие, не обладает различительной способностью.

Общество "Амилко" также указывало, что спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, за исключением крахмала пищевого, поскольку остальные позиции представляют собой пищевые добавки либо не содержащие крахмал, либо могут включать в себя множество иных добавок, в том числе желатин, камеди, пектины.

Кроме того, общество "Амилко" обращало внимание Роспатента на то, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 373749 (дата приоритета - 04.09.2006; дата регистрации - 05.03.2009; дата окончания срока действия регистрации - 04.09.2026), который зарегистрирован на имя общества "Амилко", в том числе для однородных товаров.

В ходе рассмотрения Роспатентом указанного возражения обществом "Амил" на основании пункта 4.10 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), были внесены следующие изменения:

- изображение товарного знака изменено с на , при этом словесный элемент "Amyl" дискламирован;

- сокращен (уточнен) перечень товаров, в отношении которых товарному знак предоставлена правовая охрана, а именно: "эмульгаторы для пищевой промышленности, содержащие крахмал; стабилизаторы консистенции для пищевой промышленности, содержащие крахмал; загустители для пищевой промышленности, содержащие крахмал; текстураторы для пищевой промышленности, содержащие крахмал; связывающие агенты для пищевой промышленности, содержащие крахмал" 1-го и "загустители для пищевых продуктов, содержащие крахмал; добавки глютеновые для кулинарных целей; крахмал пищевой" 30-го классов МКТУ.

Указанные изменения согласно выводам Роспатента устраняют причины, которые могли бы послужить основанием в соответствии с мотивами возражения для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным.

В частности, как отметил Роспатент, размер шрифта словесного элемента был уменьшен, в связи с чем изобразительный элемент приобрел доминирующее положение в товарном знаке, поскольку занимает значительно большую часть пространства обозначения. Роспатент констатировал, что изобразительный элемент акцентирует на себе внимание, поскольку выполнен в левой части, с которой обычно начинается визуальное восприятие обозначения в целом; неохраняемый словесный элемент "Amyl" занимает второстепенное значение и не является доминирующем элементом в спорном товарном знаке.

Отклоняя доводы общества "Амилко" в части несоответствия спорного товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент принял во внимание, что в перечень товаров 1 и 30-го классов МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак были внесены изменения - включено указание на содержание крахмала в таких товарах и исключены товары его не содержащие - устраняющие соответствующее возражение общества "Амилко".

Роспатент также отклонил довод возражения о сходстве спорного товарного знака с вышеуказанным словесным товарным знаком "", поскольку словесный элемент "Amyl" дискламирован из объема правовой охраны спорного товарного знака и, как следствие, не играет индивидуализирующей роли.

При этом Роспатент признал, что товары, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, однако ввиду признания товарных знаков несходными принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу отсутствует.

На основании изложенного Роспатент, придя к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку, решением от 31.08.2018 отказал в удовлетворении возражения общества "Амилко".

Общество "Амилко", не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу указанного ненормативного правового акта, обратилось 26.11.2018 в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В обоснование заявления общество "Амилко" указывает, что внесение обществом "Амил" изменений в спорный товарный знак не устранило нарушение пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку товарный знак в результате таких изменений не приобрел различительной способности.

В частности, как полагает общество "Амилко", изменение соотношения изобразительного и словесного элементов не исключает того, что доминирующее значение в обозначении занимает словесный элемент "Amyl".

Изобразительный элемент в спорном товарном знаке, являясь простой геометрической фигурой, также не обладает различительной способностью.

Также общество "Амилко" полагает, что внесение (принятие Роспатентом) изменений в спорный товарный знак противоречит пункту 1 статьи 1505 ГК РФ и пунктам 59 и 69 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный товарный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент).

При этом общество "Амилко" указывает, что изобразительный элемент в спорном товарном знаке, являясь простой геометрической фигурой, не обладает в силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ различительной способностью, как следствие, мог быть включен в товарный знак при условии, что он не занимает в нем доминирующего положения либо при наличии доказательств того, что соответствующее обозначение приобрело различительную способность в результате его использования, либо при наличии доказательств того, что различительной способностью обладает комбинация элементов. Однако, по мнению заявителя, в данном случае спорное обозначение как в первоначальном виде, так и с учетом внесенных изменений таким условиям не отвечает.

Общество "Амилко" настаивает на том, что спорный товарный знак состоит из двух неохраняемых элементов, при этом отсутствуют доказательства того, что красный пятиугольник в комбинации со словесным элементом "Amyl" приобрел различительную способность и ассоциируется с его правообладателем и продукцией (деятельностью) последнего.

Общество "Амилко" также считает вывод Роспатента об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков, нарушающим положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), согласно которым оценка сходства обозначений проводится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Так, по мнению заявителя, несмотря на отсутствие правовой охраны словесного элемента "Amyl" он также подлежал учету при сравнении с противопоставленным товарным знаком.

Общество "Амилко" считает, что при сравнении товарных знаков в целом они являются сходными ввиду звукового и графического сходства.

Кроме того, общество "Амилко" полагает, что выводы Роспатента об обратном создают ситуацию, в которой правообладатели могут зарегистрировать товарные знаки с принадлежащими третьим лицам обозначениями и незаконно их использовать, исключив их из правовой охраны.

В письменных пояснениях от 20.02.2018 общество "Амилко" возражает против довода Роспатента об отсутствии в его возражении указаний на отсутствие у изобразительного элемента спорного товарного знака различительной способности. По мнению общества "Амилко", из второго абзаца страницы 3 возражения данный довод следует, однако он не был рассмотрен Роспатентом.

Общество "Амилко" также оспаривает доводы общества "Амил" об отсутствии вероятности смешения товаров заявителя и третьего лица ввиду различий в производимой ими продукции, указывая, что значение для настоящего спора имеет то обстоятельство, что такие товары являются однородными.

Довод третьего лица о злоупотреблении правом со стороны заявителя общество "Амилко" отвергает, настаивая на том, что его действия направлены исключительно на защиту старшего товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзывах на него и письменных пояснениях, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления общества "Амилко" в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента компанией не пропущен, что уполномоченным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что заявителем и третьим лицом не оспаривается.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (15.06.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную дату), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Как указывалось выше, обращаясь с возражением в Роспатент, общество "Амилко" указывало, что спорный товарный знак зарегистрирован в нарушение пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

В поданном в Суд по интеллектуальным правам заявлении выводы Роспатента в части соответствия спорного товарного знака требованиям пункта 3 названной статьи заявителем не оспариваются, равно как и не оспаривается вывод Роспатента об однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Изложенные в заявлении доводы, сводятся к несогласию общества "Амилко" с выводами Роспатента о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит судебной проверке именно на соответствие указанным нормам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 постановления N 10 и в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, не требует специальных познаний и, по общему правилу, может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 названных Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Как отмечено в пункте 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Спорный товарный знак является комбинированным, включающий в себя изобразительный элемент в виде красного пятиугольника и словесный элемент "Amyl" (кириллическая транслитерация слова - [амил]), выполненный также красным цветом в латинице. Противопоставленный товарный знак является словесным, включает словесные элементы "АМИЛКО" и "AMYLKO", выполненный стандартным черным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатент, отказывая заявителю в удовлетворении его возражения, исходил из того, что в спорном товарном знаке доминирует изобразительный элемент, занимающий в знаке значительно большую часть пространства и акцентирующий на себе внимание в силу того, что помещен в левой части знака, с которой начинается визуальное восприятие обозначения в целом (последний абзац страницы 6 решения); словесный элемент "Amyl" занимает второстепенное периферийное положение, не является доминирующим в знаке в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (первый абзац страницы 7 решения), является неохраняемым, никакой индивидуализирующей роли не имеет и, как следствие, не полежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком (абзацы второй и третий страницы 8 оспариваемого решения).

В силу изложенных обстоятельств, как указал Роспатент в оспариваемом решении, сравниваемые знаки никак не могут быть признаны сходными (абзац третий страницы 8 оспариваемого решения).

Вместе с тем, формулируя приведенные выводы, Роспатент не учел, что сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера, а к слабым элементам, в частности, относятся неохраняемые обозначения.

При этом Роспатент, признавая изобразительный элемент охраноспособным и сильным (доминирующим в спорном товарном знаке), не оценил его на соответствие вышеприведенным положениям части 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482, согласно которым к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе простые геометрические фигуры.

Данное обстоятельство Роспатент в отзыве со ссылкой на пункт 2.5 Правил подачи возражений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), обосновывает тем, что в возражении, поданном указанным обществом в Палату по патентным спорам, доводы о неохраноспособности указанного элемента не приводились.

Вместе с тем заявитель, как указывалось выше, настаивает на том, что соответствующий довод следует из второго абзаца страницы 3 возражения, в котором указано следующее: "Кроме того, изобразительный элемент товарного знака сам по себе является слабым: представляет собой простую геометрическую фигуру, которая не обладает различительной способностью и не запоминается потребителю", однако он был проигнорирован Роспатентом. Возражая против аргумента Роспатента о том, что из указанного заявителем фрагмента возражения и первой страницы поданного в суд заявления не следует, что общество "Амилко" оспаривало охраноспособность спорного изобразительного элемента, заявитель пояснил, что в ходе изложения соответствующего довода в заседании коллегии палаты по патентным спорам представитель общества "Амилко" категорично настаивал на неохраноспособности спорного изобразительного элемента.

В целях проверки данного утверждения заявителя судом по ходатайству общества "Амилко" истребованы у Роспатента аудиозаписи заседаний коллегии Палаты по патентным спорам, на которых рассматривалось возражение названного общества относительно спорного товарного знака.

Представленная Роспатентом видеозапись заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 02.07.2018 (файл 05_01_МО072018144603) была в ходе судебного заседания 28.02.2019 воспроизведена (выборочно по согласованию с представителями лиц, участвующих в деле). Судом в результате исследования представленных Роспатентом видеозаписей установлено, что представитель общества "Амилко" давал коллегии Палаты по патентным спорам следующие пояснения: "Был в пропорции увеличен простой геометрический элемент пятиугольник и уменьшен текст. Но в результате этих изменений мы считаем, что знак не приобрел какого-то нового восприятия. Он по-прежнему состоит из неохраноспособного слова и простого геометрического элемента, который не получает самостоятельной правовой охраны никогда" (время видеозаписи - начиная с 6 мин. 28 сек.) и "Ну, наверное, довольно очевидно, что нельзя взять неохраноспособное слово, нельзя прибавить к нему неохраноспособный элемент и сказать, что знак теперь охраняется в целом, потому что он состоит из простой фигуры и неохраноспособного слова" (время видеозаписи - начиная с 19 мин. 12 сек).

На основании изложенного коллегия судей не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя о том, что Роспатент, отказывая оспариваемым решением в удовлетворении возражения общества "Амилко" по пунктам 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ, не оценил надлежащим образом, вопреки соответствующему доводу подателя возражения, охраноспособность всех элементов спорного товарного знака и знака в целом.

Приведенный Роспатентом в отзыве и его представителем в ходе судебного разбирательства аргумент о том, что вышеуказанный изобразительный элемент является сложной фигурой - разносторонним пятиугольником, способным вызвать у потребителей различные ассоциации, в частности, может восприниматься как стилизованное изображение фрагмента молекулы крахмала, в оспариваемом ненормативном правовом акте отсутствует.

Более того, коллегия судей в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отмечает, что соответствующий довод Роспатента о том, что вышевоспроизведенный разносторонний пятиугольник не является простой фигурой по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является сугубо декларативным.

Пунктом 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная же оценка судом документов и обстоятельств без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-57/2018.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества "Амилко" являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя.

Судебная коллегия отмечает, что оценка доводов, содержащихся в возражении общества "Амилко", приведенная Роспатентом в отзыве на заявление, рассматриваемое в рамках настоящего судебного дела, не может устранить нарушения, допущенные Роспатентом при принятии оспариваемого решения, так как суд проверяет законность ненормативного акта исходя из тех выводов и их мотивов, которые изложены в этом акте, а анализ обстоятельств и документов, изложенных в отзыве, не является оценкой доводов возражения Палатой по патентным спорам.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "Амилко" не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заинтересованного лица. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

При данных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права общества "Амилко" и принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и, как следствие, подлежит признанию недействительным.

Согласно пункту 138 постановления N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Коллегия судей отмечает, что ненадлежащее рассмотрение Роспатентом доводов заявителя о несоответствии спорного товарного знака пункту 1 статьи 1483 ГК РФ могло привести к неверному выводу о соответствии такого знака требованиям пункта 6 той же статьи, что предлагается учесть при повторном рассмотрении возражения общества "Амилко".

В то же время коллегия судей не усматривает оснований согласиться с доводом заявителя о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения пунктов 59 и 69 Административного регламента.

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно подпункту 3 пункта 59 Административного регламента административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 этого регламента изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, в том числе установление отсутствия признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

В соответствии с пунктом 69 Административного регламента административное действие по внесению изменений в соответствующий Государственный реестр включает внесение изменений, касающихся: исправления очевидных и (или) технических ошибок в Государственных реестрах, Перечне; изменения наименования и (или) адреса места нахождения правообладателя - юридического лица; изменения фамилии, имени, отчества правообладателя - физического лица и (или) изменения кода страны его места жительства; изменения адреса для переписки с правообладателем или его представителем; сокращения перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа; других сведений, относящихся к государственной регистрации и предоставлению исключительного права на средства индивидуализации.

Как разъяснено в подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, могут быть внесены следующие изменения в заявленное обозначение:

включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Из изложенного следует, что для оценки допустимости внесения в материалы заявки изменений, связанных с заменой части словесного элемента заявленного обозначения, необходимо установить, является ли этот элемент доминирующим, затрагивает ли такая замена восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов, а также требуется ли в случае произведения такой замены проведение дополнительного поиска.

Вопреки доводам заявителя, коллегия судей, сопоставив обозначения / , зарегистрированные в качестве товарного знака первоначально и с учетом изменений, принятых Роспатентом, пришел к выводу о том, что оспариваемое заявителем изменение размеров словесного и изобразительного элемента не влияет на восприятие заявленного обозначения в целом или его элементов - не меняют его существа.

Довод третьего лица о том, что действия общества "Амилко" по оспариванию предоставления правовой охраны спорному товарному знаку являются злоупотреблением правом и противоречат пункту 1 статьи 10 ГК РФ, поскольку заявитель и третье лицо не являются конкурентами, производят крахмал различного назначения и с различными характеристиками, что исключает смешение их продукции в глазах потребителей, также подлежит отклонению в силу следующего.

В обоснование данного довода общество "Амил" со ссылкой на дело N А43-27541/2017 указывает на стремление заявителя извлечь необоснованные экономические преимущества в сфере реализации крахмала.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Из приведенных третьим лицом доводов о наличии в действиях заявителя по настоящему делу злоупотребления правами таковых признаков Судом по интеллектуальным правам не усматривается. Так, действия правообладателя старшего товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров, однородных тем, которые указаны в регистрации младшего товарного знака, по защите принадлежащего ему средства индивидуализации, в том числе путем оспаривания регистрации младшего товарного знака, сами по себе не могут быть признаны недобросовестными, поскольку являются реализацией права на защиту исключительного права. Иное привело бы к невозможности защиты товарного знака. При этом коллегия судей отмечает, что однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы оба товарных знака, а также фактическое использование как заявителем, так и третьим лицом принадлежащих им средств индивидуализации, обществом "Амил" не оспаривается.

В такой ситуации обществу "Амил" в соответствии с положениями статей 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит доказать противоправный умысел общества "Амилко" в тех действиях, которые третье лицо считает злоупотреблением правом. Однако доказательств того, что действия заявителя по настоящему делу были направлены на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которых было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), в материалы дела не представлено. Таким образом, общество "Амил" приведенную выше презумпцию добросовестности не опровергло.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании ненормативного правового акта Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенные обществом "Амилко" при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "АМИЛКО" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 618777, как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "АМИЛКО".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АМИЛКО" (ул. Промышленная, д. 22, г. Миллерово, Ростовская обл., 346130, ОГРН 1067746782410) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Е.С. Четвертакова