Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2019 г. по делу N СИП-311/2018 Учитывая, что используемый элемент товарного знака не содержит всех включенных в товарный знак словесных элементов, изобразительного элемента, выполнен в иных шрифте и цветовой гамме, судебная коллегия считает, что восприятие товарного знака в целом изменяется, то есть изменяется его существо, поэтому исковое заявление о досрочном прекращение правовой охраны товарного знака подлежит удовлетворению

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2019 г. по делу N СИП-311/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2019 г. N С01-629/2019 по делу N СИП-311/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица BONITA GmbH (Kesseldorfer Rott 39, 46499 Hamminkeln, Deutschland) к обществу с ограниченной ответственностью "Хэппи Хоум Трэйд" (ул. Верхняя Радищевская, д. 12/9, стр. 1, 109240, Москва, ОГРН 1117746476099) о частичном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и иностранное лицо Rosenstock Corporation Limited (Office 14, 1st floor, Triniti House, Mahe, Seychelles).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица BONITA GmbH - Наумова А.Б. (по доверенности от 02.03.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Хэппи Хоум Трэйд" - Дуйбанова А.В. (по доверенности от 12.07.2018 N 08/06/18).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо BONITA GmbH обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Rosenstock Corporation Limited о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Хэппи Хоум Трэйд" (далее - общество), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2019 на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена ответчика на общество в связи с переходом исключительного права на спорный товарный знак.

Также указанным определением на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Rosenstock Corporation Limited.

В судебное заседание явились представители истца и ответчика.

Роспатент и иностранное лицо Rosenstock Corporation Limited, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направили.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей Роспатента и иностранного лица Rosenstock Corporation Limited в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель иностранного лица BONITA GmbH поддержал заявленное требование, просил его удовлетворить.

В обоснование заявленного требования иностранное лицо BONITA GmbH указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность, связанную с оборотом товаров, тождественных и однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак (и в отношении которых предъявлено настоящее требование), а также использует и имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации таких товаров.

В частности, истец сообщил, что компания BONITA GmbH была зарегистрирована в 2005 году и является правообладателем товарных знаков по международным регистрациям N 979275, N 832917, N 676971, N 1070501 во многих странах мира.

Также иностранное лицо BONITA GmbH отметило, что является производителем мужской, женской одежды и обуви, является компанией, входящей в известную на территории Российской Федерации группу компаний TOM TAILOR, которая приобрела торговую сеть марки BONITA в августе 2012 года. Истец также указал на то, что его компания имеет большую сеть одноименных магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров в разных странах мира.

Кроме этого иностранное лицо BONITA GmbH сообщило, что им в дальнейшем планируется выход на российский рынок с последующим продвижением марки BONITA на территории Российской Федерации в отношении мужской, женской одежды и обуви.

Также истец указал, что является владельцем интернет-сайта www.bonita.de по продаже одежды, обуви и аксессуаров под маркой BONITA.

Общество исковое требование не признало, просило отказать в его удовлетворении.

В своем отзыве на исковое заявление общество указало на то, что ему 05.02.2015 в рамках сотрудничества с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 - иностранным лицом Rosenstock Corporation Limited - было выдано согласие на использование указанного товарного знака.

В связи с высокой покупательской способностью фартуков BONITA обществом 04.10.2016 подписан договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Мирна", в соответствии с которым последнее обязалось выполнить работы по изготовлению швейных изделий под торговой маркой "BONITA". Одежда под указанной маркой была запущена в продажу и по настоящий момент пользуется высоким спросом у покупателей.

Общество также сообщило, что 26.04.2018 между ним и иностранным лицом Rosenstock Corporation Limited подписан договор (зарегистрирован за N РД0257469) об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 444393.

Таким образом, общество настаивало на том, что оно является правообладателем спорного товарного знака, осуществляет деятельность по реализации мужской, женской одежды и обуви, привело доводы в обоснование своей позиции, сослалось на представленные с письменными пояснениями документы и представленные вещественные доказательства.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, иностранное лицо Rosenstock Corporation Limited являлось правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 (дата регистрации - 16.09.2011; дата приоритета - 28.12.2009; дата окончания срока действия регистрации - 28.12.2019), зарегистрированного, в том числе для товаров 25-го класса МКТУ "банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; майки с короткими рукавами; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для чулок; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние".

В период рассмотрения настоящего дела на основании договора от 02.07.2018 N РД0257469 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 444393 правообладателем указанного товарного знака стало общество.

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении указанных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, судебная коллегия делает вывод о том, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес иностранного лица Rosenstock Corporation Limited 16.03.2018 направлено предложение заинтересованного лица, поскольку в данный период времени правообладателем спорного товарного знака являлось указанное лицо.

Как указано в части 3 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для правопреемника все действия, совершенные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое правопреемник заменил.

Ссылаясь на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора и указывая на необходимость оставления иска без рассмотрения, общество просило принять во внимание то, что из представленной в материалы дела квитанции не представляется возможным установить, что предложение заинтересованного лица было направлено по адресу предшествующего правообладателя - иностранного лица Rosenstock Corporation Limited.

Кроме того, общество считает, что предложение заинтересованного лица, направленное по адресу представителя, указанному в Государственном реестре, не могло быть получено последним, так как в качестве получателя указано иностранное лицо Rosenstock Corporation Limited, а не его представитель - Чекмарева О.В.

Проверив приведенные обществом доводы, судебная коллегия считает возможным их отклонить, поскольку из представленных истцом документов (том 5, листы дела 11-16) усматривается, что заявление заинтересованного лица направлялось правообладателю по надлежащему адресу, а также его представителю, указанному в Государственном реестре.

Оригиналы возвращенных почтовой организацией конвертов обозревались в судебном заседании.

Кроме того, представитель общества в судебном заседании не отрицал, что между истцом и предшествующим правообладателем велись переговоры в отношении мирного урегулирования спора, которые успехом не увенчались.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что истцом соблюден претензионный порядок, в связи с чем заявленное ответчиком ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, мотивированное несоблюдением досудебного порядка иностранным лицом BONITA GmbH, удовлетворению не подлежит.

Судебная коллегия перешла к рассмотрению дела по существу заявленных требований.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, истцом в Роспатент подана заявка N 2018711356 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты".

Оценив спорный товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 444393 и обозначение, в отношении которого истцом подана заявка N 2018711356, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными за счет вхождения одного обозначения в другое.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 25-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2018711356, являются либо тождественными, либо однородными товарам 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Учитывая выявленную степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика, и в отношении которых подана заявка на регистрацию обозначения истцом, судебная коллегия приходит к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте товаров, маркируемых спорным товарным знаком и заявленным истцом обозначением.

К аналогичному выводу пришел Роспатент, направив иностранному лицу BONITA GmbH уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства.

Кроме того, в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: копия страниц презентации продукта; распечатка интернет-сайта www.bonita.de; фотографии магазинов и образцов одежды под маркой BONITA; распечатки сведений о товарных знаках по международным регистрациям N 979275, N 676973, N 1070501, N 832917; копия декларации о соответствии Евразийского экономического союза от 09.02.2017 N RU Д-DE.ОМ02.В.24415; копия декларации о соответствии Евразийского экономического союза от 13.02.2017 N RU Д-DE.ОМ02.В.24536; список участников иностранного лица BONITA GmbH; список участников иностранного лица Tom Tailor Retail GmbH; выписка из Торгового реестра Участкового суда города Гамбурга в отношении иностранного лица Tom Tailor Retail GmbH; копии сертификатов соответствия Таможенного союза N ТС RU C-DE.OM02.B.01409, N ТС RU C-DE.OM02.B.01804, N ТС RU C-DE.OM02.B.05901, N ТС RU C-DE.OM02.B.06179, N ТС RU C-DE.OM02.B.00145, N ТС RU C-DE.OM02.A.00106.

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и реализацией мужской, женской одежды и обуви.

При этом судебная коллегия отмечает, что заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подтверждается также документами, свидетельствующими об аффилированности иностранного лица BONITA GmbH с иностранным лицом Tom Tailor Retail GmbH, осуществляющим деятельность по производству и реализации мужской, женской одежды и обуви на территории Российской Федерации.

Кроме того, в судебном заседании 28 марта - 4 апреля 2019 года (с учетом перерыва) судебной коллегией обозревались блуза женская и шарф, производителем которых является иностранное лицо BONITA GmbH, с нанесенным на ярлык обозначением "BONITA" (результаты осмотра отражены в протоколе судебного заседания).

Как пояснил представитель истца, такие товары реализуются за пределами Российской Федерации, поскольку существование спорного товарного знака препятствует их вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом доказано осуществление деятельности по производству и реализации товаров 25-го класса МКТУ: мужской, женской одежды и обуви.

Возражая против заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, ответчик ссылался на то, что товары с обозначением "BONITA" не ввозятся на территорию Российской Федерации и не вводятся в гражданский оборот на территории нашей страны. Иных доводов, направленных на оспаривание заинтересованности истца, в том числе касающихся однородности производимых истцом товаров отдельным категориям товаров, перечисленных в регистрации спорного товарного знака, представителем ответчика не заявлялось.

Судебная коллегия полагает, что производство и предложение к продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, подача заявки на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации являются достаточным основанием для вывода об осуществлении истцом подготовки к вводу производимых им товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Существование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 не позволяет истцу осуществлять свою деятельность, используя сходное обозначение.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что иностранное лицо BONITA GmbH является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров, однородных товарам 25-го класса МКТУ "банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боди [женское белье]; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; майки с короткими рукавами; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; муфты [одежда]; муфты для ног; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для чулок; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; стельки; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние", а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора судебной практики).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (16.03.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 16.03.2015 по 15.03.2018 включительно.

Обществом в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в материалы дела представлены копии следующих документов: товарных накладных от 18.01.2016 N Тр-2/00088, от 12.09.2016 N Тр/2-03330, от 14.11.2016 N Тр/2-04202, от 10.02.2017 N Тр/2-000484, от 17.12.2017 N Тр/2-005083, от 27.02.2016 N Тр/2-00696, от 30.11.2016 N Тр/2-04437, от 09.03.2017 N Тр/2-000782, от 31.08.2017 N Тр/2-003075, от 19.10.2017 N Тр/2-003947; договора от 14.03.2018 N Х14/03-16, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз"; товарной накладной от 25.01.2017 N Тр/2-000185, счета-фактуры от 25.01.2017 N Тр/2-000177; товарной накладной от 29.07.2016 N Тр/2-02823, счета-фактуры от 29.07.2017 N Тр/2-002902; договора комиссии от 03.04.2017 N 370-17, заключенного между обществом и Федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России"; договора поставки непродовольственных товаров от 21.05.2015 N 3274/135, заключенного между обществом и открытым акционерным обществом "Седьмой Континент"; договора поставки от 15.06.2015 N 01-6/6309, заключенного между обществом и закрытым акционерным обществом "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"; договора купли-продажи с отсрочкой платежа от 25.07.2015 N 178-07/2016-ИП, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Литягиным Алексеем Петровичем; товарных накладных от 25.01.2017 N Тр-2-000183, от 22.03.2017 N Тр/2-001050, от 20.04.2017 N Тр/2-001406, от 30.05.2017 N Тр/2-001923, от 13.06.2017 N Тр/2-002067, от 15.09.2017 N Тр/2-003379, от 23.12.2017 N Тр/2-005220; согласия иностранного лица Rosenstock Corporation LTD на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 обществом; договора купли-продажи с отсрочкой платежа от 02.03.2017 N 218-03/2017-ИП, заключенного между обществом и индивидуальным предпринимателем Овченко Ольгой Викторовной; товарных накладных от 14.04.2017 N Тр/3-000836, от 08.06.2017 N Тр/3-001325, от 21.08.2017 N Тр/3-001987; договора подряда на переработку давальческого сырья от 04.10.2016 N 0410/2016, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Мирна"; платежных поручений от 27.02.2017 N 3881, от 10.03.2017 N 3978, от 13.03.2017 N 3990, от 23.03.2017 N 4054, от 05.04.2017 N 4131, товарных накладных от 13.01.2017 N Тр/2-000005, от 16.02.2017 N Тр/2-000041; отчетов об использовании товарного знака за 2016 год от 01.12.2016 и от 30.12.2016; товарной накладной от 10.03.2017 N Тр/2-000856; счета-фактуры от 10.03.2017 N Тр/2-000746.

Также ответчиком в материалы дела представлены распечатки интернет-сайта Lamoda.ru от 29.01.2019, распечатки интернет-сайта OZON.ru от 29.01.2019, интернет-сайта wildberries.ru от 29.01.2019, интернет-сайта happyhomes.ru от 28.01.2019, интернет-сайта sova-javoronok.ru от 28.01.2019; копии товарных накладных от 21.11.2018 N Тр/3-003125, от 21.11.2018 N Тр/3-003126, от 21.11.2018 N Тр/3-003127, от 21.11.2018 N Тр/3-003128, от 21.11.2018 N Тр/3-003129, от 21.11.2018 N Тр/3-003130, от 21.11.2018 N Тр/3-003132, от 21.11.2018 N Тр/3-003135, от 21.11.2018 N Тр/3-003133, от 21.11.2018 N Тр/3-003134; договора от 12.03.2015 N КМ-3779, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Новый Импульс - 50"; договора поставки от 03.03.2015 N ИР-П 84/15, заключенного между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"; соглашения о сотрудничестве от 02.02.2015, заключенного между обществом и иностранным лицом Rosenstock Corporation Limited.

Перечисленные в предшествующем абзаце товарные накладные, распечатки интернет-сайтов не могут быть приняты судом в качестве доказательств использования спорного товарного знака, так как не относятся к периоду, в отношении которого должно быть доказано использование этого товарного знака.

Договоры и соглашения, означенные в том же абзаце, несмотря на даты заключения, не относящиеся к периоду доказывания, подлежат учету только в той части, в которой их исполнение относится к периоду доказывания (в случае доказанности такого исполнения).

Судебная коллегия, исследовав документы, представленные ответчиком, попадающие в период доказывания, приходит к выводу, что обществом подтверждено использование (с согласия предшествующего правообладателя товарного знака) не комбинированного товарного знака, а только словесного элемента "Bonita" и лишь для следующих товаров: фартук, костюм женский юбка-топ, костюм женский трикотаж, костюм мужской, халат мужской и женский, платье, что соответствует следующей части товаров 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак: блузы, изделия трикотажные, костюмы, одежда готовая, одежда трикотажная, одежда, платья, фартуки (одежда), юбки, халаты.

Вместе с тем истец настаивал на том, что использование в документации словесного элемента "Bonita" не свидетельствует об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393, поскольку товарный знак содержит иные словесные элементы, а именно: "Дом, милый дом", а также выполнен в оригинальном цветовом исполнении с использованием изобразительных элементов.

В свою очередь, в опровержение доводов истца обществом представлены вещественные доказательства: коробка красного цвета с надписью "BONITA"; буква "О" в надписи выполнена в виде окружности, в которую вписано изображение бабочки, аналогичное обозначение имеется и на дне коробки; также имеется словесный элемент в виде надписи: "мягкое настроение вашего дома"; внизу указан адрес сайта: https://happyhome.ru/; содержимое указанной коробки: женские футболок (2 штуки) с пришитыми ярлыками с надписью "BONITA"; буква "О" в надписи выполнена в виде окружности, в которую вписано изображение бабочки, также имеется указание на сайт https://sova-javoronok.ru/; бриджи (1 штука) и шорты (1 штука) без этикеток и ярлыков; фартук с пришитым ярлыком с надписью "BONITA"; буква "О" в надписи выполнена в виде окружности, в которую вписано изображение бабочки, также имеется указание на сайт https://happyhomes.ru/; фартуки (2 штуки) с пришитым ярлыком с надписью "BONITA"; буква "О" в надписи выполнена в виде окружности, в которую вписано изображение бабочки, также имеется указание на сайт https://sova-javoronok.ru/. Указанные вещественные доказательства приобщены к материалам дела определением Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2019.

Однако на представленных ответчиком вещественных доказательствах (коробках, одежде) не содержится каких-либо сведений, позволяющих установить период их изготовления, а соответственно, отсутствует возможность определить, попадают ли указанные доказательства в период доказывания.

Таким образом, судебной коллегией установлено использование только части товарного знака, а именно словесного обозначения "Bonita" для части товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации спорного товарного знака.

Как указано в пункте 2 статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака может быть признано использование обозначения с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Сравнив использовавшееся обществом словесное обозначение "Bonita" и спорный товарный знак "" судебная коллегия приходит к выводу, что словесный элемент "BONITA" выполнен в товарном знаке заглавными буквами, имеются иные словесные элементы - "Дом, милый дом...", выполненные строчными буквами в две строки; надписи выполнены белым шрифтом на красном фоне; в товарном знаке имеется изобразительный элемент в виде бабочки.

Судебная коллегия считает необходимым отметить, что в данном случае разрешается не вопрос о сходстве сравниваемых обозначений, а проверяется, не меняется ли существо товарного знака, а именно, не изменяется ли восприятие зарегистрированного товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

По мнению судебной коллегии, включение в товарный знак дополнительных словесных элементов придает ему смысловое значение, связанное (применительно к товарам 25-го класса МКТУ) с одеждой для дома и отдыха.

Учитывая, что используемый элемент товарного знака не содержит всех включенных в товарный знак словесных элементов, изобразительного элемента, выполнен в иных шрифте и цветовой гамме, судебная коллегия считает, что восприятие товарного знака в целом изменяется, то есть изменяется его существо.

Таким образом, обществом не доказано, что в трехлетний период, необходимый для доказательства использования товарного знака, им использовался товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 444393, а не его отдельные элементы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Обществу неоднократно разъяснялось на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, в ходе судебного процесса по существу спора о бремени доказывания, периоде доказывания, о необходимости доказать использование товарного знака для всех товаров, в отношении которых предъявлено требование о его досрочном прекращении, однако надлежащих доказательств ответчиком не представлено.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 в отношении всех товаров 25-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 удовлетворены полностью, возмещению со стороны ответчика подлежит государственная пошлина в размере 6 000 рублей, уплаченная за предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление иностранного лица BONITA GmbH удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 444393 в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Хэппи Хоум Трэйд" в пользу иностранного лица BONITA GmbH 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова