Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. N С01-368/2019 по делу N СИП-777/2018 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку является верным вывод суда о том, что сходство до степени смешения сравниваемых обозначений ему очевидно и не требует дополнительного установления повышенной различительной способности противопоставленных товарных знаков или угрозы их фактического смешения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 г. N С01-368/2019 по делу N СИП-777/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.,

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" (ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90а, оф. 01, г. Воронеж, 394062, ОГРН 1023601569254) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу N СИП-777/2018 (судьи Голофаев В.В., Лапшина И.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2017711573.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Славянка-люкс" (ул. Первой Конной Армии, д. 65, г. Старый Оскол, Белгородская обл., 309506, ОГРН 1143128005910).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" - Лосева А.О. (по доверенности от 13.08.2018 N 46);

от Роспатента - Гибер В.И. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-373/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2017711573.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Славянка-люкс" (далее - третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на применение закона, не подлежащего применению, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, просит отменить обжалуемый судебный акт.

По мнению общества, понятие "серия товарных знаков", примененное судом по отношению к товарным знакам третьего лица, не предусмотрено действующим законодательством, в связи с чем на его основании невозможно было установить несоответствие спорного обозначения закону, что необходимо было сделать в рамках настоящего спора в силу пункта 120 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 483. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, а также Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, в которых содержится понятие "серия товарных знаков", не являются нормативными правовыми актами и не могли послужить основанием для выводов о несоответствия обозначения закону.

Общество полагает также, что судом, а также Роспатентом был неверно определен сильный элемент сравниваемых обозначений, поскольку, если бы словесный элемент "Джо" являлся таковым, регистрация многочисленных товарных знаков, содержащих этот элемент, была бы невозможна. Заявитель кассационной жалобы считает, что сильным элементом в обозначении "Шоколадный Джо", как и во всех противопоставленных товарных знаках третьего лица, является прилагательное, которое придает товарным знакам особое индивидуальное семантическое значение.

Роспатент представил в судебном заседании письменные объяснения на кассационную жалобу общества, в которых, ссылаясь на законность решения суда и отсутствие оснований для его отмены, просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы общества.

В Суд по интеллектуальным правам 17.05.2019 поступил отзыв третьего лица на кассационную жалобу, который не приобщен к материалам дела ввиду отсутствия доказательств заблаговременного направления его лицам, участвующим в деле, в сроки, обеспечивающие возможность их ознакомления с указанным документом.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель Роспатента, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просил в удовлетворении кассационной жалобы общества отказать.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и следует из материалов дела, общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2017711573 о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "" (приоритет от 29.03.2017) в отношении широкого перечня товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, первые буквы слов "Шоколадный" и "Джо" выполнены заглавными, остальные - строчными.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 20.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017711573 в связи с его несоответствием нормам пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В Роспатент 29.05.2018 поступило возражение общества, в котором оно выразило несогласие с решением об отказе в регистрации товарного знака.

Решением Роспатента от 15.10.2018 в удовлетворении возражения было отказано.

Вывод Роспатента о несоответствии оспариваемого обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ мотивирован тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 456304, N 549533, N 548898, N 561153, N 561655, зарегистрированными на имя общества "Славянка-люкс", в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ, однородных товарам, указанным в заявке.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным как принятого с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своей позиции заявитель ссылался на то, что заявленному обозначению Роспатентом были необоснованно противопоставлены товарные знаки, исключительные права на которые принадлежат обществу "Славянка-люкс"; оспариваемое решение основано на отсутствующем в нормативных правовых актах Российской Федерации понятии "серия товарных знаков"; при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака Роспатентом не устанавливалось наличие или отсутствие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения обозначения с противопоставленными товарными знаками; Роспатент не проводил анализ различия или сходства спорного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, не принял во внимание наличие звукового (фонетического), графического и смыслового различия между заявленным на регистрацию обозначением и противопоставленными ему товарными знаками; Роспатентом неверно определены сильный и слабый элемент спорного обозначения. Кроме того, заявитель ссылался на то, что он является правообладателем товарного знака "ПАПА ДЖО" по свидетельству Российской Федерации N 495639, в связи с чем обладает приоритетом в использовании словесного элемента "Джо".

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198,часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления общества, исходил из того, что выводы Роспатента о сходстве противопоставленных обозначений и о наличии вероятности их смешения в глазах потребителей однородных товаров соответствуют материалам дела и основаны на правильном применении положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем в себя часть четвертую ГК РФ, Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218. Не оспариваются также выводы суда об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки третьего лица, по отношению к товарам, для индивидуализации которых обществом подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в пояснениях на нее, выслушав мнение представителей общества и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, в частности, что для констатации нарушения права на товарный знак достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, к числу которых отнесено, в частности, наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Судом проверено оспариваемое решение Роспатента и установлено, что оно основано на противопоставлении спорному обозначению товарных знаков "МИНИ ДЖО" и "МАКСИ ДЖО" по свидетельствам Российской Федерации N 561655 (приоритет от 02.09.2014) и N 561153 (приоритет от 02.09.2014) соответственно, которые являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку, правовая охрана им предоставлена в отношении товаров 30-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств, а также товарных знаков "КАРАМЕЛЬНЫЙ ДЖО", "ФРУКТОВЫЙ ДЖО" и "ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО" по свидетельствам Российской Федерации N 548898 (приоритет от 22.04.2014), N 549533 (приоритет от 22.04.2014) и N 456304 (приоритет от 22.02.2011) соответственно, также являющихся словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств. Правообладателем указанных товарных знаков является общество "Славянка-люкс".

Судом проверено и признано верным проведенное Роспатентом сравнение по семантическому, фонетическому и графическому критериям.

Суд установил, что каждое из обозначений, включая спорное обозначение "Шоколадный Джо", является словосочетанием, образованным путем добавления к существительному, имени собственному Джо (сокращенная форма английского имени Джозеф) различных прилагательных. При этом, поскольку логическое ударение в соответствующих обозначениях падает на слово "Джо", имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что семантически их сближает; указанное обстоятельство оказывает существенное влияние на доминирование данного слова в сравниваемых товарных знаках.

Судом также проверены выводы Роспатента о наличии фонетического сходства сравниваемых товарных знаков, которое обеспечивается за счет наличия повторяющегося слова и расположения слов в словосочетаниях.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание не оспариваемую обществом однородность товаров, в отношении которых товарным знакам третьего лица предоставлена, а спорному обозначению общества - испрашивается правовая охрана, суд первой инстанции правомерно поддержал выводы Роспатента о том, что спорное обозначение по заявке N 2017711573 является сходным с принадлежащими третьему лицу противопоставленными товарными знаками в той степени, которая способна вызвать смешение маркируемых ими товаров в гражданском обороте.

Судом первой инстанции рассмотрен и правомерно отклонен также довод заявителя о том, что Роспатентом не принято во внимание наличие графического различия между спорным обозначением и противопоставленными товарными знаками, поскольку в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения.

При этом судом отмечено отсутствие какой-либо специальной графической проработки сравниваемых обозначений, что не позволяет воспринимать их как имеющие изобразительные элементы, приводящие к различному зрительному восприятию.

Кроме того, суд верно указал, что ввиду установленного сходства противопоставленных товарных знаков третьего лица они образуют серию товарных знаков, что увеличивает угрозу смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков у потребителей товаров 30-го класса МКТУ.

Судом принято во внимание и то обстоятельство, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30-го класса МКТУ, относящихся к товарам широкого потребления, в связи с чем усиливается возможность восприятия маркированных ими товаров как относящихся к одному источнику происхождения.

Таким образом, выводы суда основаны на правильном применении положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ с учетом разъяснений методологии сравнения обозначений, изложенных в Постановлении N 10.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судом в основу судебного акта положено не содержащееся в нормативных актах понятие "серия товарных знаков", не может служить основанием для отмены решения суда, поскольку на необходимость учета соответствующего обстоятельства прямо указано как в применяемых Роспатентом при государственной регистрации обозначений документах, так и в Постановлении N 10.

Ссылки на то, что судом неверно определен доминирующий элемент сравниваемых обозначений, также отклоняются, поскольку соответствующие выводы сделаны судом на основании правильного применения нормативно установленных правил.

Кроме того, как отмечено в абзаце двенадцатом пункта 162 Постановления N 10, суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В данном случае очевидно, что серия противопоставленных товарных знаков объединена общим для них словесным элементом "Джо". Этот же элемент присутствует и в спорном товарном знаке в том виде, который позволяет считать спорный товарный знак продолжением серии.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции является законным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу кассационной жалобы относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2019 по делу N СИП-777/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТОРТЬЯНА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Д.И. Мындря