Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2019 г. по делу N СИП-116/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2019 г. по делу N СИП-116/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Силаева Р.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (ул. Смычка, д. 60, г. Егорьевск, Московская область, 140301, ОГРН 1025001466379) к обществу с ограниченной ответственностью "Автопластик" (дер. Иванцево, р-н Ивановский, Ивановская область, 153504, ОГРН 1023701515309) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 555455 в отношении товаров и услуг 6, 17, 19, 37 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200); общество с ограниченной ответственностью "Стандартпласт" (ул. Смирнова, д. 74, оф. 112, г. Иваново, 153000, ОГРН 1043700088398); общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Стандартпласт" (ул. Маршала Воронова, д. 1А, пом. 1, оф. 12, г. Нижний Новгород, 603074, ОГРН 1095257001311).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" - Брутман Я.М. (по доверенности от 08.10.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Автопластик" - Воронова М.С. (по доверенности от 28.02.2019 N 85-АП/2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Стандартпласт" - Поварова С.В. (по доверенности от 28.09.2018 N 222-СТП/2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Стандартпласт" - Поварова С.В. (по доверенности от 10.12.2018 N 246-ТДСТП/2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (далее - истец, общество "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус") 14.02.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Автопластик" (далее - ответчик, общество "Автопластик") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 555455 в отношении товаров и услуг 6, 17, 19, 37 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - третье лицо, Роспатент), общество с ограниченной ответственностью "Стандартпласт" (далее - третье лицо, общество "Стандартпласт"), общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Стандартпласт" (далее - третье лицо, общество "ТД "Стандартпласт").

Истец в судебном заседании на иске настаивал в полном объеме; заявил, что осуществляет производство и продажу изоляционных и строительных материалов, с размещенным на них и на упаковке обозначением "ТихийDom", в частности: звукоизоляционные плиты, направляющие потолочные профили, подвесы, герметик, уплотнительные ленты, дюбели-гвозди, саморезы, шурупы и пр., которые широко представлены в сети магазинов "Леруа Мерлен", а также на официальном сайте истца, который содержит контент, связанный со звукоизоляционной продукцией "ТихийDom", способами ее использования, применения и обучающими видео, размещенными на этом сайте и в видеохостинге "YouTube". Кроме того, истец пояснил, что им подано заявление о регистрации товарного знака "ТихийDom" в отношении товаров 6, 17 и 19-го классов МКТУ, в ответ на которое он получил уведомление Роспатента о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, представил отзыв от 11.03.2019 с дополнениями от 05.04.2019 и от 22.04.2019, к которым приложил доказательства использования спорного товарного знака под его контролем третьими лицами - обществами "Стандартпласт" и "ТД "Стандартпласт". При этом в ходе судебного разбирательства ответчик признал отсутствие доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров 6-го класса МКТУ, а также отнесения производимых и реализуемых третьими лицами товаров 17-го и 19-го классов МКТУ к огнеупорным материалам.

Третьи лица - общества "Стандартпласт" и "ТД "Стандартпласт" в судебном заседании поддержали позицию ответчика и доводы, изложенные в представленных ими отзывах от 26.04.2019.

Роспатент, извещенный надлежащим образом об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил. Дело рассмотрено в его отсутствие по правилам части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Роспатент направил отзыв от 12.03.2019 N 30-741/8, в котором сообщил актуальные сведения о правообладателе спорного товарного знака и перечне товаров и услуг, для которых он зарегистрирован; указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции суда и если исковые требования будут удовлетворены, то судебный акт будет исполнен в установленном порядке, а также ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, Суд по интеллектуальным пришел к выводу, что иск подлежит частичному удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, общество "Автопластик" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 555455 (дата регистрации - 22.10.2015; дата приоритета - 10.06.2014), зарегистрированного, в отношении следующих товаров и услуг:

6-го класса МКТУ "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; каркасы строительные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; кровли металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; обрешетки металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; трубы водосточные металлические; черепица металлическая";

17-го класса МКТУ "материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные, материалы изоляционные огнеупорные";

19-го класса МКТУ "материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; обшивки для стен неметаллические для строительства; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические";

37-го класса МКТУ "изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства";

41-го класса МКТУ "обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]".

Общество "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех вышеперечисленных товаров и услуг и неиспользование обществом "Автопластик" указанного знака, направило 11.12.2018 в адрес ответчика предложение с требованиями о добровольном отказе последнего от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении с истцом договора об отчуждении исключительного права.

Не получив по истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) двухмесячного срока ответа на направленное предложение, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд полагает, что обществом "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица от 11.12.2018 N 337 (том 1, л.д. 18-20) с доказательствами его направления (том 1, л.д. 21-25) и получения ответчиком (том 1, л.д. 26).

Обществом "Автопластик" в материалы дела представлена копия ответа от 06.02.2019 N АВТис3, в котором правообладатель спорного товарного знака сообщил, что не намерен отказываться от права на него либо заключать договор об отчуждении средства индивидуализации (том 2, л.д. 29-31).

Несмотря на то, что в ходе досудебной процедуры указанный ответ не был получен истцом, судебная коллегия полагает, что возможности мирного урегулирования спора в данном случае исчерпаны.

Исковое заявление подано в суд 14.02.2019, то есть по истечении двухмесячного срока с момента направления предложения ответчику, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ и с учетом разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров (услуг) тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого. Соответствующее разъяснение содержится в пункте 165 Постановления Пленума N 10, а также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Из пункта 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), и правового подхода, изложенного в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10), следует, что истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований.

Из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) по состоянию на 13.02.2019 следует, что основным видом деятельности общество "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" является "производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий" (код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 23.99.6). Кроме того, в числе дополнительных видов деятельности присутствуют: "производство стекловолокна" (код по ОКВЭД 23.14), "строительство жилых и нежилых зданий" (код по ОКВЭД 41.20), "деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами" (код по ОКВЭД 46.13), "торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах" (код по ОКВЭД 47.52.73).

В обоснование своей заинтересованности, а также факта продажи товара и оказания услуг, однородных тем, на которые распространяется правовая охрана по спорному товарному знаку, истец представил:

заявку в Роспатент от 11.10.2018 N 2018742910 на государственную регистрацию обозначения "ТихийDom" в качестве товарного знака (том 1, л.д. 27-28);

уведомление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 13.04.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "ТихийDom" требованиям законодательства (том 3, л.д. 65-66);

сертификат соответствия на панель гипсовую звукоизоляционную Gyproc "Тихий Дом" N РОСС RU.АИ09.H00782 сроком действия с 16.11.2016 по 15.11.2019 (том 1, л.д. 36);

сертификат соответствия на панель гипсовую звукоизоляционную Gyproc "Тихий Дом" N С-RU.ПБ37.В.01916 сроком действия с 12.12.2016 по 29.11.2021 (том 1, л.д. 37);

экспертное заключение N 819 федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" от 29.09.2016 в отношении гипсовой звукоизоляционной панели Gyproc "Тихий Дом" (том 1, л.д. 38-39);

рекламное предложение к продаже системы для облицовки стен "ТихийDom" для шумоизоляции (том 1, л.д. 40-44);

скриншоты интернет-магазина "Леруа Мерлен" с товарами: наборы для установки Тихий Дом и панель звукоизоляционная Тихий Дом (том 1, л.д. 45-49);

инструкция по монтажу системы для шумоизоляции "ТихийDom" (том 1, л.д. 50-75; том 2, л.д. 61-84);

скриншот с сайта в сети Интернет о тренингах в информационном и консультационном центре "Академия Сен-Гобен" (том 2, л.д. 85-87);

скриншот с сайта в сети Интернет из социальной сети "В контакте" со страницы "Тихий Дом - мечта или реальность?" с описанием шумоизоляционной системы Gyproc "ТихийDom" (том 2, л.д. 88-90);

флеш-накопитель с видеороликами об обучающих семинарах в информационном и консультационном центре "Академия Сен-Гобен" и с консультационными материалами (видеоинструкциями) по установке шумоизоляционной системы Gyproc "ТихийDom", размещенными в видеохостинге "YouTube" (том 2, л.д. 60, 130).

В абзаце втором пункта 55 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как указывалось выше, в обоснование своей заинтересованности общество "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" ссылается, в том числе на однородность производимых и реализуемых им товаров и оказываемых услуг, товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Кроме того, однородные товары (услуги) - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичные рекомендации по проверке однородности товаров (услуг) содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

В спорной ситуации истец настаивает на прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака, в который входит словесный элемент "Тихий Дом", зарегистрированный в отношении товаров 6-го класса МКТУ, в который в том числе включены обработанные металлы и изделия из них; 17-го класса МКТУ, в котором в основном электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы и пластмассы частично обработанные в виде листов, плиток, пластин или прутков, а также некоторые изделия из каучука, гуттаперчи, камеди, асбеста, слюды или их заменителей; 19-го класса МКТУ, в котором объединены материалы строительные неметаллические; а также услуги 37-го класса МКТУ, оказываемые подрядчиками или субподрядчиками по строительству или изготовлению капитальных зданий, по восстановлению объектов в их первоначальном виде или их сохранению без изменения их физических или химических характеристик; 41-го класса МКТУ, в который включены, в том числе услуги отдельных лиц или организаций по развитию умственных способностей и навыков людей.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что в комплект предлагаемой к продаже истцом системы для шумоизоляции Gyproc "ТихийDom" наряду с панелями из армированного гипсокартона Gyproc и минераловатной плиты Isover входят металлические профили направляющие, профили потолочные, прямые подвесы, удлинители потолочных профилей, одноуровневые соединители профилей, а также герметик акриловый, лента уплотнительная, дюбель-гвозди и саморезы двух видов (том 1, л.д. 52-54; том 2, л.д. 63-65), то есть товары тождественные, однородные либо сопутствующие товарам, включенным в 6, 17 и 19-й класс МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

То обстоятельство, что истец проводит обучающие тренинги и консультации по поводу установки (монтажа) системы для шумоизоляции Gyproc "ТихийDom" и размещает в открытом доступе в видеохостинге "YouTube" обучающие видеоролики, свидетельствует о его заинтересованности в прекращении правовой охраны в отношении услуг 37-го класса МКТУ "изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства" и 41-го класса МКТУ "обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]", для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Наряду с этим, судебная коллегия принимает во внимание предпринятые истцом действия для регистрации словесного обозначения "ТихийDom" в качестве товарного знака в целях индивидуализации товаров 6, 17 и 19-го классов МКТУ.

Уведомлением федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 13.04.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "ТихийDom" требованиям законодательства до сведения истца доведено, что заявленное им обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 6, 17 и 19-го классов МКТУ, и это не позволяет зарегистрировать испрашиваемое истцом обозначение. В связи с чем истцу предложено в установленный срок представить свои доводы относительно мотивов, приведенных в уведомлении.

Сходство до степени смешения спорного товарного знака с заявленным истцом на регистрацию обозначением обусловлено очевидным фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента "Тихий Дом". Наличие графических элементов в комбинированном спорном товарном знаке ответчика не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

При этом судом учтено, что степень сходства обозначений тесно связана со степенью однородности товаров (услуг), маркируемых сходными обозначениями. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые могут рассматриваться как однородные.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 40 Обзора, подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ. Таким образом, реальное намерение использовать товарный знак должно подтверждаться не только подачей заявки на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака для индивидуализации конкретных однородных товаров и услуг, но и иными доказательствами, свидетельствующими о том, что истец либо непосредственно производит (реализует) однородные товары, оказывает однородные услуги либо сделал соответствующие приготовления (аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам по делам от 19.02.2016 N СИП-165/2016 и от 09.09.2016 N СИП-626/2015).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2016 следует читать как "N СИП-165/2015"

Между тем, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства как каждое в отдельности, так и все в совокупности, судебная коллегия признает их относимыми, допустимыми и достоверно подтверждающими заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ, статье 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в Марракеше 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В пункте 38 Обзора судебной практики разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ специально обращено внимание судов на необходимость анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Судебная коллегия отмечает, что в отличие от вопроса о заинтересованности лица, подающего заявление о неиспользовании товарного знака, при вопросе об использовании правообладателем товарного знака, по общему правилу (за исключением широко известных товарных знаков), однородность не исследуется, поскольку правообладатель обязан представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении каждого конкретного товара/услуги, для которых предоставлена правовая охрана.

Соответствующее разъяснение приведено в пункте 166 Постановления Пленума N 10, а также в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (11.12.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 11.12.2015 по 10.12.2018 включительно.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков.

Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Таким образом, указанный в подпункте 1 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статье 19 Соглашения ТРИПС, пункте 1 статьи 1486 ГК РФ трехлетний срок неиспользования товарного знака направлен не только на защиту интересов правообладателя (имеется в виду, что он не обязан использовать товарный знак ежедневно, а может более менее свободно выбирать политику ведения хозяйственной деятельности, в том числе в силу ее специфики, зависимости от сезонных факторов либо длительности технологического процесса), но и на учет восприятия конкретного обозначения потребителями (имеется в виду расчетный срок, за который средние потребители обычно забывают об использовании конкретного обозначения конкретным правообладателем).

Как указывалось выше, в ходе судебного разбирательства ответчик признал отсутствие у него доказательств использования спорного товарного знака в части товаров 6-го класса МКТУ, а также отнесения производимых и реализуемых под его контролем товаров 17-го и 19-го классов МКТУ к огнеупорным материалам.

При таких обстоятельствах на основании положений частей 3 и 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отношении всех товаров 6-го класса, которые указаны в свидетельстве на спорный товарный знак, и товаров 17-го и 19-го классов МКТУ, имеющих характеристику "огнеупорные", судебная коллегия признает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В отношении остальных товаров и услуг, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, судом установлены следующие фактические обстоятельства.

Как утверждает ответчик, использование спорного товарного знака под его контролем осуществляют аффилированные с ним третьи лица - общества "Стандартпласт" и "ТД "Стандартпласт".

Представленными в материалы дела выписками из ЕГРЮЛ в отношении ответчика и названных третьих лиц подтверждается, что в состав участников этих организаций входит одно и то же физическое лицо - Воскун Михаил Дмитриевич, который в двух их них является единоличным исполнительным органом.

Так, общество "Автопластик" зарегистрировано как юридическое лицо 08.04.1998. В публичный реестр 01.03.2012 вынесены сведения о том, что его участниками являются Воскун Михаил Дмитриевич (размер доли 90%) и Воскун Мария Михаиловна (размер доли 10%), а 17.01.2011 внесена запись, содержащая сведения о том, что генеральный директор - Воскун Михаил Дмитриевич (том 1, л.д. 87-89).

Общество "Стандартпласт" зарегистрировано как юридическое лицо 22.09.2004, создано единственным участником Воскуном Михаилом Дмитриевичем (размер доли 100%), который является также его генеральным директором (том 2, л.д. 102-108).

Общество "ТД "Стандартпласт" зарегистрировано как юридическое лицо 12.03.2009. Согласно сведениям публичного реестра его участниками являются Воскун Михаил Дмитриевич (размер доли 60%) и Милек Сергей Александрович (размер доли 40%), в отношении которого 21.11.2018 внесена запись о том, что он является генеральным директором организации (том 2, л.д. 109-116).

С учетом изложенного судебная коллегия полагает доказанным довод ответчика об аффилированности вышеназванных юридических лиц.

Будучи правообладателем спорного товарного знака, общество "Автопластик" письмом от 22.10.2015 оформило согласие обществу "Стандартпласт" на его использование (том 2, л.д. 33). Вопрос о предоставлении согласия также был рассмотрен на общем собрании участников общества "Автопластик", что подтверждается протоколом внеочередного общего собрания от 22.10.2015 (том 2, л.д. 34).

Суд обращает внимание на критическую оценку истцом указанного письма, так как оно датировано в день государственной регистрации спорного товарного знака и более чем на месяц раньше даты публикации об этом, однако в качестве приложения к письму указано свидетельство о государственной регистрации товарного знака N 555455.

Между тем судебная коллегия считает, что не имеют правового значения сомнения в дате предоставления правообладателем письма-согласия третьему лицу при наличии аффилированности между юридическими лицами и с учетом того, что их генеральными директорами является одно и то же лицо.

Как указывают ответчик и третьи лица, осуществление ими экономической деятельности с использованием спорного товарного знака было построено следующим образом: общество "Автопластик" является правообладателем товарного знака и обеспечивает испытания товара, предлагаемого потребителям с нанесением на него этого знака, обществом "Стандартпласт" разработаны технические условия и технические требования к товару, а также осуществляется производство и продвижение товара на своем официальном сайте, в социальных сетях и интернет-магазинах, а общество "ТД "Стандартпласт" занимается реализацией комплектов бытовой шумоизоляции "Тихий Дом".

Доводы относительно деятельности ответчика подтверждаются аттестатом аккредитации лаборатория вибро-акустических испытаний (том 2, л.д. 117) и договором аренды помещения для лаборатории от 01.10.2016 N СТР0047 (том 2, л.д. 119-122). Факт проведения испытаний товара "Тихий Дом" подтверждается протоколом от 10.07.2018 N 361/3 (том 2, л.д. 118), а материала NoiseBlock - протоколом от 25.03.2019 N 201/4 (том 3, л.д. 36).

При этом судебная коллегия не принимает во внимание последний из указанных протоколов, поскольку он составлен за пределами трехлетнего периода, в течение которого судом устанавливается факт использования спорного товарного знака.

В качестве доказательств использования обществом "Стандартпласт" спорного товарного знака ответчиком представлены:

технические требования к продукту Набор шумоизоляции для дома "Тихий Дом" ТТ-156, утвержденные генеральным директором общества "Стандартпласт" 03.10.2014 (том 2, л.д. 17);

технические условия ТУ 20.30.22-092-73212626-2017 на комплект бытовой шумоизоляции "Тихий дом", разработанные 13.09.2017, утвержденные генеральным директором общества "Стандартпласт" 14.09.2017 и введенные в действие с 15.09.2017 (том 2, л.д. 18-24);

договор поставки от 01.10.2016 N СТД 2090, заключенный между обществами "Стандартпласт" и "ТД "Стандартпласт", и составленные к нему товарные накладные от 17.08.2017 N 10265, от 31.10.2017 N 13729, от 12.09.2017 N 10616, от 22.03.2018 N 3541, от 04.09.2018 N 22124 (том 1, л.д. 125-126, 127-133), по которым были реализованы, в том числе товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block;

договор поставки продукции от 21.08.2017 N СТД2456, заключенный между обществом "Стандартпласт" и обществом с ограниченной ответственностью "Вибропласт", и составленные к нему товарные накладные от 21.09.2017 N 17075, от 18.01.2018 N 324827 (том 1, л.д. 144-145, 146-147), по которым были реализованы, в том числе товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block;

сформированные 11.03.2019, 11.04.2019 и 18.04.2019 скриншоты страниц сайта общества "Стандартпласт", на которых размещены предложение о продаже набора бытовой шумоизоляции "Тихий дом" (том 2, л.д. 4), а также опубликованные 24.07.2018 и 06.12.2018 статьи о возможных планировочных решениях квартиры или дома при помощи монтажа межкомнатной перегородки, звукоизоляции ванной комнаты, выполненной из материалов общества "Стандартпласт" (том 3, л.д. 18-23);

сформированные 11.03.2019, 12.03.2019 и 12.04.2019 скриншоты страниц различных интернет-магазинов, на которых размещены предложения о продаже набора "Тихий дом", набора бытовой шумоизоляции "Тихий дом 8", набора для виброизоляции StP "Тихий дом" (том 2, л.д. 5-9), а также вибродемпфирующей ленты для строительного профиля Noise Block 30, Noise Block 50 и Noise Block 70 (том 3, л.д. 24, 25), звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE (том 3, л.д. 25 оборот-26);

сформированные 06.03.2019, 01.04.2019, 06.04.2019 и 12.04.2019 скриншоты страниц из социальной сети "В контакте", на которых 14.07.2017, 21.12.2017, 10.08.2018, 29.08.2018 30.08.2018, 31.08.2018 и 21.11.2018 размещена информация об универсальном наборе "Тихий Дом" с предложением о его продаже, об обучающих конференциях для партнеров компании, а также соответствующие видеоролики (том 2, л.д. 12-16, 123-129) и о товаре - вибродемпфирующая лента Noise Block 30 (том 3, л.д. 17);

протокол лабораторных исследований федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" от 10.07.2017 N 5371 в отношении образца звукоизоляции для канализационных труб Noise Block PIPE (том 3, л.д. 9-10);

сертификат соответствия Системы добровольной сертификации НСОПБ N НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00354 сроком действия с 14.09.2017 по 13.09.2022 в отношении продукции - звукоизоляция для канализационных труб Noise Block PIPE (том 3, л.д. 11);

экспертное заключение федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" от 04.08.2017 N К-601 в отношении образца продукции - звукоизоляция для канализационных труб Noise Block PIPE (том 3, л.д. 12);

сертификат соответствия Системы добровольной сертификации НСОПБ N НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00346 сроком действия с 27.07.2017 по 26.07.2022 в отношении материала звукоизоляционного самоклеящегося Noise Block и изделий из него (том 3, л.д. 13);

протокол лабораторных исследований федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" от 10.07.2017 N 5372 в отношении образца материала звукоизоляционного самоклеящегося Noise Block 2 (том 3, л.д. 14-15);

экспертное заключение федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" от 04.08.2017 N К-600 в отношении образца материала звукоизоляционного самоклеящегося Noise Block 2 (том 3, л.д. 16);

договор подряда от 16.05.2016, заключенный между обществом "Стандартпласт" и обществом с ограниченной ответственностью "Автоснаб", предметом которого являются подрядные работы, выполненные в том числе с продукцией, имеющей наименования "Тихий дом" и "Noise Block" (том 3, л.д. 27-28), а также подписанный к договору подряда акт от 08.06.2016 N 1 (том 3, л.д. 29).

В обоснование довода об использовании обществом "ТД "Стандартпласт" спорного товарного знака под контролем ответчика последний представил:

договор поставки от 17.10.2017 N 77, заключенный между обществом "ТД "Стандартпласт" и обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Строй-Кит", и универсальный передаточный документ к нему от 27.06.2018 N СПБ00000463, по которым были реализованы, в том числе товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block (том 1, л.д. 134-135);

договор поставки от 04.09.2018 N 580/03, заключенный между обществом "ТД "Стандартпласт" и обществом с ограниченной ответственностью ПКП "Ресурс", универсальный передаточный документ к нему от 08.10.2018 N СПБ 00000752, по которым были реализованы, в том числе товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block (том 1, л.д. 136-137);

универсальный передаточный документ от 30.08.2018 N СПБ 000000646, по которому обществу с ограниченной ответственностью "Стиль" были реализованы товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block (том 1, л.д. 138);

договор поставки с отсрочкой платежа от 01.03.2018 N 28/03-2018, заключенный между обществом "ТД "Стандартпласт" и обществом с ограниченной ответственностью "Эксперт", и универсальные передаточные документы к нему от 17.08.2018 N СПБ 00000610, от 05.09.2018 N СПБ 00000661, по которым были реализованы товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 8 (гофроящик)", и товар с наименованием Noise Block (том 1, л.д. 139-143);

договор поставки от 05.09.2017 N 40, заключенный между обществом "ТД "Стандартпласт" и акционерным обществом "ИЗОЛЮКС, универсальные передаточные документы к нему от 17.07.2018 N МСК000001616, от 27.09.2018 N МСК000002212, по которым были реализованы товар, обозначенный как "набор бытовой шумоизоляции "Тихий Дом" 4 и "Тихий Дом" 8, и товар с наименованием Noise Block (том 3, л.д. 30-35).

Судом проанализированы представленные ответчиком договоры поставки и подряда, оформленные от имени аффилированных с ним третьих лиц, и товаросопроводительные документы к этим договорам, а также протоколы испытаний и сертификаты соответствия, однако из указанных доказательств не представляется возможным достоверно установить, что предметом состоявшихся сделок был именно товар, на котором непосредственно либо на его упаковке, нанесен спорный товарный знак.

На стадии судебного разбирательства судебная коллегия непосредственно в зале судебного заседания в присутствии представителей истца, ответчика и третьих лиц обозревала видеоролики, на которые указывали общество "Автопластик" и общество "Стандартпласт", и не установила, что на демонстрируемых в роликах товарах либо его упаковке имеется изображение спорного товарного знака, равно как и при проведении обучающих конференций, семинаров и иных форм консультирования ответчиком либо третьим лицом используется этот знак, например, при оформлении помещения, в котором присутствуют слушатели либо на форменной одежде сотрудников и т.п.

При этом коллегия судей обратила внимание на то, что в видеороликах демонстрировался товар, имеющий наименование "Тихий дом", на упаковке которого отсутствовал спорный товарный знак. За исключением отсутствия этого знака в остальной части оформление упаковки товара идентично том, в которой товар предлагается к продаже на сайте общества "Стандартпласт" и в интернет-магазинах.

Кроме того, аналогичные доказательства различия в упаковках товара ответчика представлены в материалы дела истцом (том 2, л.д. 93-97).

В свою очередь, ответчик данное обстоятельство не оспорил, а его представитель пояснил, что имел место факт выпуска в гражданский оборот товара в бракованной упаковке, на которой отсутствовал товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 555455.

Изложенное позволяет суду усомниться в том, что вся продукция, вводимая в оборот обществом "Автопластик" либо под его контролем третьими лицами на основании вышеперечисленных гражданско-правовых договоров, была маркирована спорным товарным знаком.

Представленные в материалы дела скриншоты страниц различных интернет-магазинов, на которых размещены предложения к продаже товара, имеющего наименования "Тихий дом" или "Noise Block" с нанесенным на его упаковке изображением спорного товарного знака, не позволяют установить даты либо периоды, в течение которых продавался этот товар, а потому у суда нет оснований для вывода о том, что данные письменные документы относятся к трехлетнему периоду, в течение которого подлежит установлению факт использования спорного товарного знака.

Вместе с тем, по мнению судебной коллегии, остальные представленные ответчиком доказательства подтверждают факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 555455 путем его размещения на упаковках следующих товаров, относящихся к 17-му классу МКТУ "материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные" и к 19-му классу МКТУ "материалы строительные неметаллические; обшивки для стен неметаллические для строительства".

На основании изложенного исковые требования подлежат частичному удовлетворению, а правовая охрана спорного товарного знака - досрочному прекращению для всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации, за исключением вышеназванных рубрик.

В силу подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 11.02.2019 N 44.

В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" разъяснено, что при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

С учетом изложенного и на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению за счет ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

иск общества с ограниченной ответственностью "СенГобен Строительная Продукция Рус" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 555455 в отношении товаров 6-го класса "желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; каркасы строительные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; кровли металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; обрешетки металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; трубы водосточные металлические; черепица металлическая", 17-го класса "материалы изоляционные огнеупорные", 19-го класса "материалы строительные огнеупорные неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические" и услуг 37-го класса "изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; консультации по вопросам строительства", 41-го класса "обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Автопластик" (дер. Иванцево, р-н Ивановский, Ивановская область, 153504, ОГРН 1023701515309) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СенГобен Строительная Продукция Рус" (ул. Смычка, д. 60, г. Егорьевск, Московская область, 140301, ОГРН 1025001466379) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Р.В. Силаев

А.А. Снегур