Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. N С01-396/2019 по делу N СИП-718/2018 Суд отменил решение в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования услуг, направив дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не установил каким образом ответчик либо аффилированные с ним лица используют спорный товарный знак при оказании услуг

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2019 г. N С01-396/2019 по делу N СИП-718/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 июля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Данилова Г.Ю., Уколова С.М.;

судьи-докладчика Четвертаковой Е.С. -

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Паксимади Е.Э.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Алтайского края (судья Фролов О.В., секретарь судебного заседания Морозова С.Н.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Елены Валерьевны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 317028000153120) на решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу N СИП-718/2018 (судьи Снегур А.А., Мындря Д.И., Рассомагина Н.Л.) по иску индивидуального предпринимателя Хуснутдиновой Елены Валерьевны к индивидуальному предпринимателю Дышлюк Ольге Максимовне (г. Барнаул, Алтайский край, ОГРНИП 309222327500041)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Дышлюк Ольги Максимовны Трусов О.Р. (по доверенности от 03.09.2018 N 22 АА 2392365).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Хуснутдинова Елена Валерьевна (далее - предприниматель Хуснутдинова Е.В., истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Дышлюк Ольге Максимовне (далее - предприниматель Дышлюк О.М., ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 исковые требования предпринимателя Хуснутдиновой Е.В. удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "аукционная продажа"; в удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, предприниматель Хуснутдинова Е.В. обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда от 07.02.2019 и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда о том, что ответчик доказал факт использования под его контролем спорного товарного знака в отношении услуг "сбыт товара через посредников" 35-го класса МКТУ и "реализация товаров" 42-го класса МКТУ.

Как указывает истец, осуществление деятельности по реализации товаров, маркированных спорным товарным знаком, не признается использованием этого знака для индивидуализации услуги по реализации товаров, поскольку в такой ситуации средство индивидуализации используется для обозначения соответствующих реализуемых товаров, тогда как под названной услугой 42-го класса МКТУ понимаются действия, направленные на оказание помощи и содействия другим лицам. Иными словами, оказанием услуги "реализация товаров" признается не продажа товаров, произведенных правообладателем или иным лицом по заказу правообладателя, а продажа товаров иных лиц с использованием спорного товарного знака.

Предприниматель Хуснутдинова Е.В. обращает внимание на то, что, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции установил факт использования спорного товарного знака лицами, аффилированными с предпринимателем Дышлюк О.М., для маркировки товара "пиво", включенного в 32-й класс МКТУ, для которого этот знак также зарегистрирован. Заявитель полагает неправомерным указание суда первой инстанции на то, что в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя понимается использование этого знака по воле последнего. По мнению заявителя кассационной жалобы, по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право использования товарного знака должно быть предоставлено на основании лицензионного договора либо осуществляться под непосредственным контролем самого правообладателя.

Наряду с этим истец полагает, что в ходе рассмотрения дела суд первой инстанции ошибочно посчитал достаточными представленные ответчиком доказательства использования спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го и 42-го классов МКТУ и неправомерно, вопреки пункту 2 части 2 статьи 136 и части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предложил предпринимателю Дышлюк О.М. представить дополнительные доказательства.

Предпринимателем Дышлюк О.М. в Суд по интеллектуальным правам направлен отзыв на кассационную жалобу, в приобщении которого было отказано в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам ввиду неисполнения ответчиком предусмотренной в части 1 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанности по направлению копии отзыва иным лицам, участвующим в деле.

Представитель предпринимателя Дышлюк О.М. в судебном заседании просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

По мнению ответчика, он доказал не только наличие корпоративных отношений и аффилированности между ним и тремя организациями - обществом с ограниченной ответственностью "КОРС" (далее - общество "КОРС"), обществом с ограниченной ответственностью "Старая деревня", обществом с ограниченной ответственностью "Подсосновский пивоваренный завод" (далее - общество "Подсосновский пивоваренный завод"), но и факт использования этими лицами спорного товарного знака при производстве и введении в гражданский оборот пива "Старая деревня".

Предприниматель Дышлюк О.М. полагает, что заявитель кассационной жалобы узко толкует положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку услуги по реализации товара и товар "пиво" являются однородными исходя из их рода (вида), потребительских свойств и функционального назначения, состава продукции, взаимодополняемости и условий реализации, общего круга потребителей и возможности отнесения к одному и тому же источнику происхождения.

Предприниматель Хуснутдинова Е.В. и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В Суд по интеллектуальным правам 21.06.2019 поступило ходатайство Роспатента с просьбой рассмотреть кассационную жалобу предпринимателя Хуснутдиновой Е.В. без участия представителя административного органа.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель Дышлюк О.М. на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 02.08.2016 за N РД0203043, является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 194431, зарегистрированного 25.09.2000 в отношении следующих товаров и услуг:

29-го класса МКТУ "икра; колбасные изделия; мясо, рыба, птица и дичь; мясные полуфабрикаты; консервы мясные; консервы рыбные; субпродукты; супы; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; маргарин; масла растительные пищевые; масло сливочное; жиры пищевые; орехи обработанные; чипсы";

30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); кетчуп; пряности; пищевой лед";

31-го класса МКТУ "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод";

32-го класса МКТУ "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков";

33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)";

35-го класса МКТУ "аукционная продажа; агентства по экспорту-импорту; сбыт товара через посредников";

42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Предприниматель Хуснутдинова Е.В., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, 12.07.2018 направила в адрес предпринимателя Дышлюк О.М. предложение об отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Не получив ответа предпринимателя Дышлюк О.М. на направленное в ее адрес предложение, предприниматель Хуснутдинова Е.В. по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Признав обязательный досудебный порядок урегулирования спора соблюденным, суд первой инстанции рассмотрел спор по существу и, сделав вывод о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товара" и о недоказанности ответчиком факта его использования на протяжении последних трех лет в отношении услуги 35-го класса МКТУ "аукционная продажа", удовлетворил заявленный иск частично.

В отношении остальных испрашиваемых истцом услуг 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров" суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, полагая, что ответчик доказал фактическое использование спорного товарного знака аффилированными с ним лицами и под его контролем при оказании вышеперечисленных услуг, в связи с чем отказал в удовлетворении иска.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившегося в судебное заседание представителя ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В кассационной жалобе предпринимателем Хуснутдиновой Е.В. не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора, а также о заинтересованности истца в использовании спорного товарного знака. Кроме того, не оспаривается Хуснутдиновой Е.В. вывод суда первой инстанции о недоказанности заинтересованности истца в отношении услуги 35-го класса МКТУ "агентства по экспорту-импорту".

Равным образом не оспаривается вывод суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака в части услуги 35-го класса МКТУ "аукционная продажа".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Из текста кассационной жалобы следует, что фактически ее заявителем оспариваются выводы суда первой инстанции о том, что ответчиком доказано использование спорного товарного знака для услуг 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров (услуг) или части товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей указанной статьи Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из системного толкования приведенных норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994, согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), а также в пункте 41 Обзора разъяснено, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак. При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (12.07.2018) период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 12.07.2015 по 11.07.2018 включительно.

Как указывалось выше, доказывая факт использования спорного товарного знака для испрашиваемых истцом услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, предприниматель Дышлюк О.М. представила лицензионные договоры, на основании которых она безвозмездно предоставила своему супругу - индивидуальному предпринимателю Дышлюку В.Н. и обществу "КОРС", единственным участником которого является Дышлюк В.Н., право использования спорного товарного знака при производстве и реализации товаров, а также товаросопроводительные документы, подтверждающие факты приобретения и продажи указанными лицами различных товаров (пряники, сухари, бисквиты, мясо, сосиски, сардельки, масло сливочное, овощи, фрукты, пиво, в том числе под наименованием "Старая деревня").

Кроме того, ответчиком были представлены декларации соответствия Таможенного союза и сертификаты соответствия, выданные обществу "Подсосновский пивоваренный завод" и подтверждающие в том числе соответствие производимого им пива различных сортов и наименований "Старая деревня", "Живое" требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 31711-2012 "Пиво. Общие технические условия", введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 N 1588-ст. Из приложенных к отзыву письменных доказательств судом первой инстанции было установлено, что генеральным директором названного общества является Дышлюк В.Н., а одним из участников с размером доли 70% - общество "КОРС".

По мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии между всеми упомянутыми лицами аффилированности, обусловленной родством, составом участников юридических лиц и единством интересов (производство и реализация пива, маркированного спорным товарным знаком).

Несмотря на отсутствие государственной регистрации вышеназванных лицензионных договоров, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что их заключение свидетельствует о действительной воле ответчика на предоставление права использования спорного товарного знака под его контролем.

Аналогичный подход отражен в пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды".

Представленные предпринимателем Дышлюк О.М. в материалы дела распечатки из сети Интернет, содержащие обозначение "Старая деревня", а также фотографии магазинов "Корзинка "Старая Деревня" не приняты во внимание судом первой инстанции в качестве доказательств использования ответчиком спорного товарного знака, поскольку они не содержали дат, позволяющих соотнести изображения и имеющиеся в них сведения (указание на товарный знак) с периодом доказывания, в связи с чем невозможно установить, что этот знак использовался в пределах вышеобозначенного периода.

С учетом аффилированности предпринимателя Дышлюк О.М. с обществом "КОРС" и обществом "Подсосновский пивоваренный завод" суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта использования спорного товарного знака под контролем ответчика при оказании услуг по сбыту товара через посредников и реализации товаров, произведенных иными лицами, указав, что группа аффилированных лиц производила и вводила в оборот пиво "Старая деревня".

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что доказанность факта использования аффилированными лицами спорного товарного знака для маркировки произведенного и реализуемого ими пива не означает то, что правообладатель доказал использование этого же знака при оказании услуг "сбыт товара через посредников" 35-го класса МКТУ и "реализация товаров" 42-го класса МКТУ.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в определении от 23.10.2018 N 310-ЭС18-4459, деятельность по продаже произведенных самим продавцом товаров не относится к услуге 35-го класса МКТУ "сбыт товаров через посредников", которая исходя из положений ГК РФ предполагает посредничество, в том числе в сфере сбыта товаров, совершение определенных действий в интересах третьих лиц по продаже и продвижению их товаров.

По смыслу определения понятия "торговая деятельность", данного в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", под сбытом или реализацией товаров следует понимать, что это услуга в торговой деятельности, которая включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Следовательно, для установления факта использования товарного знака при оказании услуг "сбыт товара через посредников" или "реализация товаров" правовое значение имеет дифференцирование деятельности по сбыту и реализации своих товаров от услуг по сбыту и реализации товаров. Деятельность по сбыту и реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по сбыту и реализации товаров иных лиц, например путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуг при продвижении этих товаров на рынке и пр.

Для целей применения статьи 1486 ГК РФ реализация одним из аффилированных лиц товара, произведенного другим аффилированным лицом, следует считать реализацией своих товаров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что поскольку товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг, не конкретизированных в свидетельстве на товарный знак по их содержанию и виду и связанных со сбытом и реализацией любых товаров, то характер и круг действий, относящихся к такой услуге, является достаточно широким, не ограниченным какими-либо определенными действиями правообладателя, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Аналогичный подход отражен также в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-261/2014, от 13.06.2017 по делу N СИП-656/2016.

С учетом изложенного суду первой инстанции следовало установить, каким образом ответчик либо аффилированные с ним лица используют спорный товарный знак при оказании услуг 35-го класса МКТУ "сбыт товара через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров" и на основании этого с учетом положений пункта 2 статьи 1484 и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ сделать вывод о том, достаточны ли представленные доказательства для отказа в удовлетворении иска в указанной части.

Применительно к тому доводу отзыва на кассационную жалобу, что доказанность использования товарного знака для индивидуализации товара "пиво" свидетельствует и о доказанности использования этого знака в отношении услуги по реализации пива ввиду однородности соответствующих товара и услуги, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что согласно абзацу второму пункта 166 Постановления N 10 при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемое решение подлежит отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований, а дело - направлению в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу N СИП-718/2018 отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 194431 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35-го класса "сбыт товара через посредников" и 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2019 по делу N СИП-718/2018 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Е.С. Четвертакова