Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2019 г. N С01-506/2019 по делу N СИП-844/2018 Дело о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и о признании патента на промышленный образец недействительным; об обязании его восстановить правовую охрану патента на промышленный образец передано на новое рассмотрение, поскольку суд применил закон, не подлежащий применению

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2019 г. N С01-506/2019 по делу N СИП-844/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 8 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 июля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны (г. Бор, Нижегородская обл., ОГРНИП 304524625200090) на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 по делу N СИП-844/2018 (судьи Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В., Четвертакова Е.С.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.09.2018 об удовлетворении возражения и о признании патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056 недействительным; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." (ул. Угрешская, д. 26, стр. 1, Москва, 115088, ОГРН 1027700101164).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Шибаланской Александры Александровны - Малахова Н.Л. (по доверенности от 29.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." - Перова Т.Д. (по доверенности от 12.11.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-362/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Шибаланская Александра Александровна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.09.2018 об удовлетворении возражения и о признании патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056 недействительным. Кроме того, Шибаланская А.А. просила обязать Роспатент восстановить правовую охрану патента Российской Федерации на промышленный образец N 94056.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Магриб С.А." (далее - общество "Магриб С.А.").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 требования Шибаланской А.А. оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Шибаланская А.А., ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 06.03.2019 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального права, просит указанное решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Шибаланская А.А. указывает на то, что судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела применен закон, не подлежащий применению, а именно положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции от 12.03.2014 (начало действия редакции - 01.10.2014), которая еще не действовала на дату приоритета патента Российской Федерации N 94056 на группу промышленных образцов "Рисунок для печатной продукции (шесть вариантов)" (22.07.2014).

Как отмечает Шибаланская А.А., в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ в подлежащей применению редакции от 23.07.2013 (начало действия редакции - 01.09.2013) промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Вместе с тем судом первой инстанции при проверке группы промышленных образцов по спорному патенту на соответствие условию патентоспособности "оригинальность" применены иные критерии, которые были введены в действие более поздней редакцией пункта 3 статьи 1352 ГК РФ.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что при оценке оригинальности группы промышленных образцов по спорному патенту суду следовало провести анализ наличия сходства до степени смешения путем сопоставления совокупности существенных признаков этой группы промышленных образцов с совокупностью существенных признаков решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента.

Однако, как отмечает Шибаланская А.А., ни Роспатент, ни суд первой инстанции не проверяли сходство до степени смешения совокупности существенных признаков группы промышленных образцов по спорному патенту и противопоставленного ему ближайшего аналога. Вместо этого проведено сравнение построения внешнего вида изделия по спорному патенту и части решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента. Шибаланская А.А. ссылается на то, что судом первой инстанции не проанализирован ряд существенных признаков внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что судом первой инстанции неправильно применены положения пункта 22.5.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325 (далее - Административный регламент).

Шибаланская А.А. считает, что, вопреки правилам определения оригинальности, установленным подпунктами 2.1-2.3 пункта 22.5.5 Административного регламента, анализ спорного патента на соответствие условию патентоспособности "оригинальность" проведен судом первой инстанции только в отношении варианта 1, а в отношении вариантов 2-6 сделан вывод об их несоответствии названному условию по аналогии с вариантом 1.

В кассационной жалобе Шибаланская А.А. отмечает, что суд первой инстанции осуществил сравнение вариантов группы промышленных образцов по спорному патенту между собой, в то время как следовало сравнить варианты группы промышленных образцов по спорному патенту с противопоставленным ему ближайшим аналогом.

Помимо прочего, Шибаланская А.А. полагает, что судом первой инстанции не установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела (совпадающие и отличительные признаки сравниваемых между собой патентов), а обжалуемое решение судом принято без учета ряда характеристик сравниваемых патентов, которые приведены в кассационной жалобе.

От общества "Магриб С.А." поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором названное лицо выражает несогласие с изложенными в ней доводами, ссылаясь на законность и обоснованность выводов суда первой инстанции.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых просит в удовлетворении кассационной жалобы Шибаланской А.А. отказать.

Шибаланская А.А. также направила в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения, в которых ссылается на необоснованность доводов Роспатента и общества "Магриб С.А.", содержащихся в поданных указанными лицами отзыве и письменных объяснениях.

Определением от 24.06.2019 судебное разбирательство по рассмотрению президиумом Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобы Шибаланской А.А. на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2019 по делу N СИП-844/2018 отложено на 08.07.2019 на основании абзаца второго части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание 08.07.2019 явились представители Шибаланской А.А., общества "Магриб С.А." и Роспатента.

Представитель Шибаланской А.А. выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить.

Явившийся в судебное заседание представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая решение суда законным и обоснованным.

Представитель общества "Магриб С.А." выступил по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, просил оставить ее без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на имя предпринимателя Роспатентом 03.06.2015 по заявке N 2014502817 был выдан патент Российской Федерации N 94056 на группу промышленных образцов "Рисунок для печатной продукции (6 вариантов)" (классификационные рубрики Международной классификации промышленных образцов - 32-00 и 19-08) с приоритетом от 22.07.2014 в объеме следующих признаков, нашедших отражение на изображениях изделий:

"1. Рисунок для печатной продукции (вариант 1)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с синими треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением на фоне синих треугольников шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах синих треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

2. Рисунок для печатной продукции (вариант 2)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников желтым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах желтых треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-желтого цвета с желтой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

3. Рисунок для печатной продукции (вариант 3)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников коричневым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в углах коричневых треугольников с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-коричневого цвета с коричневой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом коричневого цвета.

4. Рисунок для печатной продукции (вариант 4)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе зеленым цветом;

- выполнением между белых полос полосы зеленого цвета со шрифтовой надписью мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников зеленым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы светло-зеленого цвета с зеленой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

5. Рисунок для печатной продукции (вариант 5)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе коричневым цветом;

- выполнением между белых полос полосы коричневого цвета со шрифтовой надписью мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников коричневым цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы оранжевого цвета с коричневой контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.

6. Рисунок для печатной продукции (вариант 6)

характеризующийся:

- наличием в композиции ромба с белой контурной обводкой, с двумя поперечными полосами белого цвета, между которыми выполнена полоса красного цвета, а также с треугольниками, расположенными сверху и снизу;

- выполнением на одной из белых полос шрифтовой надписи утолщенным красным рубленым шрифтом с заходом на обрамление;

отличающийся:

- выполнением в форме ромба;

- выполнением одной из белых полос широкой, а другой - узкой;

- выполнением шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе;

- выполнением на красной полосе шрифтовой надписи более мелким прямым рубленым шрифтом белого цвета;

- выполнением треугольников красным цветом со шрифтовыми надписями мелким прямым шрифтом белого цвета;

- выполнением белых перпендикулярных друг другу линий в верхнем углу верхнего треугольника с отступом от краев сторон треугольника;

- выполнением вокруг центрального ромба краевой полосы розового цвета с красной контурной обводкой;

- выполнением на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета.".

Обществом "Магриб С.А." 17.11.2017 подано возражение против выдачи патента Российской Федерации N 94056, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по спорному патенту условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность".

Решением Роспатента от 13.09.2018 возражение общества "Магриб С.А." удовлетворено, патент Российской Федерации на группу промышленных образцов N 94056 признан недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что группа промышленных образцов по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "оригинальность".

Полагая, что решение Роспатента от 13.09.2018 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям статьи 1352 ГК РФ и нарушает ее права и законные интересы, Шибаланская А.А. обратилась в суд с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, установив, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления Шибаланской А.А.

Как установлено судом первой инстанции, обосновывая поданное в Роспатент возражение, общество "Магриб С.А." указало на несоответствие спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна", поскольку сведения об этом промышленном образце стали общедоступными более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.

В обоснование довода о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" общество "Магриб С.А." сослалось на наличие в общедоступных источниках информации на дату подачи заявки на этот патент сведений о ближайших аналогах: промышленных образцах по патентам Российской Федерации N 80886 и N 86251.

Податель возражения указал, что, несмотря на имеющиеся отличия от ближайших аналогов, спорный промышленный образец (вариант 1) не обладает оригинальностью, поскольку его общее композиционное построение и состав композиционных элементов ассоциируются в целом с известными изделиями, а имеющиеся отличия не являются творческими. По мнению подателя возражения, имеющиеся отличия являются имитацией уже существующего исполнения внешнего вида изображения.

Кроме того, податель возражения счел, что имеющиеся отличия известны из уровня техники.

В отношении иных вариантов спорного промышленного образца (варианты 2-6) податель возражения просил принять во внимание то, что они отличаются от варианта 1 лишь колористическим решением (но не колористической проработкой).

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент согласился с доводом общества "Магриб С.А." о том, что промышленные образцы по патентам Российской Федерации N 80886 и N 86251 являются ближайшими аналогами спорного промышленного образца.

Роспатент признал, что решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту отличается от внешнего вида изделий, известных из противопоставленных патентов, такими признаками, как выполнение в форме замкнутого ромба; выполнение вокруг центрального ромба краевой полосы голубого цвета с синей контурной обводкой и выполнение на фоне краевой полосы вдоль каждой стороны ромба шрифтовых надписей мелким прямым шрифтом белого цвета; выполнение шрифтовой надписи названия продукта на широкой белой полосе.

Одновременно Роспатент сделал тот вывод, что данные отличительные признаки при сравнении с изделием по патенту Российской Федерации N 86251 хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны.

По мнению Роспатента, данные отличительные признаки не приводят к изменению впечатления, производимого внешним видом изделия по спорному патенту, по сравнению с противопоставленным источником, поскольку не формируют нового зрительного образа по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, и, как следствие, не индивидуализируют решение внешнего вида и не обусловлены творческим характером особенностей изделия.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что сходство возникает за счет сходного композиционного построения внешнего вида изделия по спорному патенту и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из патента Российской Федерации N 86251, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

В своем решении Роспатент признал, что совокупность существенных признаков варианта 1 группы промышленных образцов по спорному патенту является сходной до степени смешения с совокупностью существенных признаков одного из ближайших аналогов (патент Российской Федерации N 86251), поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых изделий совпадает.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту не соответствующим условию патентоспособности "оригинальность".

В отношении вариантов 2-6 группы промышленных образцов по спорному патенту Роспатент отметил, что указанные решения внешнего вида отличаются от варианта 1 лишь цветовым сочетанием и надписями в зависимости от вида (начинки) пломбира.

Указанные отличительные особенности (цвет и надпись), по мнению Роспатента, хотя и зрительно различимы, но недостаточно выразительны по отношению к решению внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента.

На данном основании в части решений по вариантам 2-6 группы промышленных образцов по спорному патенту Роспатент пришел к аналогичному выводу, сделанному в отношении решения по варианту 1 группы промышленных образов по спорному патенту.

Вместе с тем содержащиеся в возражении общества "Магриб С.А." доводы о несоответствии спорного промышленного образца условию патентоспособности "новизна" отклонены Роспатентом в решении от 13.09.2018 как необоснованные. Этот вывод Роспатента при рассмотрении дела в суде первой инстанции Шибаланской А.А. не оспаривался.

Кроме того, Шибаланская А.А. не заявляла возражения в отношении того, что противопоставленный патент Российской Федерации N 86251 является ближайшим аналогом и сведения о нем стали общедоступными до даты приоритета спорного патента.

Отказывая в удовлетворении заявления Шибаланской А.А. о признании решения Роспатента от 13.09.2018 недействительным, суд первой инстанции исходил из обоснованности выводов данного органа о несоответствии решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность", а также о возможности применения аналогичного вывода по варианту 1 изделия по спорному патенту в отношении вариантов 2-6 изделия по указанному патенту.

Отклоняя доводы Шибаланской А.А. о том, что Роспатент вышел за пределы поданного возражения, сделав вывод о несоответствии группы промышленных образцов по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность" со ссылкой на подпункт 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента, суд первой инстанции указал, что, несмотря на отсутствие в возражении прямого указания конкретного пункта Административного регламента, из текста возражения прямо усматривается, что обществом "Магриб С.А." заявлен довод о несоответствии спорного патента условию патентоспособности "оригинальность" по признакам, приведенным в подпункте 2.1 пункта 22.5.5 Административного регламента.

Повторно осуществив сравнение решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту с внешним видом изделия, известного из противопоставленного патента Российской Федерации N 86251, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеющиеся отличительные признаки хотя и различимы, но недостаточно выразительны. Такие отличительные признаки не приводят к возникновению у информированного потребителя нового зрительного образа, не вызывают появления индивидуализирующих особенностей.

Как отмечено в обжалуемом судебном акте, сходство определяется за счет похожего композиционного построения внешнего вида изделия по спорному патенту (вариант 1) и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента Российской Федерации N 86251, в целом, состава и пропорций основных композиционных элементов, в том числе наличия в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту является сходным до степени смешения с внешним видом изделия, известного из противопоставленного патента Российской Федерации N 86251, то есть имитирует его внешний вид, что, в свою очередь, свидетельствует о несоответствии решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту условию патентоспособности "оригинальность".

Довод Шибаланской А.А. о необоснованности позиции Роспатента в части возможности применения вывода, сделанного в отношении варианта 1 изделия по спорному патенту, к вариантам 2-6 изделия по указанному патенту, также отклонен судом первой инстанции.

Так, судом указано, что варианты 2-6 решений по спорному патенту не обладают дополнительными по сравнению с вариантом 1 существенными признаками, поскольку созданы за счет изменения цвета всего изделия, а какая-либо колористическая проработка отсутствует: варианты 2-6 группы промышленных образцов по спорному патенту отличаются от варианта 1 только изменением цвета в зависимости от вида товара.

С учетом изложенного суд первой инстанции посчитал, что для целей сравнения вариантов 2-6 с внешним видом изделия по противопоставленному патенту Российской Федерации N 86251 Роспатентом правильно применена совокупность тех же существенных признаков, которая использовалась при сравнении варианта 1: похожее композиционное построение внешнего вида изделия и фрагмента решения внешнего вида изделия, известного из противопоставленного патента, в целом, состав и пропорции основных композиционных элементов, в том числе наличие в обеих композициях центрального элемента ромбовидной формы, использованного для размещения в нем горизонтальной шрифтовой графики, которая включает в себя словесную доминанту в виде названия товара, расположенную на горизонтальной полосе отличающегося цвета.

Таким образом, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о возможности применения аналогичного вывода по варианту 1 изделия по спорному патенту в отношении вариантов 2-6 изделия по указанному патенту.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения.

Кроме того, Шибаланская А.А. не оспаривает то, что вопрос о соответствии группы промышленных образцов условию патентоспособности "новизна" не является предметом спора, как и то, что изделие по противопоставленному патенту Российской Федерации N 86251 является ближайшим аналогом и сведения о нем стали общедоступными до даты приоритета спорного патента.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве на нее, а также в письменных объяснениях Роспатента, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода Шибаланской А.А. о неприменении судом первой инстанции редакции ГК РФ, подлежащей применению, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В решении суда первой инстанции справедливо указано, что, как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (действовавших на дату принятия решения судом первой инстанции), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В настоящее время аналогичный подход отражен в абзаце втором пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

С учетом этого, а также принимая во внимание дату подачи заявки по спорному патенту (22.07.2014), суд первой инстанции верно указал, что законодательством, применимым для оценки охраноспособности группы промышленных образцов, являются ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки), и Административный регламент.

Вместе с тем, придя к этому правомерному выводу, суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела руководствовался иной редакцией ГК РФ.

Так, на страницах 22-23 оспариваемого решения суд первой инстанции процитировал примененную им редакцию статьи 1352 ГК РФ:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.".

Соответствующая редакция ГК РФ вступила в силу лишь с 01.10.2014, а следовательно, не действовала по состоянию на 22.07.2014.

Применение неверной редакции ГК РФ следует также и из абзаца второго на странице 28 решения суда первой инстанции, в котором отмечается, что "отличительные признаки [решения по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту] не приводят к возникновению у информированного потребителя нового зрительного образа, не вызывают появления индивидуализирующих особенностей".

При этом такая категория, как "информированный потребитель", с точки зрения которого суд первой инстанции сравнивал решение по варианту 1 группы промышленных образцов по спорному патенту с противопоставленным патентом Российской Федерации N 86251, появилась в ГК РФ также только с 01.10.2014.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о применении судом первой инстанции ненадлежащей редакции ГК РФ.

В силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Согласно части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

В данном случае суд первой инстанции применил закон, не подлежащий применению, - ГК РФ в редакции, не действовавшей на дату подачи заявки в отношении спорного патента (пункт 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), и не применил закон, подлежащий применению (пункт 1 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах исходя из пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Вместе с тем настоящий спор рассматривался судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а следовательно, судом первой инстанции должна была быть осуществлена проверка решения Роспатента на его соответствие закону.

Поскольку суд первой инстанции руководствовался ненадлежащим законом, такую проверку нельзя признать проведенной.

С учетом этого решение суда первой инстанции подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.

Иные доводы кассационной жалобы при таких обстоятельствах оценке не подлежат и могут быть заявлены при новом рассмотрении дела по существу.

При новом рассмотрении дела суду необходимо с учетом законодательства, подлежащего применению, дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат отнесению на ее заявителя.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2 000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1 000 рублей для юридических лиц.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу с 01.01.2015) в абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными размер государственной пошлины для физических лиц составляет 300 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй НК РФ, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для физического лица составляет 150 рублей.

Исходя из норм подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с тем что при подаче кассационной жалобы Шибаланской А.А. уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 30.04.2019 N 1635 в сумме 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 850 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам 06.03.2019 по делу N СИП-844/2018 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Шибаланской Александре Александровне из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 30.04.2019 N 1635 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов