Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2019 г. по делу N СИП-64/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2019 г. по делу N СИП-64/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 10 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Поволжского округа (судья Иванова А.Г., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Низамовой С.С.), исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Анжи" (пр-т Али-Гаджи Акушинского, д. 30, кв. 164, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367015, ОГРН 1150573001149) к обществу с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Анжи" (пр-т Амет-Хана Султана, в юго-восточной промзоне, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367010, ОГРН 1020502623173)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении части услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Анжи" Мадаминов Р.А. (по доверенности от 10.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Анжи" (далее - общество "Анжи") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Анжи" (далее - общество "Футбольный клуб "Анжи") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и части услуг 39-го класса МКТУ, а именно: "транспортировка, организация путешествий", вследствие его неиспользования (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения предмета исковых требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Исковое заявление общества "Анжи" мотивировано тем, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении названных услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, поскольку оказывает услуги, однородные тем, для индивидуализации которых спорный товарный знак зарегистрирован, а также планирует осуществлять свою деятельность под обозначением, сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности 14.08.2017 им в Роспатент была направлена заявка N 2017732967 на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, которые являются однородными услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Учитывая, что, по мнению истца, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении указанной части услуг ответчиком не используется, он просит досрочно прекратить его правовую охрану в этой части.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель общества поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Общество "Футбольный клуб "Анжи" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что футбольный клуб является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 495263, который был зарегистрирован 30.08.2013 с приоритетом от 29.11.2011 в отношении товаров 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34-го и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44-го классов МКТУ, в том числе в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и услуг 39-го класса МКТУ "транспортировка, организация путешествий".

Общество "Анжи", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, и полагая, что товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истцом 22.10.2018 по юридическому адресу ответчика и адресу для переписки направлялось предложение в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права (т. 1, л.д. 85-88).

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без ответа, истец 22.01.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском, о чем свидетельствует почтовый штемпель на конверте (т. 1, л.д. 112).

Таким образом, истцом соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора, установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка от 14.08.2017 N 2017732967, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации комбинированного обозначения "" в качестве товарного знака, правовая охрана для которого испрашивается в отношении услуг 35-го и 39-го классов МКТУ.

Судом установлено, что вопрос о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и обозначения ответчика, а также однородности услуг, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и услуг, которым предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 90-91), поскольку Роспатентом было отказано истцу в регистрации вышеназванного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35-го и 39-го классов МКТУ со ссылкой на сходство до степени смешения, в том числе со спорным товарным знаком (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ).

Следовательно, спорный товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных им в заявке услуг 35-го и 39-го классов МКТУ.

В качестве доказательств, подтверждающих заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении указанных в просительной части искового заявления (с учетом уточнения) услуг, истцом в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; распечатки сведений с Интернет-сайта истца; фотографии размещенных на автомашинах рекламных объявлений; договоры аренды поверхности автомобиля для размещения наружной рекламы от 17.09.2018, 11.10.2018, 30.09.2018, 01.10.2018, 18.09.2018, 14.10.2018, 18.12.2018; договоры оказания технических и информационно-диспетчерских услуг от 01.01.2016, 28.07.2018; договор на разработку программного обеспечения от 16.02.2017 (том 1, л.д. 8-84, 95-111).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что представленными истцом в материалы дела документами подтверждается, что истец оказывает информационно-диспетчерские услуги для таксистов, а также занимается размещением рекламы на автомобилях.

Следовательно, представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что истец осуществляет деятельность по оказанию услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, которая является однородной услугам, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

При этом о фальсификации представленных истцом доказательств ответчиком в установленном законом порядке суду не заявлено.

Также представленной в материалы дела заявкой от 14.08.2017 N 2017732967 подтверждается, что истцом были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 495263.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263, так как общество "Анжи" подтвердило, что им осуществляется основной вид его деятельности (код ОКВЭД 49.32 "деятельность такси"), оказываются услуги рекламного характера, административная деятельность в сфере бизнеса, деятельность по организации поездок (транспортировка), а также совершены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных услуг.

Истцом доказано, что он имеет реальное намерение использовать в гражданском обороте комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 495263, в отношении услуг, однородных услугам 35-го "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 39-го "транспортировка; организация путешествий" классов МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении перечисленных услуг.

Аналогичная правовая позиция по спору между теми же лицами выражена во вступивших в законную силу решениях Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2019 по делу N СИП-68/2019, от 06.06.2019 по делу N СИП-66/2019, от 06.06.2019 по делу N СИП-67/2019.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из пункта 166 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 постановления от 23.04.2019 N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (22.10.2018) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 22.10.2015 по 21.10.2018 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, доказательств использования спорного товарного знака в отношении услуг, для индивидуализации которых этот знак зарегистрирован, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и не доказан факт его использования в отношении услуг 35-го "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 39-го "транспортировка; организация путешествий" классов МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 39-го "транспортировка; организация путешествий" классов МКТУ, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении вышеназванных услуг, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в названной части.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Анжи" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495263 в отношении услуг 35-го "реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 39-го "транспортировка; организация путешествий" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Футбольный Клуб "Анжи" (пр-т Амет-Хана Султана, в юго-восточной промзоне, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367010, ОГРН 1020502623173) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Анжи" (пр-т Али-Гаджи Акушинского, д. 30, кв. 164, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367015, ОГРН 1150573001149) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев