Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2019 г. N С01-378/2019 по делу N А56-56792/2017 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства на новое апелляционное рассмотрение, поскольку отсутствие в обжалуемом постановлении оценки довода ответчика о злоупотреблении истцом правом является существенным нарушением норм процессуального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2019 г. N С01-378/2019 по делу N А56-56792/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 9 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ул. Садовническая, д. 76/71, стр. 4, Москва, 115035, ОГРН 1107746953313) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 по делу N А56-56792/2017 (судьи Горбачева О.В., Будылева М.В., Загараева Л.П.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт"

к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ул. Звенигородская, д. 20, литер А, оф. 66, Санкт-Петербург, 191119, ОГРН 1157847034564)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" - Большунов С.Б. (по доверенности от 25.09.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" - Фисенко М.А. (по доверенности от 15.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (далее - общество "Си Ди Лэнд контакт") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (далее - общество "Компания "Играмир") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства с условным наименованием "Ждун" в размере 908 000 рублей, а также судебных расходов на приобретение контрафактных товаров в размере 522 000 рублей, расходов на оплату стоимости проведения судебной экспертизы в размере 76 000 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения размера исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.09.2018 изменено; резолютивная часть данного решения изложена в следующей редакции: "Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Си Ди Лэнд контакт" (ОГРН 1107746953313) 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на произведение, 37 300 руб. судебных издержек на закупку контрафактного товара и 76 000 руб. расходов на проведение судебной экспертизы. В остальной части в удовлетворении требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания "Играмир" (ОГРН 1157847034564) в доход федерального бюджета 4 661 руб. 00 коп. государственной пошлины.".

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Си Ди Лэнд контакт", ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Си Ди Лэнд контракт" указывает на то, что судом апелляционной инстанции были применены положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не подлежащие применению, в частности положения, относящиеся к защите прав на промышленный образец, в то время как обществом "Си Ди Лэнд контакт" заявлено требование о защите исключительного права на произведение изобразительного искусства.

Общество подвергает сомнению законность применения судом апелляционной инстанции в данном деле изложенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление от 13.12.2016 N 28-П) разъяснений о возможности снижения компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, поскольку имеющиеся в деле доказательства не подтверждают, что правонарушение было совершено впервые, не носило грубый характер, а незаконное использование спорного произведения не является основной частью деятельности ответчика.

Так, общество "Си Ди Лэнд контакт" отмечает, что не соответствуют установленным фактическим обстоятельствам выводы суда апелляционной инстанции о том, что нарушение исключительного права на спорное произведение являлось однократным нарушением со стороны общества "Компания "Играмир", поскольку в тексте обжалуемого акта указано на неоднократную поставку этих игрушек в марте 2017 года, в том числе акционерному обществу Торговый Дом "Гулливер" (далее - общество ТД "Гулливер").

Заявитель кассационной жалобы считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии у истца убытков вследствие неправомерных действий ответчика, указывая на то, что убытки выражаются в упущенной выгоде.

Кроме того, общество "Си Ди Лэнд контакт" не согласно со снижением судом апелляционной инстанции суммы расходов на приобретение контрафактного товара до 37 300 рублей исходя из представленной ответчиком информации о минимальном размере реализуемой партии товара, отмечая, что соответствующий довод был заявлен ответчиком только в суде апелляционной инстанции.

В представленных письменных возражениях на кассационную жалобу общество "Компания "Играмир" ссылается на отсутствие оснований для возложение на него ответственности за нарушение исключительного права на произведение.

При этом ответчик отмечает, что приобретенный у него истцом товар не является контрафактным, поскольку товар изготовлен по заказу истца и впоследствии истец реализовал его, получив соответствующую прибыль от такой реализации.

В связи с этим общество "Компания "Играмир" считает, что предъявляя настоящий иск, общество "Си Ди Лэнд контакт" злоупотребило правом, что является основанием для отказа в защите исключительного права.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель ответчика возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе. Вместе с тем заявил, что судом апелляционной инстанции не рассмотрен его довод о злоупотреблении истцом правом, указанный в апелляционной жалобе.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, обществом "Си Ди Лэнд контакт" 25.04.2017 заключен лицензионный договор с Маргрит Антье ван Бриивурт, являющейся обладателем исключительного права на произведение изобразительного искусства с условным названием Homonkulus Loxodontus, представляющее собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненное в положении сидя без ног, а также руками человека (далее - произведение "Ждун"), в соответствии с которым обществу "Си Ди Лэнд контакт" на основании исключительной лицензии предоставлено право использования указанного произведения на территории Российской Федерации. Данный факт также усматривается из сертификата-подтверждения от 25.04.2017 о предоставленном обществу "Си Ди Лэнд контакт" права использования объекта авторского права.

Обществу "Си Ди Лэнд контакт" стало известно, что общество "Компания "Играмир" изготавливает и реализует мягкие игрушки, воспроизводящие произведение "Ждун".

Общество "Си Ди Лэнд контакт" приобрело у общества "Компания "Играмир" соответствующий товар, который в свою очередь приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам дела и содержит на упаковке следующую информацию: "Игрушка мягконабивная "Ждун" 20 см., принятие претензий от покупателей: ООО "Компания "Играмир"; изготовитель: ООО "Компания "Играмир".

Данный товар был приобретен в рамках заключенного между указанными лицами договора поставки от 11.05.2017 N 11/05-17 в количестве 2 000 штук по товарной накладной от 29.05.2017 N 39 на общую сумму 746 000 рублей (373 рубля за штуку). Поставленный товар был оплачен обществом "Си Ди Лэнд контакт" частично в сумме 522 200 рублей, что подтверждается платежным поручением от 12.05.2017 N 130.

Общество "Си Ди Лэнд контакт", полагая, что общество "Компания "Играмир" незаконно использовало упомянутое произведение, обратилось к нему с претензией от 15.06.2017 N 150617, содержащей требования о прекращении нарушения исключительного права на произведение и выплате компенсации за нарушение этого права.

Оставление обществом "Компания "Играмир" претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества "Си Ди Лэнд контакт" в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности истцом наличия у него права на обращение с иском о защите исключительного права на произведение "Ждун", а также факта незаконного использования ответчиком этого произведения путем его воспроизведения в виде игрушки и дальнейшего распространения путем продажи.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение, суд первой инстанции исходил из характера нарушения, количества реализованных игрушек, неоднократности допущенных ответчиком нарушений и пришел к выводу об отсутствии оснований для снижения размера заявленной компенсации, сумма которой четко определена законом, а усмотрение суда на ее определение этим законом не установлено. В связи с этим суд первой инстанции взыскал компенсацию в размере 908 000 рублей, определенном исходя из двукратного размера стоимости права использования произведения, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (на основании заключения судебной экспертизы о рыночной стоимости права использования произведения "Ждун").

При этом суд первой инстанции взыскал в полном объеме судебные издержки общества "Си Ди Лэнд контакт", в том числе расходы на закупку контрафактных товаров в размере 522 000 рублей, расходы на проведение судебной экспертизы в размере 76 000 рублей, а также взыскал с ответчика в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу искового заявления в размере 21 160 рублей.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции о наличии у истца права на защиту исключительного права на произведение "Ждун" и незаконном использовании ответчиком этого произведения, вместе с тем пришел к выводу о наличии оснований для изменения решения суда первой инстанции, снизив размер компенсации за нарушение исключительного права на произведение до 200 000 рублей, судебных издержек на приобретение контрафактного товара - до 37 300 рублей, оставив без изменения размер взысканных расходов за оплату стоимости проведения судебной экспертизы.

Снижая размер заявленной к взысканию компенсации за нарушение исключительного права на произведение, суд апелляционной инстанции исходил из признания нарушения исключительного права однократным, отсутствия доказательств причинения убытков обществу "Си Ди Лэнд контакт" (так как им был получен доход от реализации купленных игрушек), а также из того, что незаконное изготовление и продажа игрушек, воспроизводящих произведение "Ждун", не является существенной частью предпринимательской деятельности общества "Компания "Играмир", а незаконное использование спорного произведения не носило грубый характер.

Устанавливая размер подлежащих возмещению за счет ответчика издержек на приобретение контрафактного товара, суд апелляционной инстанции принял во внимание, что согласно сведениям, размещенным на сайте ответчика, минимальная партия приобретаемого товара составляет 100 штук, в связи с чем необходимые затраты на сбор доказательств нарушения исключительного права составляют 37 300 рублей (373 рубля (стоимость одной игрушки) х 100 штук).

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражениях на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов апелляционного суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности воспроизведение произведения, то есть изготовление одного или более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи.

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных этим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

В силу пункта 3 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Судом по интеллектуальным правам признается обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального права.

Так, обществом "Си Ди Лэнд контакт" предъявлен иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства.

В связи с этим применению в настоящем деле подлежали вышеприведенные нормы материального права, регулирующие отношения, связанные с возникновением, использованием и защитой исключительного права на произведение изобразительного искусства.

Вместе с тем, как усматривается из обжалуемого постановления, судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора применены нормы статей 1345, 1346, 1352, 1358, 1406.1, 1407 ГК РФ, регламентирующие правоотношения, связанные с возникновением, использованием и защитой исключительных прав на объекты патентных прав (в том числе промышленный образец).

Также не может быть признан правомерным вывод суда апелляционной инстанции о наличии оснований для снижения размера заявленной истцом к взысканию компенсации, которая рассчитана на основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель).

Ссылаясь в обоснование необходимости снижения размера компенсации на правовую позицию, содержащуюся в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, суд апелляционной инстанции не учел следующее.

Согласно разъяснению, данному в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как отмечено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пункта 3 статьи 1301 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования произведения, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования произведения, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Как следует из материалов дела, судом первой инстанции в рамках настоящего дела была назначена судебная экспертиза по определению размера стоимости права использования произведения "Ждун" путем поставки соответствующих игрушек в конкретный момент времени (по состоянию на 29.05.2017), по результатам которой (заключение эксперта от 21.06.2018 N 18-18-ТА56-56792/2017-1) установлено, что рыночная стоимость этого права составляет 454 000 рублей.

При определении размера взыскиваемой компенсации за незаконное использование произведения "Ждун" суд первой инстанции руководствовался двукратным размером стоимости права использования произведения "Ждун" (454 000 рублей х 2 = 908 000 рублей), не установив при этом оснований для снижения размера компенсации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Требования указанной нормы распространяется, в том числе, и на установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения, а также двукратного размера такой цены.

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции, не установив иного размера стоимости права использования спорного произведения, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, руководствуясь критериями, содержащимися в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, снизил размер компенсации до 200 000 рублей, тем самым фактически перейдя к другому виду компенсации, предусмотренному пунктом 1 статьи 1301 ГК РФ.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пункта 3 статьи 1301 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования произведения) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в постановлении от 13.12.2016 N 28-П).

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, которые принадлежат одному правообладателю, поскольку в рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на одно произведение изобразительного искусства ("Ждун").

Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2018 по делу N А70-16361/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2018 N 304-ЭС18-21773 в передаче кассационной жалобы на указанное постановление для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), а также в определении Верховного Суда Российской федерации от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 по делу N А36-16236/2017.

При этом суд апелляционной инстанции, установив в обжалуемом постановлении, что до заключения ответчиком договора поставки с истцом в марте 2017 года аналогичные мягкие игрушки являлись предметом поставки по договорам, заключенным с третьими лицами, в том числе с обществом ТД "Гулливер" (стр. 8 постановления), одновременно пришел к немотивированному выводу об однократности допущенного ответчиком нарушения.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Между тем из обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд апелляционной инстанции дал правовую оценку всем представленным в материалы дела доказательствам и доводам лиц, участвующих в деле.

Так, в апелляционной жалобе ответчика содержался довод о том, что в действиях истца по обращению с настоящим иском содержатся признаки злоупотребления правом, запрет на которое установлен статьей 10 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, установление в действиях лица, обратившегося с иском, злоупотребления правом может быть основанием для отказа в удовлетворении иска.

В связи с этим отсутствие в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции оценки довода ответчика о злоупотреблении истцом правом является существенным нарушением норм процессуального права (подпунктов 9 и 12 пункта 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), которое могло привести к принятию неправильного судебного акта.

Вместе с тем судом кассационной инстанции не принимается ссылка общества "Си Ди Лэнд контакт" на неправомерность снижения судом апелляционной инстанции размера судебных издержек, связанных с приобретением контрафактных товаров, по следующим основаниям.

Согласно разъяснению, данному в пункте 2 постановления от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Таким образом, к судебным издержкам могут быть отнесены только те расходы, понесенные в связи с собиранием доказательств, несение которых было необходимо для реализации права на обращение в суд.

Исходя из сути настоящего спора, сама сделка купли-продажи контрафактного товара является лишь зафиксированным фактом незаконного использования результата интеллектуальной деятельности (произведения изобразительного искусства), то есть средством доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу.

Приобретение контрафактного товара и представление его в суд в качестве вещественного доказательства в рассматриваемом случае носило необходимый характер, поскольку факт воспроизведения спорного результата интеллектуальной деятельности подлежал установлению судом.

Между тем приобретение контрафактного товара, представляющего собой одну и ту же мягкую игрушку, в количестве 2 000 штук применительно к цели доказывания вышеназванных обстоятельств очевидно носило избыточный характер, не обусловленный достижением указанной процессуальной цели.

Однако судом апелляционной инстанции на основании анализа информации, размещенной на сайте ответчика (распечатки страниц сайта представлены в материалы дела при рассмотрении дела в суде первой инстанции), установлено, что минимальной партией мягких игрушек является 100 штук.

В связи с этим для реализации своего права на обращение в суд истец не мог понести затраты на приобретение контрафактных товаров менее чем стоимость 100 штук мягких игрушек "Ждун" (37 300 рублей).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что определение размера компенсации относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу, а также то, что судом апелляционной инстанции не дана оценка всем представленным в материалы дела доказательствам и доводам лиц, участвующих в деле, отдельные выводы апелляционного суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о необходимости отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции и направлении дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить наличие оснований и условий для снижения заявленного истцом размера компенсации, дать надлежащую правовую оценку всем доводам сторон, на основании результата рассмотрения спора распределить судебные расходы, понесенные в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду апелляционной инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 по делу N А56-56792/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря