Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2019 г. по делу N СИП-34/2019 Суд отказал в удовлетворении требования о признании действий ответчика, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам, злоупотреблением правом, поскольку законодательством не предусмотрен, избранный истцом способ защиты своего права

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2019 г. по делу N СИП-34/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудрявцевым Д.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" (ул. Геккелевская, д. 21, лит. А, пом. 48-Н, комн. 3, Санкт-Петербург, 197227, ОГРН 1157847005414)

к обществу с ограниченной ответственностью "Сандрай" (ул. Говорова, д. 52, пом. 9, г. Одинцово, Московская обл., 143005, ОГРН 1165032051150) о признании действий ответчика, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245, злоупотреблением правом.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 12395, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании, открытом 02.07.2019, приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" - Попонина Е.М. (по доверенности от 19.05.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Сандрай" - Гафуров Р.Ф. (по доверенности от 01.02.2019).

В судебном заседании 09.07.2019, продолженном после объявленного судом перерыва, присутствовали те же представители участвующих в деле лиц.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Нувихим" (далее - общество "Нувихим") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сандрай" (далее - общество "Сандрай") о признании действий ответчика, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российский Федерации N 654307 и N 666245, злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Истец обратился к суду с заявлением об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мотивированным тем, что к материалам дела приобщены дополнительные документы, свидетельствующие о регистрации на имя ответчика дополнительных товарных знаков, тождественных спорным обозначениям.

Истец просит суд принять уточнение исковых требований и рассмотреть следующие требования истца:

1. Признать действия общества "Сандрай", связанные с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245, злоупотреблением правом.

2. Признать действия общества "Сандрай", связанные с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 710847 и N 710148, злоупотреблением правом.

3. Обязать общество "Сандрай" за свой счет опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-34/2019 в течение 15 рабочих дней с момента его изготовления в полном объеме.

4. Запретить обществу "Сандрай" совершать действия, направленные на ввод потребителей в заблуждение, относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, маркированные обозначениями "Clearan" и "Санорил" путем прекращения использования обозначений "Clearan" и "Санорил" при продаже товаров 1, 3, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

5. Взыскать с общества "Сандрай" убытки в размере 150 000 руб., возникшие у общества "Нувихим" в связи с действиями общества "Сандрай" по подаче возражения в Палату по патентным спорам против регистрации товарного знака общества "Нувихим" N 664581.

От общества "Сандрай" поступил отзыв на заявление об уточнении исковых требований, в котором ответчик просит отказать в удовлетворении этого заявления по пунктам 4 и 5, а в остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

При рассмотрении ходатайства об уточнении исковых требований представитель истца пояснил, что истец не настаивает на принятии уточнений по всем пунктам и решение вопроса о том, в каком объеме может быть удовлетворено названное ходатайство, оставляет на усмотрение суда. Также представитель истца пояснил, что требования в первоначальной формулировке, включающей требование о квалификации действий ответчика в качестве недобросовестной конкуренции, истцом не поддерживаются.

Представитель ответчика в судебном заседании не возражал против уточнения требований истца по первому и третьему пункту заявления, однако просит отказать в удовлетворении этого заявления по четвертому и пятому пунктам. Решение вопроса о возможности принятия уточнения по пункту 2 заявления истца представитель ответчика оставил на усмотрение суда.

Суд, рассмотрев в судебном заседании 09.07.2019 заявление общества "Нувихим" об уточнении исковых требований и отзыв на это заявление, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Одновременное изменение предмета и основания иска процессуальным законодательством не предусмотрено.

Предмет иска - это материально-правовое требование истца, которое он предъявляет к ответчику (пункт 4 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Применительно к изменению предмета иска можно говорить о двух возможных ситуациях: 1) изменение способа защиты субъективного права; 2) изменение объекта спора.

Основание иска - это фактические обстоятельства, на которых основываются требования истца и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (пункт 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из первоначально поданного искового заявления, в нем отсутствуют изложенные в ходатайстве об уточнении иска требования истца о признании злоупотреблением правом действий общества "Сандрай", связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 710847 и N 710148; о запрете обществу "Сандрай" совершать действия, направленные на ввод потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, маркированные обозначениями "Clearan" и "Санорил", путем прекращения использования обозначений "Clearan" и "Санорил" при продаже товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки; о взыскании с общества "Сандрай" убытков в размере 150 000 руб., возникших у общества "Нувихим" в связи с действиями общества "Сандрай" по подаче возражения в Палату по патентным спорам Роспатента против регистрации товарного знака общества "Нувихим" по свидетельству Российской Федерации N 664581.

Суд полагает, что уточнение иска в части указанных требований свидетельствует об изменении истцом предмета, основания иска и о заявлении новых требований.

Так, требования, касающиеся товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 710847 и N 710148, свидетельствуют об изменении предмета иска в части объектов права, при этом для подтверждения данных требований потребуется установление фактических обстоятельств, на которые первоначально истец не ссылался. Кроме того, принятие указанных требований означало бы возникновение нового предмета спора, что может являться объектом самостоятельного судебного разбирательства.

Требования о запрете ответчику совершать действия, направленные на ввод потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, маркированные обозначениями "Clearan" и "Санорил", путем прекращения использования обозначений "Clearan" и "Санорил" при продаже товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, и о взыскании с ответчика убытков являются новыми материально-правовыми требованиями истца, для проверки которых также потребуется установления фактических обстоятельств, на которые при обращении в суд с иском истец не ссылался.

Кроме того, судебная коллегия также учитывает, что рассмотрение спора по данным требованиям не относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции (пункт 1 статьи 43.4 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", часть 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу изложенного суд полагает, что в указанной части уточнение иска также принято быть не может, иное противоречило бы требованиям части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, учитывая, что требование о признании злоупотреблением правом действий ответчика, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245, фактически является изменением способа защиты субъективного права, поскольку при обращении в суд истец просил признать эти действия ответчика злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, заявление истца об уточнении иска в указанной части не противоречит части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подлежит удовлетворению.

При этом суд учитывает, что уточнение предмета иска в названной части не свидетельствует об изменении основания иска, поскольку при подаче первоначального заявления истец ссылался на обстоятельства, в силу которых полагает действия ответчика при приобретению прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245 нарушающими в том числе запрет на злоупотребление правом.

Также суд полагает возможным принять уточнение иска в части обязания ответчика за свой счет опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-34/2019 в течение 15 рабочих дней с момента его изготовления в полном объеме, поскольку фактически в этой части заявляется не новое требование, а испрашивается мера по восстановлению нарушенного права, если такое нарушение будет установлено судом.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что истец не настаивал на удовлетворении ходатайства в полном объеме, о чем пояснил представитель истца на вопросы суда в судебных заседаниях 02.07.2019 (до перерыва) и 09.07.2019 (после перерыва), а ответчик не возражал против удовлетворения ходатайства по пунктам 1, 3, суд принял уточнение исковых требований и рассмотрел иск в пределах следующих требований: признать действия ответчика, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245, злоупотреблением правом и обязать ответчика за свой счет опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-34/2019 в течение 15 рабочих дней с момента его изготовления в полном объеме.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что до принятия уточнения иска суд обращал внимание истца на разъяснения, содержащиеся в пункте 170 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10). При этом заявление об уточнении иска, по мнению истца, учитывает указанные разъяснения, в том числе и имея в виду формулировку, принятую судом.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что с 2015 года осуществляет действия по подготовке и производству химической продукции, маркированной обозначениями "Clearan" и "Санорил", для целей выхода указанной продукции на рынок истцом было затрачено как минимум полтора миллиона рублей, не считая сопутствующих расходов.

Обозначения, зарегистрированные в качестве спорных товарных знаков, были разработаны по заказу истца и для маркировки продукции истца, указанные обозначения использовались истцом до даты приоритета спорных товарных знаков. Также на имя истца были зарегистрированы соответствующие доменные имена для сайтов в сети Интернет.

Между истцом и ответчиком 10.02.2016 был заключен договор N 10-02-2016 об оказании консультационных услуг и 11.02.2016 - договор N 11-02-2016 об оказании услуг по поиску клиентов, предметом которых, в числе прочего, являлось оказание услуг по продвижению продукции, маркированной обозначениями "Clearan" и "Санорил", а также поиск клиентов для указанной продукции.

Таким образом, до подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков ответчику было известно о том, что соответствующие обозначения были разработаны истцом и использовались им для маркировки собственной продукции.

После приобретения исключительных прав на спорные товарные знаки ответчик предпринял попытку лишить истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664581, подав возражения против предоставления правовой охраны данного товарного знака. Вместе с тем, истцу неизвестно о том, используются ли товарные знаки ответчиком.

Указывая на изложенные обстоятельства, истец полагает, что действия ответчика по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки объединены целью причинения вреда истцу, в связи с чем эти действия должны быть признаны злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Правовая позиция истца также раскрывается в дополнительных пояснениях от 03.04.2019 и в ходатайстве об уточнении исковых требований.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему от 03.04.2019, 27.05.2019, ссылаясь на то, что его действия по приобретению исключительных прав на товарные знаки не имеют цели причинения истцу вреда, просит отказать в удовлетворении иска.

Общество "Сандрай" также указывает на то, что по смыслу содержащихся в пункте 170 постановления N 10 разъяснений требования о злоупотреблении правом не могут быть заявлены в качестве самостоятельного иска, что само по себе является основанием для отказа в удовлетворении требований истца.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором указанный административный орган сообщил, что вопрос о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом не относится к его компетенции, в связи с чем он не может дать каких-либо пояснений по существу спора.

Явившийся в судебное заседание представитель истца выступил с доводами, отраженными в исковом заявлении с учетом принятых судом уточнений, настаивал на удовлетворении искового заявления по требованиям, принятым судом в качестве уточнения иска.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении заявленных исковых требований, ссылаясь на их необоснованность.

В судебном заседании, открытом 02.07.2019, в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 09.07.2019.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания, при участии тех же представителей лиц, участвующих в деле.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в суд не направил, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без участия представителя названного административного органа.

Как следует из материалов дела, общество "Сандрай" является обладателем исключительных прав на:

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 654307, зарегистрированный 27.04.2018 с приоритетом от 30.06.2016 в отношении широкого перечня товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ;

комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 666245, зарегистрированный 08.08.2018 с приоритетом от 30.06.2016 в отношении широкого перечня товаров 1, 3, 5-го классов МКТУ.

Общество "Нувихим", считая действия общества "Сандрай" по приобретению исключительных прав на указанные товарные знаки злоупотреблением правом, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Применение статьи 10 ГК РФ возможно при установлении судом конкретных обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо действовало исключительно с намерением причинить вред другому лицу либо злоупотребило правом в иных формах.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

В частности, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что согласно пояснениям представителя истца, ответчик не является конкурентом общества "Нувихим". Кроме того, истец отказался поддерживать требование о признании действий ответчика по приобретению исключительных прав на спорные товарные знаки актом недобросовестной конкуренции, уточнив исковые требования. По этой причине содержащиеся в поданном исковом заявлении (до того, как он был уточнен истцом) доводы о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных статьей 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), судом не исследуются и не оцениваются.

В связи с этим наличие или отсутствие конкурентных отношений между сторонами по делу в отношении товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245, судом не исследуется.

Суд отмечает, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4, статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какое исковое требование и по каким основаниям предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты.

Суд разрешает дело по иску, который заявлен истцом.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Общество "Нувихим" просит Суд по интеллектуальным правам признать действия общества "Сандрай" по приобретению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245 злоупотреблением правом.

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ) и, соответственно, свободны в выборе способа их защиты (одного или нескольких), притом, однако, что порядок судебной защиты прав и свобод определяется на основе Конституции Российской Федерации федеральными законами (пункт 2.1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 06.12.2017 N 37-П).

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту его прав и свобод, как оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской Федерации, не следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами (определение от 20.12.2018 N 3140-О).

По смыслу статьи 12 ГК РФ и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо - лицо, чьи права или законные интересы нарушены или оспариваются, должно избрать такой способ защиты нарушенного права, который предусмотрен законом для конкретного вида правоотношений и который позволит в действительности восстановить нарушенное право.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права.

Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 170 постановления N 10, законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом.

Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

В данном случае истец избрал ту формулировку исковых требований, которая не приводит к непосредственному восстановлению его прав, что противоречит статье 12 ГК РФ и статье 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Таким образом, из смысла приведенного толкования норм права высшей судебной инстанцией следует, что доводы о злоупотреблении правом при приобретении исключительного права на товарный знак могут быть положены в основу не самостоятельного требования об этом, а использованы, как правило, в качестве аргументов защиты против недобросовестного истца (заявителя) в возникшем споре, либо применены в качестве дополнительного обоснования какого-либо основного требования.

Избрание истцом ненадлежащего способа защиты нарушенных прав является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Таким образом, поскольку избранный истцом способ защиты своего права (признать действия общества "Сандрай" по приобретению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 654307 и N 666245 злоупотреблением правом) с учетом указанных разъяснений суда высшей судебной инстанции законом не предусмотрен, судебная коллегия считает, что оснований для удовлетворения исковых требований у Суда по интеллектуальным правам не имеется.

Вместе с тем суд учитывает, что поскольку злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, истец не лишен права на доказывание заявленных в настоящем деле обстоятельств в другом споре, а следовательно, он не лишен права на судебную защиту в случае допущенного в отношении него злоупотребления правом при регистрации товарных знаков.

Государственная пошлина, уплаченная при обращении с настоящим исковым требованием, в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Нувихим" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

А.А. Снегур