Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2019 г. N С01-451/2019 по делу N СИП-635/2018 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения, на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом первой инстанции неправильно осуществлено сравнение заявленного обозначения и противопоставленному ему товарного знака и не рассмотрен довод истца о необоснованном отклонении Роспатентом его ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2019 г. N С01-451/2019 по делу N СИП-635/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на решение Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2019 по делу N СИП-635/2018 (судьи Булгаков Д.А., Мындря Д.И., Четвертакова Е.С.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.10.2017 на решение о регистрации товарного знака по заявке N 2015728911.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Межрегиональная общественная организация "Союз московских архитекторов" (Гранатный пер., д. 7, стр. 1, г. Москва, 123001, ОГРН 1027739035048), Кучеева Марина Васильевна (г. Казань, Республика Татарстан), общество с ограниченной ответственностью "Эстетик" (ул. Скальная, д. 17, кв. 13, г. Мурманск, 183036, ОГРН 1065190102548), открытое акционерное общество "МОРДОВСПИРТ" (пр-т Ленина, д. 58, г. Саранск, Республика Мордовия, 430003, ОГРН 1021300973517), Бебко Вадим Владиславович (г. Москва), общество с ограниченной ответственностью Клиника "Золотое Сечение" (мкр. Горский, д. 6, г. Новосибирск, 630073, ОГРН 1085404014398), общество с ограниченной ответственностью "Формула-ФР" (Волгоградский пр-т, д. 139, оф. 10, Москва, 109443, ОГРН 1107746628626).

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Субботин А.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-347/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.06.2018, которым изменено решение Роспатента от 07.06.2017, отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "" по заявке N 2015728911 в отношении всех товаров 5-го и всех услуг 42-го классов, а также части товаров 8, 14-го и части услуг 35, 36, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Межрегиональная общественная организация "Союз московских архитекторов", Кучеева Марина Васильевна, общество с ограниченной ответственностью "Эстетик", открытое акционерное общество "МОРДОВСПИРТ", Бебко Вадим Владиславович, общество с ограниченной ответственностью Клиника "Золотое Сечение", общество с ограниченной ответственностью "Формула-ФР".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2019 требования предпринимателя оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

До судебного заседания от Роспатента поступили письменные пояснения, содержащие возражения против приведенных в кассационной жалобе доводов.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель Роспатента.

Предприниматель и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения кассационной жалобы возражал, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях против нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предпринимателем 11.09.2015 в Роспатент подана заявка N 2015728911 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 5, 8, 14-го и услуг 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44-го классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 07.06.2017 принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по указанной заявке в отношении товаров 8-го класса МКТУ "ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы" и услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками".

В регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении остальных товаров и услуг, перечисленных в заявке, предпринимателю отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в связи с наличием зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 289809, N 311066, N 466973, N 423690, N 404394, N 576739, N 277926, N 500936, сходных до степени смешения с заявленным обозначением и зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг с более ранней датой приоритета на имя иных лиц.

От предпринимателя 09.10.2017 в Роспатент поступило возражение на решение от 07.06.2017.

Кроме того, 22.01.2018 от предпринимателя поступило дополнение к названному возражению, в котором он указал на переход к нему исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066 и просил зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека", товаров 8-го класса МКТУ "вилки столовые, ложки, ножевые изделия; ручные орудия и инструменты; холодное оружие; бритвы", товаров 14-го класса МКТУ "благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы; агаты, алмазы, благородные металлы, необработанные или частично обработанные, бриллианты, бюсты из благородных металлов, вазы из благородных металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гагат необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей (из благородных металлов), графинчики из благородных металлов (для уксуса или масла), декоративные булавки, держатели из благородных металлов для зубочисток, драгоценные камни, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, жемчуг (ювелирные изделия, бижутерия), зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, медали, мундштуки из благородных металлов для сигар и сигарет, наручные часы, оливин (драгоценный камень), родий, стразы, украшения из гагата, украшения из слоновой кости (ювелирные изделия), шпинели (драгоценные камни), ювелирные изделия", услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса, изучение рынка; консультации профессиональные в области бизнеса, прогнозирование экономическое, услуги в области общественных отношений; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям", услуг 36-го класса МКТУ "анализ финансовый, менеджмент финансовый, инвестирование, консультации по вопросам финансов, организация денежных сборов, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью", услуг 41-го класса МКТУ "организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), представления театрализованные, производство видеофильмов, радиопередачи развлекательные, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи; воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", услуг 42-го класса МКТУ "инжиниринг, консультации по вопросам защиты окружающей среды", услуг 43-го класса МКТУ "гостиницы; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания".

В ходе рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам было выявлено новое обстоятельство, которое не могло быть учтено при проведении экспертизы заявленного обозначения, а именно: переход к предпринимателю исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 311066, который был противопоставлен заявленному на регистрацию обозначению в ходе проведения экспертизы.

В связи с тем, что часть товаров и услуг, для которых испрашивалась регистрация заявленного обозначения, оказалась идентичной товарам и услугам, для которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066, предпринимателю было направлено в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предложение о представлении своих соображений в отношении возможности регистрации на одно лицо тождественных товарных знаков для тождественных товаров.

В ответ на это предложение предприниматель настаивал на том, что заявленное обозначение и приобретенный им товарный знак являются не тождественными, а сходными до степени смешения, что не препятствует регистрации заявленного обозначения.

Кроме того, предприниматель просил внести изменения в заявленное обозначение и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение "Золотое сечение", то есть изменить написание словесного элемента (все буквы, кроме первой, строчные; тогда как в первоначальном варианте все буквы словесного элемента были заглавными).

В ходе рассмотрения возражения Роспатент признал, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 289809, N 311066, N 404394, N 576739, N 500936 являются тождественными заявленному на регистрацию обозначению, а товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 466973, N 423690 и N 277926 - сходными до степени смешения, при этом сходство обусловлено тождеством словесного элемента "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ".

С учетом того, что заявленное на регистрацию обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066 (который был приобретен предпринимателем) были признаны тождественными, Роспатентом произведен анализ товаров и услуг, для которых заявлено на регистрацию обозначение, и товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066, на предмет выявления тождественных позиций.

Сделав вывод о невозможности регистрации нескольких тождественных обозначений (заявленного на регистрацию и охраняемого в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066) в отношении тождественных товаров и услуг на одно лицо, Роспатент отказал в регистрации заявленного обозначения в отношении выявленных тождественных позиций.

При этом Роспатент отказал в удовлетворении заявления о внесении изменений в спорное обозначение, изложив мнение о том, что предложенные изменения не устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1500 ГК РФ), а также указав на возможность обращения с аналогичным заявлением в общем порядке, предусматривающем внесение изменений в зарегистрированный товарный знак, после рассмотрения возражения.

Поскольку регистрации заявленного обозначения по результатам экспертизы в отношении товаров 14-го и услуг 36, 43-го класса МКТУ препятствовал только товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066, исключительное право на который впоследствии перешло к предпринимателю, Роспатентом принято решение о регистрации заявленного обозначения в отношении позиций, которые не являются тождественными по сравнению с позициями, имеющимися в регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066, по указанным классам.

В отношении заявленных на регистрацию услуг 35-го класса МКТУ Роспатентом установлено, что на стадии экспертизы заявленного обозначения по этому классу препятствовали товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 289809, N 311066 и N 277926.

Роспатентом снято противопоставление товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066, учтен перечень услуг, в отношении которых установлена тождественность с услугами товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066 (которым повторно не может быть предоставлена правовая охрана), однако установлено, что заявленные нетождественные услуги "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями" являются однородными услуге "реклама", для которой зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926, в связи с чем препятствие для регистрации заявленного обозначения в отношении перечисленных услуг сохраняется.

В отношении иных заявленных на регистрацию услуг 35-го класса МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении заявленных на регистрацию услуг 41-го класса МКТУ Роспатентом установлено, что на стадии экспертизы заявленного обозначения ему были противопоставлены товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 311066, N 404394 и N 277926.

Роспатентом снято противопоставление товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066, учтен перечень услуг, в отношении которых установлена тождественность с услугами товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066 (которым повторно не может быть предоставлена правовая охрана), а в отношении нетождественных услуг "воспитание; обеспечение ученого процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" осуществлено сравнение на предмет однородности с услугами, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 404394 и N 277926.

В результате проведенного анализа установлено, что услуга "организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", для которой испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, является однородной услугам "организация конкурсов; организация выставок культурного и просветительного назначения", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926, что является препятствием для регистрации заявленного обозначения для названной услуги.

В отношении иных услуг 41-го класса МКТУ Роспатент препятствий для регистрации заявленного обозначения не усмотрел.

Решением Роспатента от 21.06.2018 решение от 07.06.2017 изменено: отказано в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2015728911 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека", товаров 8-го класса МКТУ "вилки столовые, ложки, ножевые изделия", товаров 14-го класса МКТУ "агаты, алмазы, благородные металлы, необработанные или частично обработанные, бриллианты, бюсты из благородных металлов, вазы из благородных металлов, вешалки из благородных металлов для полотенец, гагат необработанный или частично обработанный, гасильники для свечей (из благородных металлов), графинчики из благородных металлов (для уксуса или масла), декоративные булавки, держатели из благородных металлов для зубочисток, драгоценные камни, емкости из благородных металлов для домашнего хозяйства, жемчуг (ювелирные изделия, бижутерия), зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, значки из благородных металлов, золото необработанное или чеканное, золотые и серебряные изделия, за исключением ножей, вилок и ложек, изделия из благородных металлов с покрытиями, имитирующие изделия из золота, иридий, камни полудрагоценные, кофейники неэлектрические из благородных металлов, кофейные сервизы из благородных металлов, медали, мундштуки из благородных металлов для сигар и сигарет, наручные часы, оливин (драгоценный камень), родий, стразы, украшения из гагата, украшения из слоновой кости (ювелирные изделия), шпинели (драгоценные камни), ювелирные изделия", услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса, изучение рынка, консультации профессиональные в области бизнеса, прогнозирование экономическое, услуги в области общественных отношений, аренда площадей для размещения рекламы, реклама, демонстрация товаров, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих целях, продажа аукционная, сбыт товаров через посредников, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей, услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям, услуги оптовой и розничной торговли, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба", услуг 36-го класса МКТУ "анализ финансовый, менеджмент финансовый, инвестирование, консультации по вопросам финансов, организация денежных сборов, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимостью", услуг 41-го класса МКТУ "организация и проведение конференций, организация и проведение мастер-классов (обучение), организация и проведение семинаров, обучение практическим навыкам (демонстрация), организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), представления театрализованные, производство видеофильмов, радиопередачи развлекательные, услуги образовательно-воспитательные, услуги студий записи; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", услуг 42-го класса МКТУ "инжиниринг, консультации по вопросам защиты окружающей среды", услуг 43-го класса МКТУ "гостиницы".

Решение экспертизы в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг 37 и 44-го классов МКТУ Роспатентом не проверялось, поскольку предприниматель в возражении выразил согласие с позицией эксперта в этой части.

Полагая, что решение Роспатента от 21.06.2018 не соответствует требованиям действующего законодательства, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В поданном в суд заявлении предприниматель указывал на ошибочность вывода Роспатента о тождественности заявленного на регистрацию обозначения и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 311066, ссылаясь на имеющиеся визуальные отличия, обусловленные разницей шрифтов и исполнением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066 (в две строки) в отличие от исполнения заявленного обозначения (в одну строку). Предприниматель настаивал на том, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, в связи с чем полагал, что отсутствуют препятствия для регистрации на имя одного правообладателя сходного до степени смешения с принадлежащим ему же товарным знаком обозначения для однородных товаров.

Кроме того, предприниматель указывал на намерение внести изменения в заявленное на регистрацию обозначение с целью усиления различия между этим обозначением и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 311066, которое не увенчалась успехом вследствие отклонения Роспатентом соответствующего ходатайства.

Предприниматель также считал не соответствующим требованиям действующего законодательства отказ Роспатента в регистрации заявленного обозначения для тех позиций, которые были тождественны позициям, перечисленным в регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066, и для регистрации которых не имелось иных препятствий, в том числе и потому, что такого основания не предусмотрено статьей 1483 ГК РФ. Предприниматель высказывал позицию о том, что законодательно не установлено препятствий для регистрации на одного правообладателя тожественных обозначений для тождественных товаров и услуг, а тем более - сходных до степени смешения обозначений для тождественных услуг.

Кроме того, предприниматель указывал на отсутствие в решении Роспатента каких-либо выводов в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды", просил проверить основания для отказа в регистрации товарного знака в части приведенных позиций.

Предприниматель считал неправомерным вывод Роспатента об однородности услуг "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями", для которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению, услуге "реклама", для которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926. Предприниматель высказывал позицию о том, что заявленные услуги являются разновидностью деятельности по реализации товаров, которая однородной такой услуге как "реклама" самим Роспатентом не признана.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции, исходя из системного анализа норм статей 1477, 1479, 1496, 1499 ГК РФ, а также принимая во внимание факт приобретения предпринимателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066, признанный Роспатентом тождественным заявленному на регистрацию обозначению, указал на то, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единое по своему характеру исключительное право.

Суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что заявленное на регистрацию обозначение и товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 311066 являются тождественными, признал правомерным вывод Роспатента о невозможности регистрации заявленного обозначения (тождественного с названным товарным знаком) для товаров и услуг, тождественных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован указанный товарный знак.

В связи с этим суд первой инстанции признал, что предпринимателю не может быть предоставлено еще одно исключительное право на тот же, по сути, товарный знак в том же объеме правовой охраны.

Кроме того, суд первой инстанции указал на однородность услуг "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926, услуге "реклама", в отношении которой испрашивается регистрация заявленного обозначения, констатировал, что сходство указанного товарного знака и заявленного на регистрацию обозначения предпринимателем не оспаривается, в связи с чем признал правильной позицию Роспатента по отказу в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, которому был противопоставлен указанный товарный знак.

Суд первой инстанции отклонил довод предпринимателя о том, что в оспариваемом решении административного органа отсутствуют выводы в отношении части товаров 5-го класса МКТУ, указанных в заявке. Суд указал, что перечень заявленных товаров и услуг рассматривался Роспатентом с учетом сделанного предпринимателем на стадии экспертизы уточнения, а перечисленные предпринимателем в поданном в суд заявлении товары были им самим исключены из заявки на регистрацию.

На основании изложенных обстоятельств суд первой инстанции, проверив оспариваемое решение Роспатента по заявленным предпринимателем доводам, признал его соответствующим требованиям действующего законодательства, в связи с чем отказал в удовлетворении требований предпринимателя.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о наличии у Роспатента полномочий на рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам такого рассмотрения, о применимых нормах материального права, о правомерности нерассмотрения Роспатентом вопроса о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении тех товаров 5-го класса МКТУ, которые были им самим исключены в порядке уточнения перечня на стадии экспертизы заявки, о тождественности ряда позиций, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, позициям, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В своей кассационной жалобе предприниматель не согласился с применением судом положений пункта 2 статьи 1496 ГК РФ, поскольку, по мнению заявителя кассационной жалобы, основанием для отказа Роспатентом в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не являлось его несоответствие названной норме права, поскольку заявленное обозначение не имеет одну и ту же дату приоритета с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 311066.

Кроме того, предприниматель отметил, что суд первой инстанции уклонился от оценки довода заявителя о том, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066 производят различное зрительное впечатление, несмотря на тождественный словесный элемент, за счет выполнения этого элемента в заявленном обозначении в одну строку, а в товарном знаке - в две строки.

Предприниматель не согласился с выводом, сделанным судом в обжалуемом решении, в отношении тождества заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 311066, несмотря на незначительные шрифтовые отличия.

По мнению подателя кассационной жалобы, указанный вывод суда противоречит пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), в соответствии с которым обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах, в то время как при ассоциировании имеющих отдельные отличия обозначений в целом такие обозначения считаются сходным до степени смешения.

Таким образом, предприниматель отметил, что для признания обозначений тождественными недостаточно факта ассоциации между ними, поскольку этот факт лишь свидетельствует о сходстве до степени смешения этих обозначений.

Кроме того, предприниматель считает неверным, не основанным на нормах материального права вывод суда первой инстанции о наличии препятствий для регистрации на одного правообладателя двух тождественных товарных знаков для тождественных товаров и услуг.

В кассационной жалобе предприниматель также указывает на то, что судом первой инстанции не рассмотрен довод о заявлении им на стадии рассмотрения возражения ходатайства о внесении изменений в спорное обозначение и неправомерности отклонения такого ходатайства Роспатентом.

Заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод суда первой инстанции об однородности услуг "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926, услуге "реклама", для которой испрашивается регистрация заявленного обозначения. Предприниматель просит принять во внимание, что судом допущена фактическая ошибка, поскольку услуги "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями" содержались в заявке на регистрацию, а противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926 зарегистрирован в отношении услуги "реклама".

Предприниматель полагает, что услуги "продажа аукционная, услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям" являются разновидностью деятельности по реализации товаров, а данная деятельность признана Роспатентом неоднородной с услугой "реклама".

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В отношении довода предпринимателя о том, что государственная регистрация одним лицом двух тождественных товарных знаков для идентичных товаров не охватывается подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В подпункте 37 Правила N 482 отмечено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункте 37 Правила N 482" имеется в виду "пункте 37 Правила N 482"

Перечень случаев, когда государственная регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим.

Государственная регистрация двух тождественных товарных знаков противоречит природе исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию, на одно и то же средство индивидуализации, поскольку в таком случае право перестает быть исключительным.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект правовой охраны противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно один раз зафиксировать соответствующий правовой факт.

Таким образом, государственная регистрация такого товарного знака противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу N СИП-464/2016, от 02.05.2017 по делу N СИП-711/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2017 N 300-КГ17-8299 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.06.2017 по делу N СИП-658/2016 и от 30.07.2019 по делу N СИП-819/2018.

С учетом этого правовая охрана "младшему" товарному знаку, содержащему тождественное со "старшим" товарным знаком обозначение, не может быть предоставлена на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении идентичных товаров. При этом данная норма права не препятствует предоставлению правовой охраны для иных товаров.

При таких обстоятельствах довод предпринимателя о несоответствии требованиям действующего законодательства вывода суда первой инстанции о невозможности регистрации на одного правообладателя двух тождественных товарных знаков для индивидуализации тождественных товаров и услуг является необоснованным.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что аналогичный подход не подлежит применению при рассмотрении вопроса о государственной регистрации в качестве товарного знака не тождественного обозначения, а обладающего сходством с ранее зарегистрированным на того же правообладателя товарным знаком, для тождественных товаров.

Действующее законодательство такого запрета не содержит.

Иной подход может привести к невозможности государственной регистрации серий товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, будет препятствовать осуществлению хозяйствующими субъектами мероприятий по изменению бренда (ребрендинга), проводимых для изменения концептуальной идеологии бренда с целью усиления бренда (роста лояльности потребителей), дифференциации бренда (усиление его уникальности), увеличения целевой аудитории бренда (привлечение новых потребителей).

При таких обстоятельствах для принятия решения о возможности регистрации заявленного обозначения на лицо, уже обладающее товарным знаком в отношении тождественных товаров и услуг, определяющим является установление того, является ли заявленное обозначение тождественным или сходным с таким товарным знаком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод предпринимателя о наличии в сравниваемых обозначениях отличий, которые свидетельствуют не об их тождестве, а о достаточно высокой степени сходства, которая не препятствует регистрации обоих товарных знаков на одного правообладателя в качестве серии.

Согласно положениям пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Как установлено судом первой инстанции, заявленное обозначение "" является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы в одну строку.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 311066, правообладателем которого является предприниматель, является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы в две строки.

Суд первой инстанции провел сравнительный анализ и установил, что обозначение по заявке N 2015728911 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 311066 включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Тот факт, что заявленное обозначение и ранее зарегистрированный товарный знак являются тождественными по фонетическому и семантическому признакам, предпринимателем не оспаривается.

Однако судом первой инстанции не был проведен анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066 на предмет графического сходства либо тождества, вывод Роспатента об их тождественности не проверен.

Суд первой инстанции ограничился констатацией наличия некоторых графических различий заявленного обозначения от указанного товарного знака (по шрифту, расположению словесных элементов), однако мотивы признания таких обозначений тождественными (а не сходными) с надлежащей правовой аргументацией, в обжалуемом судебном акте отсутствуют.

Отличия только в шрифте, его размере действительно не влияют на оценку обозначения как тождественного.

Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Обозначения "старшего" и "младшего" товарных знаков, различающиеся только размером букв неоригинального шрифта, могут быть признаны в правовом смысле тождественными.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.05.2017 по делу N СИП-711/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2017 N 300-КГ17-8299 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.06.2017 по делу N СИП 658/2016 и от 30.07.2019 по делу N СИП-819/2018.

Вместе с тем в рассматриваемом в настоящем деле случае различия в размере букв и их шрифте не являются единственными.

Суд первой инстанции этому обстоятельству оценки не дал.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает преждевременным, сделанным без осуществления необходимого анализа обстоятельств дела и доводов участвующих в деле лиц вывод суда первой инстанции относительно тождественности названных выше обозначений и, соответственно, возможности применения позиции о том, что решение о регистрации обозначения по заявке N 2015728911 в качестве товарного знака будет означать предоставление предпринимателю еще одного исключительного права на товарный знак, правообладателем которого он уже является, что не допускается действующим законодательством.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным довод предпринимателя о том, что в обжалуемом решении суда первой инстанции отсутствует вывод по результатам рассмотрения довода предпринимателя об отказе Роспатента в рассмотрении ходатайства о внесении изменений в спорное обозначение.

В части, касающейся установления вероятности смешения между заявленным на государственную регистрацию обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 277926, президиум Суда по интеллектуальным правам также признает обоснованным довод кассационной жалобы о том, что при анализе однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 277926, суд первой инстанции ошибочно указал, что названный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг указанного класса МКТУ "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями", тогда как согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания правовая охрана предоставлена в отношении услуг "реклама; организация выставок культурного и просветительного назначения".

В свою очередь, для заявленного на регистрацию обозначения правовая охрана испрашивалась в том числе для услуг "демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; продажа аукционная; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах для удобства приобретения и изучения потребителями" 35-го класса МКТУ, а не для услуги "реклама" того же класса.

Ошибочное указание судом первой инстанции услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 277926, не позволило суду проверить вывод Роспатента об их однородности, поскольку такая проверка должна осуществляться в отношении каждой испрашиваемой услуги по сравнению с теми услугами, которые имеются в регистрации противопоставленного товарного знака.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции неправильно осуществлено сравнение заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 311066, не рассмотрен довод предпринимателя о необоснованном отклонении Роспатентом его ходатайства о внесении изменений в заявленное обозначение, ненадлежащим образом проверен вывод Роспатента об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 277926.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, заслушав явившегося в судебное заседание представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмене решения суда первой инстанции.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, что невозможно в суде кассационной инстанции исходя из его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2019 по делу N СИП-635/2018 отменить.

Дело N СИП-635/2018 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина