Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2019 г. N С01-501/2019 по делу N А46-7204/2018 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о защите исключительного права на патент на полезную модель на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судом не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2019 г. N С01-501/2019 по делу N А46-7204/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Лапшиной И.В., Погадаева Н.Н.

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СибзаводАгро" и общества с ограниченной ответственностью "Омсельмаш" на постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 (судьи Рожков Д.Г., Аристова Е.В., Краецкая Е.Б.) по делу N А46-7204/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью "СибзаводАгро" (ул. 22 Партсъезда, д. 51 В, г. Омск, Омская обл., 644105, ОГРН 1115543039556)

к обществу с ограниченной ответственностью "Омсельмаш" (просп. Мира, д. 185, корп. 3, пом. 30, г. Омск, Омская обл., 644085, ОГРН 1155543026319),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью торговый дом "Сибирский фермер" (ул. Майская, д. 2/1, дер. Алексеевка, р-н Новосибирский, Новосибирская обл., 630514, ОГРН 1125476118240),

о защите исключительных прав на патент на полезную модель N 173945,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "СибзаводАгро" - Нечаев М.А. (по доверенности от 15.02.2019),

от общества с ограниченной ответственностью "Омсельмаш" - Рабецкий С.С. (по доверенности от 20.06.2018), установил:

общество с ограниченной ответственностью "СибзаводАгро" (далее - общество "СибзаводАгро", истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковыми требованиям к обществу с ограниченной ответственностью "Омсельмаш" (далее - общество, ответчик):

о признании действий общества "Омсельмаш" по изготовлению, применению, предложению к продаже, продаже Посевных комплексов КСКП-2,1 и Сеялок СКП-2,1 нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945;

о запрете обществу "Омсельмаш" изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, продавать Посевные комплексы КСКП-2,1 и Сеялки СКП-2,1 с нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945;

об обязании общества "Омсельмаш" прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, продавать Посевные комплексы КСКП-2,1 и Сеялки СКП-2,1 с нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945;

об обязании общества "Омсельмаш" выплатить в пользу общества "СибзаводАгро" компенсацию за допущенное нарушение исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945 в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 10.10.2018 требования общества "СибзаводАгро" удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением суда от 10.10.2018, общество "Омсельмаш" обжаловало его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о наличии безусловных оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлечённых к участию в деле.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, и на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью торговый дом "Сибирский фермер" (далее - общество "Сибирский фермер").

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 (с учетом определения об исправлении опечаток от 22.03.2019) решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворены частично. Действия общества "Омсельмаш" по изготовлению, применению, предложению о продаже, продаже Посевных комплексов КСКП-2,1 и Сеялок СКП-2,1 признаны нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945. Обществу "Омсельмаш" запрещено изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, продавать Посевные комплексы КСКП-2,1 и Сеялки СКП-2,1 с нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945. Общество "Омсельмаш" обязано прекратить изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, продавать Посевные комплексы КСКП-2,1 и Сеялки СКП-2,1 с нарушением исключительных прав общества "СибзаводАгро" на полезную модель по патенту N 173945. С общества "Омсельмаш" в пользу общества "СибзаводАгро" взыскано 1 000 000 руб. компенсации за допущенное нарушение исключительных прав на полезную модель. Кроме того, с общества "Омсельмаш" в пользу общества "СибзаводАгро" взыскано 15 600 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску. Обществу "СибзаводАгро" из федерального бюджета возвращена излишне уплаченная государственная пошлина в размере 12 000 руб. по платежному поручению N 57112 от 11.05.2018.

Дополнительным постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2019 с общества "СибзаводАгро" в пользу общества "Омсельмаш" взыскано 1 200 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, истец и ответчик обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просят его отменить. При этом общество "Омсельмаш" считает, что суд кассационной инстанции должен принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, а общество "СибзаводАгро" просит оставить в силе решение Арбитражного суда Омской области от 10.10.2018 по данному делу.

Общество "Омсельмаш" в своей кассационной жалобе приводит следующие доводы:

суд апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права не исследовал и не дал надлежащую оценку доводам ответчика о том, что ни в одной из моделей сельскохозяйственной техники, выпускаемой и предлагаемой к продаже обществом "Омсельмаш", не использовалась полезная модель по патенту N 173945, поскольку их передние опоры не содержат всех признаков независимого пункта формулы патента;

суд апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права принял заключение Болотовой А.Ю., в то время как оно не может считаться достоверным и достаточным доказательством по настоящему делу применительно к положениям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

суд апелляционной инстанции, удовлетворяя исковые требования, в нарушение норм процессуального права не исследовал и не установил все подлежащие доказыванию существенные обстоятельства дела с учетом доводов ответчика о наличии у него права преждепользования на запатентованное техническое решение;

выводы суда апелляционной инстанции в части взыскания в пользу истца компенсации в размере 1 000 000 руб. не соответствуют установленным судом обстоятельствам, а также компенсаторному характеру мер, предусмотренных статьей 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и их природе, направленной на восстановление имущественного положения патентообладателя, а не на его обогащение.

В обоснование своей кассационной жалобы общество "СибзаводАгро" указывает на то, что выводы суда апелляционной инстанции в части взыскания с истца суммы компенсации в размере 1 000 000 руб. не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а избранный способ расчета размера компенсации является некорректным.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представитель общества "Омсельмаш" ходатайствовал о приостановлении производства по делу в соответствии со статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Названное ходатайство мотивировано тем, что рассмотрение настоящего дела невозможно до рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам дела N СИП-500/2019 и вступления в силу решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, вынесенного по результатам рассмотрения возражения общества "Омсельмаш" против выдачи патента на полезную модель N 173945.

Представитель общества "СибзаводАгро" возражал против удовлетворения ходатайства.

Рассмотрев ходатайство общества "Омсельмаш" о приостановлении производства по делу, Суд по интеллектуальным правам считает его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Так, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Следует отметить, что в данном случае обстоятельства наличия или отсутствия у истца материального права на иск, основанного на обладании исключительными правами на полезную модель по патенту N 173945, которыми мотивировано ходатайство о приостановлении производства по делу, относятся к обстоятельствам, которые подлежат установлению при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Вопросы действительности или недействительности указанного патента должны быть исследованы судом кассационной инстанции в рамках доказательств, представлявшихся лицами, участвовавшими в деле, в суды первой или апелляционной инстанций.

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, суд кассационной инстанции не вправе принимать новые доказательства, которые не были предметом исследования и оценки в судах нижестоящих инстанций.

С учетом изложенного основания, предусмотренные статьей 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для приостановления производства по делу, в данном случае отсутствуют ввиду пределов полномочий суда кассационной инстанции, установленных статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества "СибзаводАгро" поддержал свою кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика по мотивам, изложенным в отзыве.

Представитель общества "Омсельмаш" поддержал свою кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, выразил несогласие с доводами кассационной жалобы истца.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, в судебное заседание не явилось, что не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в его отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выслушав представителей истца и ответчика, обсудив доводы кассационных жалоб и отзыва на кассационную жалобу ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов, содержащихся в нем, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как было установлено судом апелляционной инстанции, общество "СибзаводАгро" является патентообладателем полезной модели "Самоустанавливающаяся опора" по патенту Российской Федерации N 173945 с датой начала срока действия 18.01.2017 (заявка N 2017101606, дата публикации 21.09.2017, срок действия исключительного права на полезную модель истекает 18.01.2027).

В исковом заявлении общество "СибзаводАгро" указывало на активное использование полезной модели при производстве продукции, а именно: сеялок-культиваторов полосового посева СКП 2.1, которые собираются и продаются истцом в виде комплексов КСКП, в состав которых входит от 2 до 6 сеялок СКП 2.1.

По мнению истца, сеялки СКП 2.1 (в том числе СКП 2.1Г) посевных комплексов КСКП 2.1 (с/х шина), реализуемых ответчиком, содержат каждый признак полезной модели "Самоустанавливающаяся опора" по патенту N 173945.

Для подтверждения данного обстоятельства обществом "СибзаводАгро" через общество "Сибирский фермер" произведена контрольная закупка товара "Сеялка СКП 2.1Г (сх/шина) (1 штука) ответчика.

В материалы дела истцом представлено заключение ООО "Патентно-правовой центр Сибирь Патент" по результатам патентной экспертизы, из содержания которого усматривается, что объектом экспертного исследования была сеялка СКП 2.1. и расположенное в опломбированном отсеке (пломба снята в ходе осмотра) руководство по её эксплуатации СКП-2.1. 00.00.000 РЭ (пункт 6.2. заключения), а осмотр продукта, представленного на экспертизу, осуществлен 23.03.2018 по адресу истца.

Согласно выводам заключения (пункт 8.4.) опора передняя Сеялки-кульватитора СКП-2.1 содержит каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 173945, следовательно, полезная модель "Самоустанавливающая опора" по патенту Российской Федерации N 173945 в передней опоре Сеялки-культиватора СКП-2.1, представленной для исследования, использована.

До обращения в арбитражный суд истец направил ответчику 23.03.2018 претензию о нарушении исключительного права на патент, в которой просил прекратить полностью осуществление действий, нарушающих исключительное право на полезную модель по патенту, и возместить убытки в размере 40 000 000 руб.

Оставление данной претензии без внимания со стороны ответчика послужило основанием для обращения истца в суд с вышеуказанными требованиями.

Решением суда первой инстанции от 10.10.2018 требования общества "СибзаводАгро" удовлетворены в полном объеме.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новый судебный акт о частичном удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что факт нарушения исключительного права истца на патент N 173945 подтверждается материалами дела. При этом суд апелляционной инстанции отклонил доводы ответчика о наличии у последнего права преждепользования на спорную полезную модель.

Решая вопрос о сумме компенсации, подлежащей взысканию в пользу истца в связи с установленным фактом нарушения его патентных прав, и необходимости ее снижения до 1 000 000 руб., суд апелляционной инстанции исходил из срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, периода выпуска сеялок - с 18.01.2017 по 21.03.2018, степени вины ответчика в допущенном нарушении, отсутствии ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, вероятных убытков правообладателя, в том числе исходя из стоимости реализуемой сеялки и ее составной части - заменяемой опоры, содержащей охраняемый результат интеллектуальной деятельности, из расчета общего количества выпущенных ответчиком в период с 18.01.2017 по 21.03.2018 сеялок и сеялок, оборудованных колесными опорами с сельскохозяйственными шинами, принципов разумности и справедливости, соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела и с нарушениями норм материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа (пункт 2 статьи 1358 ГК РФ).

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели. При установлении использования полезной модели толкование формулы полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Как разъясняется в пунктах 126-128 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.

Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что суд апелляционной инстанции, отклонив доводы ответчика о наличии у последнего права преждепользования, не исследовал полно и всесторонне все вышеперечисленные обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего дела. Соответственно, без установления этих обстоятельств невозможно и определить, имелись ли основания для установления факта нарушения исключительных прав на полезную модель и взыскания компенсации за нарушение патентных прав, и определения ее размера.

В связи с изложенным доводы кассационной жалобы ответчика в этой части суд кассационной инстанции признает обоснованными. В то же время, оценка доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает обоснованными и доводы кассационной жалобы истца о несоответствии выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела, нарушении норм материального и процессуального права при определении порядка расчета размера подлежащей взысканию компенсации.

Так, в обоснование заявленного, ко взысканию с ответчика размера компенсации истец ссылался на пункт 1 статьи 1406.1 ГК РФ, согласно которому она определяется в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Снижая размер компенсации до 1 000 000 руб., суд апелляционной инстанции исходил из того, что:

1) после получения истцом приоритета полезной модели с 18.01.2017 по 21.03.2018 ответчиком выпущено 1608 сеялок согласно его собственному реестру; при этом лишь 65 из них были укомплектованы передними опорами с сельскохозяйственными шинами;

2) ответчиком третьему лицу на поставку была предложена сеялка стоимостью 233 040 руб. с НДС за 1 штуку, вместе с тем стоимость полезной модели по патенту N 173945 также включена в указанную стоимость, поскольку именно в проданной ответчиком сеялке имеется каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 173945, следовательно, поскольку истцом выбран способ защиты нарушенного права, предусмотренный в пункте 1 статьи 1406.1 ГК РФ, необходимо учитывать, что стоимость передней опоры составляет от 5 268 до 6 000 руб.;

3) определяя характер допущенного нарушения, суд апелляционной инстанции исходил из наличия корпоративного конфликта между истцом и ответчиком и личного конфликта между участниками и должностными лицами юридических лиц.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции посчитал разумным, в том числе исходя из стоимости реализуемой сеялки и ее составной части - заменяемой опоры, содержащей охраняемый результат интеллектуальной деятельности, из расчёта 65 сеялок, оборудованных колесными опорами с сельскохозяйственными шинами, взыскать сумму компенсации в размере 1 000 000 руб.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может согласиться с таким порядком расчета в том числе в отношении избрания в качестве базы для исчисления размера компенсации стоимости отдельной детали устройства (передней опоры), и обращает внимание на следующее.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств, не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Вышеизложенные разъяснения приведены в пунктах 59, 61, 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Из материалов настоящего дела не усматривается, на основании каких доказательств суд апелляционной инстанции счел, что только в 65 сеялках из 1608 сеялок, выпущенных согласно собственному реестру ответчика в период с 18.01.2017 по 21.03.2018, была использована полезная модель по патенту Российской Федерации N 173945. Также из постановления суда апелляционной инстанции от 28.02.2019 не усматривается, какое значение для определения размера компенсации имела стоимость передней опоры (от 5 268 руб. до 6 000 руб.) при том, что суд установил факт использования полезной модели при производстве продукта - сеялки.

Таким образом, из постановления суда апелляционной инстанции по данному делу не усматривается, что в данном случае являлось продуктом, в котором имело место использование каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели - сеялка или ее составная часть - передняя опора. При этом суд не мотивировал причины, по которым он не согласился с доводами истца, изложенными в письменных пояснениях на апелляционную жалобу, о том, что таким продуктом является именно сеялка, а не передняя опора как ее запчасть. Из постановления суда от 28.02.2019 также не усматривается, какое значение для определения характера установленного судом допущенного нарушения исключительных патентных прав для целей определения размера компенсации имеет "корпоративная природа" конфликта между истцом и ответчиком или личный конфликт между директором и единственным участником истца с единственным участником ответчика.

Таким образом, поскольку судом апелляционной инстанции не установлены в полной мере все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства с учетом бремени доказывания по данной категории споров, дать всестороннюю оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, в случае установления факта нарушения прав - определить его объем и размер компенсации с учетом правовых позиций высших судов, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 по делу N А46-7204/2018 отменить.

Дело N А46-7204/2018 направить на новое рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

И.В. Лапшина

Н.Н. Погадаев