Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-626/2019 по делу N СИП-883/2018 Суд оставил без изменения решение о частичном удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку изменение ответчиком шрифта словесного элемента не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2019 г. N С01-626/2019 по делу N СИП-883/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кошер-Гурмэ" (ул. Новосущёвская, д. 15, Москва, 127055, ОГРН 1147746927965) на решение Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2019 (судьи Снегур А.А., Мындря Д.И., Четвертакова Е.С.) по делу N СИП-883/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью "Кошер-Гурмэ" к обществу с ограниченной ответственностью "Столичная торговая компания" (ул. Новый Арбат, д. 19, Москва, 127025, ОГРН 1027704007286) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кошер-Гурмэ" - Шулов С.В. (по доверенности от 30.08.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Столичная торговая компания" - Орлова Л.Р. (по доверенности от 09.01.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Кошер-Гурмэ" (далее - общество "Кошер-Гурмэ", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Столичная торговая компания" (далее - общество "Столичная торговая компания", правообладатель, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]", вследствие его неиспользования (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2019 заявленные требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная". В удовлетворении остальной части требований обществу "Кошер-Гурмэ" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, истец просит отменить решение от 10.04.2019 и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Доводы кассационной жалобы общества "Кошер-Гурмэ" сводятся к несогласию с выводом суда первой инстанции о доказанности правообладателем факта использования спорного товарного знака, представляющего собой комбинированное сочетание графического и словесного изображения в виде "" в отношении тех услуг, для которых правовая охрана спорного товарного знака сохранена.

Истец считает ошибочным вывод суда первой инстанции об использовании ответчиком спорного товарного знака в измененном виде с добавлением словесного элемента "ГЛОБУС", полагая данный вывод противоречащим представленным доказательствам, свидетельствующим о фактическом использовании ответчиком иных товарных знаков, зарегистрированных за ним.

Ссылаясь на подпункт 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), истец не согласен с выводом суда первой инстанции о том, что добавление к спорному товарному знаку слова "ГЛОБУС" является незначительным изменением товарного знака. Истец полагает, что добавление слова "ГЛОБУС" к товарному знаку существенно меняет смысл и общее восприятие этого товарного знака, поскольку слово "ГЛОБУС" имеет самостоятельное словарное значение и является сильным смысловым элементом.

Общество "Кошер-Гурмэ" считает, что суд необоснованно не принял во внимание его доводы о том, что в рассматриваемом случае ответчик фактически использует иные принадлежащие ему товарные знаки (по свидетельствам Российской Федерации N 317904, N 397186, N 400521), включающие словесный элемент "ГЛОБУСГУРМЭ". По мнению общества "Кошер-Гурмэ", суд ошибочно признал факт принадлежности ответчику серии товарных знаков, в основе которых лежит словесный элемент "ГУРМЭ", использующийся в различных сочетаниях, и, следовательно, необоснованно признал доказанным использование ответчиком спорного товарного знака.

Общество "Столичная торговая компания" отзывом оспорило доводы кассационной жалобы, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей кассационной жалобы.

Представитель ответчика возражал по доводам отзыва на кассационную жалобу.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечил. Кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, общество "Столичная торговая компания" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035, зарегистрированного Роспатентом 27.12.2006 с приоритетом от 15.02.2005 в отношении (с учетом сокращения перечня товаров и услуг) товаров 29-го класса МКТУ "бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов", услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты (для третьих лиц); оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; расклейка афиш; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов); фотокопирование", 43-го класса МКТУ "аренда помещений для проведения встреч; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; ясли детские".

Судом установлено также, что истец 17.09.2018 направил в адрес ответчика предложение с требованиями о добровольном отказе от исключительного права на этот товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него в отношении упомянутых услуг 35-го класса МКТУ, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ (с учетом уточнения предмета исковых требований).

Не получив ответа от общества "Столичная торговая компания" на свое предложение, общество "Кошер-Гурмэ" по истечении двухмесячного срока обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Суд первой инстанции признал доказанным факт заинтересованности истца в использовании спорного товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 35-го класса МКТУ, а также соблюдение истцом порядка досудебного урегулирования спора.

Проверяя представленные ответчиком доказательства об использовании спорного товарного знака, суд первой инстанции признал доказанным то, что ответчик осуществляет деятельность по розничной торговле различного рода товарами посредством принадлежащего ему сайта, в гастрономах "Глобус Гурмэ", а также сделал вывод о том, что спорный товарный знак используется ответчиком в измененном виде с добавлением словесного элемента "ГЛОБУС" в документации, связанной с оказанием услуг третьим лицам (товарных накладных, актах об оказании услуг), в каталогах продукции и в доменном имени https://globusgurme.ru/, принадлежащем ответчику.

Судом первой инстанции было установлено, что ответчик во всей представленной документации использует спорный товарный знак не в зарегистрированном виде, а в словесном обозначении "ГЛОБУС ГУРМЭ" в различных шрифтах и способах написания (слитно, раздельно, через дефис).

Суд первой инстанции дал оценку данному обстоятельству и признал, что использование спорного товарного знака в совокупности со словесным обозначением "ГЛОБУС" и в несколько отличном графическом исполнении не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом суд основывался на том, что в данном обозначении основную индивидуализирующую функцию выполняет именно словесный элемент "ГУРМЭ", который является оригинальным, акцентирует внимание потребителя и легче запоминается.

Суд первой инстанции отклонил ссылки истца на то, что в данных документах ответчик фактически использует иные принадлежащие ему товарные знаки (по свидетельствам Российской Федерации N 317904, N 397186, N 400521) с раздельным написанием словесных элементов "ГЛОБУС" и "ГУРМЭ", поскольку является очевидным, что ответчику принадлежит серия товарных знаков, в основе которой лежит словесный элемент "ГУРМЭ", использующийся в различных сочетаниях.

Исходя из вывода о незначительности внесенных ответчиком изменений, не меняющих отличительного характера спорного товарного знака, суд первой инстанции признал доказанным его использование правообладателем в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц); оформление витрин". Учитывая данные обстоятельства, суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319035 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная", а в остальной части иска обществу "Кошер-Гурмэ" отказал.

Доводы ответчика о наличии в действиях истца по предъявлению настоящего иска в суд признаков злоупотребления правом судом первой инстанции отклонены.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, об отсутствии доказательств использования спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав явившихся в заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (пункты 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ).

В пункте 164 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. Допускается использование только таких отличий, которые не изменяют характерные черты товарного знака.

При сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-154/2018.

Оценка восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния на существо товарного знака использования его с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.12.2016 N 300-ЭС16-18471 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу N СИП-154/2018, от 04.10.2018 по делу N СИП-565/2017.

Общество "Кошер-Гурмэ", ссылаясь на то, что товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно: "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба агентства по импорту-экспорту; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц)".

Проанализировав доказательства, представленные правообладателем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорный товарный знак используется в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" и "оформление витрин".

Заявителем кассационной жалобы не оспариваются сам факт оказания правообладателем данных услуг и представленные в подтверждение этого ответчиком доказательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не находит оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции о незначительности изменений спорного товарного знака при его использовании. Действительно, основную индивидуализирующую функцию спорного товарного знака выполняет словесный элемент "ГУРМЭ", являющийся оригинальным, и именно он акцентирует внимание потребителя и запоминается им. Черный квадрат (фон), на котором выполнено словесное обозначение, оригинальным не является, исходя из чего не может акцентировать внимание потребителя.

Более того, в части представленных правообладателем доказательств спорный словесный элемент исполнен белым шрифтом на черном фоне, то есть в том сочетании, в котором зарегистрирован товарный знак.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, иные элементы в спорном товарном знаке отсутствуют, в связи с чем использование одновременно с этим товарным знаком иных элементов (в том числе элемента "ГЛОБУС") не может влиять на вывод об использовании спорного товарного знака.

Отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как тождественного.

Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Таким образом, изменение шрифта используемого словесного элемента "ГУРМЭ" не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2019 по делу N СИП-267/2018, от 15.02.2019 по делу N СИП-266/2018.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции обоснованно отклонил ссылки истца на фактическое использование ответчиком иных товарных знаков в представленных письменных доказательствах, поскольку словесный элемент "ГУРМЭ" присутствует во всех доказательствах ответчика.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что законом не запрещено использование правообладателем на товарах и при оказании услуг нескольких товарных знаков.

Довод кассационной жалобы о незаконном использовании ответчиком товарных знаков "ГЛОБУС", зарегистрированных на имя третьего лица, не может быть принят президиумом Суда по интеллектуальным правам во внимание. Правообладатель товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 321910, N 321911, N 321912, N 321913 не является лицом, участвующим в данном деле. Нарушение прав на перечисленные товарные знаки не является предметом настоящего спора.

Принимая во внимание то, что вопрос о влиянии внесенных правообладателем в товарный знак изменений является вопросом факта (пункт 164 Постановления N 10) и данный вопрос разрешен судом первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для иной оценки данных обстоятельств дела.

Исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, учитывая положения статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции не усматривает.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы согласно положениям частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2019 по делу N СИП-883/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственности "Кошер-Гурмэ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина