Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. N С01-3/2019 по делу N СИП-536/2018 Решение суда первой инстанции об отказе в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель оставлено без изменения, поскольку спорный патент не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2019 г. N С01-3/2019 по делу N СИП-536/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 февраля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никитина Вениамина Витальевича (г. Челябинск, ОГРНИП 307745129100068) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2018 по делу N СИП-536/2018 (судьи Васильева Т.В., Булгаков Д.А., Погадаев Н.Н.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Никитина Вениамина Витальевича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 169512.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Медберри" (ул. Розенштейна, д. 21, литера А, пом. 103-Н, комн. 32, Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1117746470863).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Никитина Вениамина Витальевича - Шахова Г.Н. (по доверенности от 07.08.2017 N 74 АА 3830082);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-405/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Медберри" - Короткова Н.В. (по доверенности от 17.10.2018 N 2) и Пантюшина Е.Н. (по доверенности от 17.10.2018 N 1).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Никитин Вениамин Витальевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.06.2018 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "Медберри" (далее - общество "Медберри") против выдачи патента Российской Федерации N 169512 на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Медберри".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2018 заявление предпринимателя Никитина В.В. оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель Никитин В.В., ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатентом представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он с изложенными в жалобе доводами не согласился, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители предпринимателя Никитина В.В., Роспатента и общества "Медберри".

В судебном заседании представитель предпринимателя Никитина В.В. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Медберри" против удовлетворения кассационной жалобы возражали, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 169512 на полезную модель "Детское амортизирующее поддерживающее устройство" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - A47D 13/02 и B29K 75/00) был выдан по заявке N 2016109827 с приоритетом от 18.03.2016, установленным по дате ее подачи, на имя предпринимателя Никитина В.В. и действовал со следующей формулой:

"1. Детское амортизирующее поддерживающее устройство, содержащее основу из упругого материала с углублением, отличающееся тем, что основа выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности.

2. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что формованный пенополиуретан выполнен плотностью 45-50 .

3. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит съемный чехол, выполненный из мембранного материала.

4. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен съемным упругим валиком.

5. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 3, отличающееся тем, что чехол снабжен фиксирующим поясом.

6. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 5, отличающееся тем, что фиксирующий пояс выполнен съемным.

7. Детское амортизирующее поддерживающее устройство по п. 1, отличающееся тем, что углубление выполнено с плавным изменением глубины без резких перегибов.".

В Роспатент 21.03.2018 обществом "Медберри" подано возражение против выдачи патента Российской Федерации N 169512 на полезную модель "Детское амортизирующее поддерживающее устройство", мотивированное несоответствием этой полезной модели признаку патентоспособности "новизна", а также несоответствием документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В подтверждение своих доводов подателем возражения был представлен ряд источников, в том числе опубликованная 10.03.2016 заявка на патент US N 20160066707, характеризующая, по мнению подателя возражения, средство того же назначения, что и спорная полезная модель, обладающее всеми существенными признаками, отраженными в независимом пункте 1, а также в зависимых пунктах 2 и 7 формулы спорного патента.

Решением Роспатента от 29.06.2018 возражение удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

Названное решение административного органа мотивировано тем, что полезная модель по независимому пункту 1 спорного патента не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку решению, известному из заявки на патент US N 20160066707, присущи все признаки, содержащиеся в этом пункте спорного патента.

Роспатент также пришел к выводу об известности из заявки на патент US N 20160066707 всех признаков, охарактеризованных в пунктах 2 и 7 формулы спорного патента, а также о том, что признаки зависимых пунктов 3, 4, 5 и 6 формулы спорного патента описывают конструктивные особенности иного технического решения (съемного чехла) и не характеризуют частные случаи реализации каких-либо существенных признаков независимого пункта 1 формулы.

Вместе с тем Роспатент отклонил доводы возражения, связанные с несоответствием документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Несогласие предпринимателя Никитина В.В. с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке законности оспариваемого решения Роспатента суд первой инстанции руководствовался статьями 1351 и 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктами 35 и 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила N 701), а также пунктами 36, 39, 40 и 41 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701.

Проверив сделанный в оспариваемом решении вывод Роспатента о несоответствии спорного патента условию патентоспособности "новизна" вследствие известности из уровня техники технического решения, которому присущи все существенные признаки спорной полезной модели (заявка на патент US N 20160066707), суд первой инстанции признал вывод правильным, что и послужило основанием для оставления заявления предпринимателя Никитина В.В. без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимых нормах материального права, о вхождении противопоставленного источника (заявки на патент US N 20160066707) в уровень техники для проверки охраноспособности спорного патента, о том, что в противопоставленном источнике охарактеризовано средство того же назначения, что и спорное техническое решение.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе предприниматель Никитин В.В. выражает несогласие с выводом Роспатента и суда первой инстанции о несоответствии независимого пункта формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна". Оспаривая названный вывод, заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие в противопоставленном источнике такого признака спорного патента, как наличие "углубления" в основе поддерживающего устройства. При этом наличие в противопоставленном источнике таких признаков, как "основа", и того, что она "выполнена из монолитного формованного пенополиуретана высокой плотности", заявителем кассационной жалобы не оспаривается.

Заявитель кассационной жалобы считает, что обозначенное на графических материалах описания противопоставленной патентной заявки углубление образовалось не в силу конструкции противопоставленного устройства, а вследствие размещения в устройстве ребенка под воздействием его веса.

Предприниматель Никитин В.В. просит принять во внимание то, что частный вариант изготовления изделия, описанный в пункте 15 противопоставленной заявки, действительно содержит вогнутую внутреннюю наклонную поверхность, однако такая вогнутость, по мнению предпринимателя Никитина В.В., направлена на достижение иного технического результата.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что при экспертизе заявленной полезной модели Роспатент уже противопоставлял патентную заявку US N 20160066707, однако с учетом представленных подателем заявки пояснений признал, что в этом источнике все признаки спорного патента отсутствуют, в связи с чем принял решение о регистрации спорного патента. По мнению предпринимателя Никитина В.В., Роспатент неправомерно повторно исследовал этот источник и необоснованно пришел к противоположным выводам.

Кроме того, предприниматель Никитин В.В. считает необходимым обратить внимание на то, что на основе заявки на получение спорного патента была подана международная заявка N WO 2017160188 на изобретение. В отношении этой международной заявки было установлено несоответствие технического решения признаку патентоспособности "изобретательский уровень", в то время как проверку на соответствие такому признаку охраноспособности, как "новизна", международная заявка прошла успешно.

При таких обстоятельствах заявитель кассационной жалобы считает, что Роспатентом и судом первой инстанции неправильно применены положения пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.

Рассмотрев изложенные в кассационной жалобе доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Как указано в пункте 69 Правил N 701, при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Как установлено Роспатентом и судом первой инстанции, противопоставленной патентной заявке присущи все существенные признаки спорной полезной модели: наличие монолитной формованной основы, выполненной из упругого материала (пенополиуретана высокой плотности) и имеющей углубление.

В кассационной жалобе предприниматель Никитин В.В. указывает на ошибочность вывода Роспатента и суда перовой инстанции о наличии в противопоставленном источнике углубления в основе устройства.

С целью проверки данного довода судом первой инстанции были проанализированы графические материалы противопоставленной патентной заявки и сделан вывод о том, что из иллюстраций 5А, 5F, 6А-6С усматривается наличие в основе противопоставленного устройства углубления, предназначенного для размещения тазобедренной части и ног младенца.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что вывод суда первой инстанции является правильным и соответствует исследуемым графическим материалам.

Довод предпринимателя Никитина В.В. о том, что конструктивное углубление (выемка) отсутствует, а имеется замятие основы под весом тела ребенка, подлежит отклонению, поскольку наличие конструктивного углубления усматривается и из тех графических материалов, в которых изображение младенца отсутствует.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в спорном патенте в качестве признака указано наличие такого углубления без приведения каких-либо его характеристик, в связи с чем не имеют значения характеристики углубления, имеющегося в противопоставленном источнике: охраноспособность спорного патента порочит наличие углубления как такового.

Мнение подателя кассационной жалобы о различии устройства по спорной полезной модели и средства того же назначения по противопоставленной заявке основано на том, что он сравнивает с противопоставленным источником не охарактеризованное в формуле патента техническое решение, признаки которого выражены в общем виде, а конкретное частное его воплощение, обладающее определенными параметрами, в то время как проверка охраноспособности осуществляется в отношении технического решения в том виде, в каком оно охарактеризовано в формуле.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что углубление, имеющееся в противопоставленном источнике, направлено на достижение иного технического результата, не может быть признана обоснованной, поскольку при проверке полезной модели на соответствие условию патентоспособности "новизна" подлежит исследованию наличие или отсутствие в противопоставленном источнике всех признаков, присущих спорной полезной модели, а не технические результаты, на достижение которых направлен тот или иной признак.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что Роспатентом уже осуществлялся анализ этого противопоставленного источника на стадии экспертизы заявки, подлежит отклонению, поскольку право на оспаривание патента на полезную модель по основанию его несоответствия критериям патентоспособности, предоставленное статьей 1398 ГК РФ, не содержит изъятий в отношении противопоставленных источников, входящих в уровень техники.

При таких обстоятельствах податель возражения вправе был указывать на несоответствие спорного патента условию патентоспособности "новизна", приводя в качестве технического решения, порочащего такую новизну, ранее проанализированный Роспатентом источник.

Повторное рассмотрение вопроса охраноспособности спорного патента осуществляется Роспатентом с учетом доводов и возражений патентообладателя и подателя возражений.

Таким образом, действующая система правового регулирования предполагает возможность проверки выводов Роспатента, сделанных на стадии экспертизы заявки, тем же органом на стадии рассмотрения возражения.

Ссылка заявителя на сведения, содержащиеся в отчете о международном поиске, проведенном в отношении заявки N WO 2017160188, была обоснованно отклонена судом первой инстанции. Суд правильно указал на то, что эти сведения отражают мнение международного поискового органа и не препятствуют оценке патентоспособности спорной полезной модели в рамках рассмотрения возражения общества "Медберри".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на предпринимателя Никитина В.В.

Излишне уплаченная предпринимателем Никитиным В.В. государственная пошлина за подачу кассационной жалобы в размере 2 850 рублей подлежит возврату ее плательщику из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2018 по делу N СИП-536/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никитина Вениамина Витальевича - без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Никитину Вениамину Витальевичу 2 850 (Две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 27.12.2018 N 561 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина