Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 августа 2019 г. по делу N СИП-324/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения общества о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью, поскольку заявителем не представлено надлежащих документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности спорного товарного знака в отношении товаров заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 августа 2019 г. по делу N СИП-324/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 27 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества "Международная торговая компания "Алиса" (Варшавское шоссе, д. 26, оф. 408, Москва, 117105, ОГРН 1097746307340) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.01.2019 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" (ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, Москва, 115280, ОГРН 1117746289946) от 05.10.2018 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354 недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТНГ" (ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, Москва, 115280, ОГРН 1117746289946).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Международная торговая компания "Алиса" - Ломакина О.И. (по доверенности от 09.01.2019 N 2), Вейль Я.М. (по доверенности от 18.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41), Бушуев Р.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-374/41);

от общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" - Иващенко О.И. (по доверенности от 30.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Международная торговая компания "Алиса" (далее - общество "МТК "Алиса", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.01.2019 об удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "ТНГ" от 05.10.2018 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354 недействительным полностью.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТНГ" (далее - общество "ТНГ", третье лицо).

В обоснование поданного заявления общество "МТК "Алиса" указывает, что оспариваемое решение Роспатента является необоснованным, противоречит законодательству в области правовой охраны товарных знаков, фактическим обстоятельствам дела, а также нарушает права и законные интересы заявителя.

Заявитель указал, что им были представлены надлежащие документы, свидетельствующие о широкой известности оспариваемого обозначения "Гибкий трек" до даты подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака.

При этом обществом "МТК "Алиса" отмечено, что до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 правообладателем были осуществлены поставки товара с использованием названного обозначения по всей территории Российской Федерации, и до даты подачи возражения был реализован большой объем игрушек, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, заявитель отметил, что им проводилась и проводится в настоящее время масштабная реклама продукции с использованием спорного обозначения в сети Интернет, печатных изданиях, что свидетельствует о высокой различительной способности товарного знака.

Общество "МТК "Алиса", не соглашаясь с выводом Роспатента относительно описательного характера спорного обозначения, указывает, что толкование смысла обозначения "Гибкий трек" требует рассуждения и домысливания, ввиду наличия множества значений у словесного элемента "трек", в связи с чем спорный товарный знак не может являться характеристикой товара, а является фантазийным.

По мнению заявителя, не соответствует материалам дела вывод Роспатента о ложности оспариваемого товарного знака в отношении иных товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МТКУ), а именно: "автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]", не обладающими такими характеристиками как вид (треки) и свойства (гибкий), поскольку под ложностью понимается неправда, между тем фантазийность словосочетания "Гибкий трек" не позволяет говорить о его ложности, поскольку "фантазийность не подразумевая абсолютной правды, не является абсолютной ложью".

Таким образом, заявитель полагает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664354 обладает различительной способностью и не является ложным по отношению к товарам, для которых была предоставлена правовая охрана, в связи с чем, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента от 30.01.2019 не соответствует пунктам 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он не соглашается с изложенными в нем доводами, считает их необоснованными и не соответствующими нормам действующего законодательства.

Так, по мнению Роспатента, словесный элемент "Гибкий трек" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 товары 28-го класса МКТУ, указывая на их вид (трек) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]", в связи с чем пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент указал, что оспариваемое решение мотивировано несоответствием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что заявителем не представлено доказательств наличия приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака.

Обществом "ТНГ" также представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно ссылается на то, что заявленные доводы несостоятельны, а решение Роспатента от 30.01.2019 является законным и обоснованным, соответствует нормам действующего законодательства.

Третье лицо соглашается с выводами Роспатента относительно того, что спорное обозначение является описательным для части товаров 28-го класса МКТУ, ввиду возникновения у потребителей ассоциативных связей между словосочетанием "Гибкий трек" и определенным видом игрушек и их свойствами.

Кроме того, третье лицо полагает, что факт приобретения оспариваемым обозначение различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака, заявителем не доказан, в связи с чем Роспатентом сделан верный вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей обеспечили.

В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы, изложенные в заявлении, а также письменных пояснениях дополнительно представленных в соответствии со статьей 81 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, просили удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента поддержали доводы, изложенные в отзыве, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представитель третьего лица поддержал правовую позицию Роспатента, а также возражал по доводам, изложенным в письменных пояснениях, приобщенных к материалам дела.

Как установлено судом и следует из материалов дела товарный знак "" по заявке N 2017704155 (дата приоритета 07.02.2017) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.07.2018 на имя "МТК "АЛИСА" за N 664354 в отношении товаров 28-го класса МКТУ: "автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]".

В Роспатент 05.10.2018 поступило возражение общества "ТНГ" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заявленное возражение мотивировано тем, что словосочетание словесных элементов указанного товарного знака указывает на вид и свойство товара, является описательным в отношении товаров 28-го класса МКТУ, а кроме того утратило способность индивидуализировать товары вследствие его использования многими производителями, в том числе в средствах массовой информации, в отношении игрушек.

Решением Роспатента от 30.01.2019 возражение общества "ТНГ" было удовлетворено на основании подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664354 признано недействительным полностью.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы общества "МТК "Алиса", указанное общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "МТК "Алиса" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.02.2017) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), а также методические подходы, приведенные в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39).

Как следует из подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил N 482 указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция содержится также в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

Согласно обязательным для применения Роспатентом, его сотрудников и сотрудников подчиненных организаций и учреждений положениям Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования", представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664354 представляет собой комбинированное обозначение "" содержащее словосочетание "ГИБКИИ ТРЕК", выполненное волнообразно заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, под которым расположено стилизованное изображение линии, разделенной на прямоугольники различных цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, зеленом, розовом, оранжевом, желтом, фиолетовом, голубом цветовом сочетании в отношении товаров 28-го класса МКТУ "автомобили [игрушки]; игрушки; игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]".

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к основанному на материалах административного дела выводу о том, что словесное обозначение "Гибкий трек" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству N 664354 товары 28-го класса МКТУ "игрушки", указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]".

Для установления/подтверждения того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет (пункт 2.2 Рекомендаций N 39).

Так, анализ оспариваемого товарного знака показал, что его доминирующим элементом является словесный элемент "Гибкий трек".

Роспатентом было правомерно установлено, что согласно словарным источникам информации оба слова, входящих в состав обозначения "Гибкий трек", являются лексическими единицами русского языка.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение "Гибкий трек", состоящее из двух словесных элементов, которые являются словесными единицами русского языка, имеющие определенное значение.

Так, слово "гибкий" - означает 1. Легко сгибаемый, упругий; 2. Перен. Богатый оттенками, изменяющийся в своих направлениях; 3. Перен. Легко поддающийся изменениям, преобразованиям; 4. Перен. Способный трезво оценить обстановку, обстоятельства и приноровиться к ним.

Понятие "трек" - круговая дорожка с виражами для вело- и мотогонок, а также спортивное сооружение, имеющее такую дорожку (С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова "Толковый словарь русского языка", М., "АЗЪ", 1993).

Принимая во внимание, что оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, поскольку слова согласованы друг с другом по роду, числу и падежу, учитывая семантику значений слов, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что словосочетание "Гибкий трек" может быть определено как "легко сгибаемая, упругая, поддающаяся изменениям форма и/или направленная круговая дорожка с виражами для транспортных средств".

Вопреки доводам заявителя, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что, несмотря на многозначность слов, входящих в словосочетание "гибкий трек", учитывая категорию товаров, для которых товарный знак зарегистрирован и используется, - игрушки, потребитель рассматривает данное словосочетание в прямом смысле входящих в него слов, а именно, как "сгибаемая (гибкая) круговая дорожка с виражами (трек) для транспортных средств".

Следует отметить, что на основании представленных в Роспатент Интернет источников установлено, что товар "гибкий трек" представляет собой детскую игрушку, состоящую из машинки (машинок) и гоночной гибкой трассы-конструктора, которая благодаря своим свойствам (гибкости) при конструировании может менять форму.

При этом обозначение "гибкий трек", наряду с другими предлагаемыми к продаже товарами (например, пазлы, конструкторы, мозаика), указано в качестве названия вида товара.

Так, представленные в материалы административного дела распечатки из сети Интернет, демонстрируют упаковки товаров, на которых обозначение "гибкий трек" указано в качестве определенного вида товара под различными тематическими названиями, такими, как "Умная дорога", "Большое путешествие", "Пожарная станция", "Полиция", "Парк приключений", "Супер Гонщик" и др.

Представленные в Роспатент сертификаты, выданные на имя различных производителей и продавцов, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, свидетельствуют о том, что продукция под названиями "трек" или "автотрек", "трек с машинами", "треки для автогонок", "игрушки: сооружения в виде треков", "мототреки" была известна на российском рынке в качестве видового наименования товара.

Следует отметить, что сертификат соответствия N ТС RU CRU.CM02.B.00080 от 25.11.2016, выданный на имя Макаровой А.А., содержит прямое указание на вид игрушек из пластмассы для детей старше 3-х лет под названием "Гибкий трек для машинок".

Между тем, заявитель полагает, что приложенные обществом "ТНГ" к возражению сертификаты соответствия от 14.04.2008, 03.02.2010, от 31.10.2009, подтверждают факт того, что участники рынка указывали иные названия, а не спорный товарный знак "Гибкий трек".

Однако, судебная коллегия отмечает, что проанализировав указанные сертификаты, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака, продукция под названиями "трек" или "автотрек", "трек с машинами", "треки для автогонок", "игрушки: сооружения в виде треков", "мототреки" была известна на российском рынке в качестве видового наименования товара.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что исходя из семантики сочетаемых слов, общее значение оспариваемого обозначения является очевидным, исключает возникновение в понимании потребителей иных значений словосочетания "Гибкий трек" применительно к продукции заявителя (игрушки).

С учетом изложенного Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что словесный элемент "Гибкий трек" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству N 664354 товары 28-го класса МКТУ "игрушки", указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]".

Ссылка заявителя на то, что продажи своего товара с использованием обозначения "Гибкий трек" начаты правообладателем в 2016 году, при этом в подтверждение представлены сертификаты соответствия N RU C-SG.AB71.B23008 серия RU N 0449198; N RU C-SG.AB71.B28051 серия RU N 0549350, N RU С-SG.АП02.В.00226 серия RU N 0641314, не опровергает выводов Роспатента относительно описательного характера спорного обозначения в отношении товаров "игрушки, игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы, модели масштабные сборные [игрушки]", поскольку выявленное семантическое значение входящих в обозначение лексических элементов, свидетельствуют об описательном характере заявленного обозначения, указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий).

Доказательства, подтверждающие наличие ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи со спорным обозначением и обществом "МТК "Алиса" не представлено.

При таких обстоятельствах, на основании проведенной в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценки приведенных доводов и доказательств, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что словесный элемент "Гибкий трек" характеризует содержащиеся в перечне товарного знака по свидетельству N 664354 товары 28-го класса МКТУ "игрушки", указывая на их вид (треки) и свойства (гибкий), а также указывает на характеристики таких товаров 28-го класса МКТУ, как "игрушки с подвижными частями; игры; игры-конструкторы; модели масштабные сборные [игрушки]".

Таким образом, Роспатент пришел к обоснованному выводу, что оспариваемый товарный знак состоит из элементов, характеризующих товар, в том числе указывающих на их вид и свойство, в связи с чем правовая охрана оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Также оспариваемое решение Роспатента было мотивировано тем, что спорное обозначение не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана.

Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Следует отметить, что из такого понимания ложности обозначения в смысле этой нормы права исходит и сам Роспатент в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. В этом же абзаце пункта 3 Рекомендаций N 39 приведен пример: обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным - в отношении услуг театра драмы, фантазийным - в отношении товара "духи".

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В поданном заявлении общество "МТК "Алиса" не соглашается с выводом Роспатента о том, что для товаров 28-го класса МКТУ "автомобили [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; средства транспортные [игрушки]; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]" спорное обозначение является ложным, поскольку носит фантазийный характер.

Как было указано ранее "гибкий трек" - это сгибаемая, упругая, поддающаяся изменениям форма и/или направленная круговая дорожка с виражами для транспортных средств.

Роспатент, признавая ложный характер товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664354 по отношению к вышеназванным товарам 28-го класса МКТУ, верно исходил из того, что данное обозначение с включением в него описательной единицы "гибкий" является ложным, способно вызывать у потребителя неправдоподобный ассоциативный ряд относительно характеристики приобретаемого товара.

Названный вывод обуславливается тем, что все вышеперечисленные товары относятся к игрушечным транспортным средствам, и не могут характеризоваться понятием "гибкий трек". Вместе с тем трек, в том числе гибкий, является принадлежностью для игрушечных транспортных средств, т.е. относится к категории однородных товаров, следовательно, потребитель может быть введен в заблуждение относительно комплектности и свойств приобретаемого товара.

При таких обстоятельствах, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664354, обоснованно признан Роспатентом несоответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доказательств обратного заявителем в опровержение вывода Роспатента не представлено.

В отношении довода заявителя о фантазийном характере оспариваемого товарного знака необходимо отметить следующее.

Как указывалось ранее, "трек" представляет собой вид игрушек, а "гибкий" относится к характеристикам данного товара, указывая на то, что данный трек может гнуться, изгибаться, менять форму.

В этой связи в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки, игрушки с подвижными частями, игры, игры-конструкторы, модели масштабные сборные [игрушки]" данное обозначение является описательным, поскольку не требует домысливания и дополнительных рассуждений для формулировки соответствующих характеристик. Таким образом, довод заявителя не обоснован.

Заявитель приводит довод о том, что иные производители используют на своей продукции не обозначение "гибкий трек", а иные наименования продукции (трек, автотрек, трек с машинками), в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствуют основания для вывода об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака. В отношении данного довода необходимо отметить следующее.

Как указано выше, данные товары (игрушки в виде треков) представляют собой видовое наименование товара. При этом наличие сертификатов, выданных на имя различных производителей до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 664354 обуславливает вывод об известности данного вида товара на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным приведенный довод заявителя не обоснован.

В отношении довода заявителя о приобретенной различительной способности спорного товарного знака необходимо отметить следующее.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг).

В обоснование заявленных требований общество "МТК "Алиса" указало, что реализация товаров "Гибкий трек" на территории Российской Федерации начата им в 2016 году, т.е. задолго до даты подачи заявки, при этом общество ссылается, на широкую известность оспариваемого обозначения в связи с продажами и обширной рекламной товаров заявителя.

В подтверждение указанных обстоятельств обществом в материалы дела представлены: товарные накладные, сертификаты соответствия, бухгалтерская справка о продажах от 23.04.2019, рекламные договоры и макеты, договор от 21.07.2017 N ПР-07-17, заключенный между заявителем и обществом "Тренд Медиа Сервис" на создание рекламного ролика; договор возмездного оказания услуг по продвижению произведений в социальной сети от 19.07.2017 N 1907-ПП, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Первый проект"; договор от 06.12.2016 N РС-0601/2016, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "7ТВ" на оказание услуг по размещению на телеканале спонсорской рекламы, заявка на размещение рекламного ролика "Гибкий трек" в период с 20.09.2017 по 30.09.2017, эфирные справки от 30.09.2017, от 18.10.2017; договор от 29.05.2017 N К1905-17 заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Тренд Медиа Сервис" на оказание услуг по размещению в эфире телеканала спонсорской рекламы товарных брендов, в том числе "Гибкие треки"; справка о расходах на рекламу по товарному знаку N 664354 за период 2017 - 2018 гг.

Кроме того, заявитель указал, что на этапе экспертизы спорного товарного знака, а также на заседании Палаты по патентным спорам, обществом были представлены документы, подтверждающие приобретение оспариваемым обозначением различительной способности (договоры, рекламные макеты, заявки на размещение рекламы), ввиду проведения активной рекламы товаров на телевидении, в сети Интернет.

Таким образом, по мнению общества "МТК "Алиса" оспариваемое обозначение до даты приоритета приобрело различительную способность.

Как следует из пункта 2.1 Рекомендаций N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам.

При таких обстоятельствах, приобретенная различительная способность обозначения может быть установлена в случае представления материалов, подтверждающих объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, объемы затрат на рекламу товаров и т.д., а также сведения, согласно которым на дату приоритета заявленного обозначения потребитель был знаком с продукцией заявителя, маркированной данным обозначением, и ассоциировал эту продукцию непосредственно с деятельностью заявителя.

Таким образом, для вывода о приобретении обозначением высокой различительной способности необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждающих возникновение у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, а также документы, содержащиеся в материалах административного дела, которые были предметом рассмотрения в Роспатенте, суд соглашается с выводом административного органа, изложенным в оспариваемом решении от 30.01.2019 о том, что представленные заявителем документы не свидетельствуют о восприятии потребителями, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, обозначения "Гибкий трек", как средство индивидуализации товаров заявителя.

Так, имеющиеся в материалах дела товарные накладные датированы 2017, 2018 гг. (при этом самая ранняя товарная накладная датирована 22.02.2017) , т.е. после даты приоритета оспариваемого обозначения (07.02.2017).

Более того, как усматривается из товарных накладных и установлено Роспатентом, в указанных документах наименование "гибкий трек" указано в качестве вида товара, индивидуализируемого иными обозначениями.

Представленный в материалы дела сертификат соответствия от 26.08.2016 N RU C-SG.AB71.B23008 серия RU N 0449198, который относится к периоду до даты приоритета, выдан на имя общества с ограниченной ответственностью "Импорт Менеджмент", не являющееся правообладателем оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может являться надлежащим доказательством, свидетельствующим о приобретении различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении товаров заявителя.

Иные сертификаты соответствия от 15.05.2017 N RU C-SG.АВ71.В28051 серия RU N 0549350, от 16.11.2017 N RU C-SG.АП02.В.00226 серия RU N 0641314 не принимаются судом, поскольку выходят за период доказывания.

Представленные заявителем в материалы дела распечатки рекламных материалов, в частности "Кораблик" за период 14.12.2016 - 13.12.2016, в которой, наряду с товарами: конструктор, бластер, набор для детской лепки, содержится товар гибкий трек "Большое путешествие", также не свидетельствует о приобретении различительной способности оспариваемого товарного знака, поскольку обозначение "гибкий трек" указано в качестве вида товара.

Иные рекламные и каталожные материалы относятся к периоду после даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем не принимаются судом во внимание.

Также суд обращает внимание на то, что представленные обществом "МТК "Алиса" договоры от 21.07.2017 N ПР-07-17, от 19.07.2017 N 1907-ПП, от 29.05.2017 N К1905-17 о создании рекламы датируются после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно договора от 06.12.2016 N РС-0601/2016, заключенного между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "7ТВ", о размещении рекламы на телеканале "канал Disney", суд отмечает, что он относится к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, между тем из приложенных к договору документов не представляется возможным установить, в отношении каких конкретно товаров заключался договор. Согласно заявкам к договору на размещение спонсорской рекламы от 25.08.2017 и от 03.10.2017 общий период размещения рекламы, согласно эфирным справкам составлял с 20.09.2017 по 30.09.2017, а также с 01.10.2017 по 03.10.2017, т.е. реклама размещалась после даты приоритета спорного товарного знака.

Просмотренный в судебном заседании рекламный ролик, представленный заявителем, также не опровергает правомерность выводов Роспатента, поскольку из указанного ролика невозможно установить дату размещения рекламы, а также место ее размещения.

Согласно части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Принимая во внимание изложенное, исходя из представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что заявителем не представлено надлежащих документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности спорного товарного знака в отношении товаров заявителя.

Довод заявителя о том, что им в настоящее время проводятся массовые рекламные кампании на телевидении, в сети Интернет, в печатных изданиях, заявлен без учета периода доказывания, в связи с чем не может быть принят в подтверждение доводов о приобретении спорным обозначением различительной способности.

Таким образом, представленные документы также не подтверждают наличие приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении товаров заявителя.

Довод заявителя о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения поданного обществом "ТНГ" возражения, что является, по мнению заявителя основанием для признания его недействительным, не нашли своего подтверждения, в связи с чем отклоняется судом.

Так, общество "МТК "Алиса" указывает на то, что Роспатентом не были запрошены дополнительные материалы в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака, что привело к принятию неправильного решения.

Как следует из абзаца пятого пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Вопреки вышеуказанному доводу заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатентом были учтены представленные обществом документы в подтверждение наличия у спорного обозначения различительной способности. При этом обществом ходатайство об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам для предоставления дополнительных документов заявлено не было.

В этой связи рассмотрение возражения было осуществлено в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, как указано выше, дополнительные документы, представленные заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака непосредственно в суд, также не подтверждают, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение "гибкий трек" воспринималось потребителями как средство индивидуализации товаров заявителя.

Таким образом, наличие указанных документов не привело бы к принятию Роспатентом иного решения.

Иных нарушений процедуры рассмотрения возражений не выявлено.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение Роспатента принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление акционерного общества "Международная торговая компания "Алиса" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев