Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2019 г. N С01-698/2019 по делу N СИП-505/2018 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку признание судом спорного патента недействительным полностью без исследования возможности внесения признаков зависимых пунктов формулы в независимые пункты формулы с целью сохранения патента с уменьшением объема его правовой охраны лишает патентообладателя права на уточнение формулы и признание патента недействительным частично

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2019 г. N С01-698/2019 по делу N СИП-505/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и публичного акционерного общества "КАМАЗ" (Автозаводский просп., д. 2, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827, ОГРН 1021602013971) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 по делу N СИП-505/2018 (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.)

по заявлению Гайнутдинова Айдара Альбертовича (г. Казань) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.05.2018 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 104245 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "КАМАЗ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от Гайнутдинова Айдара Альбертовича - Чилимова Е.В., Докучаева А.Д. (по доверенности от 29.03.2019 N 16 АА 4063106), Минин С.Д. (по доверенности от 16.07.2019 N 16 АА 4063705);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-378/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Гайнутдинов Айдар Альбертович (далее также - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.05.2018 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 104245 на полезную модель. В целях восстановления своих нарушенных прав Гайнутдинов А.А. просил суд признать патент Российской Федерации N 104245 на полезную модель недействительным.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен патентообладатель спорной полезной модели - публичное акционерное общество "КАМАЗ" (далее - общество "КАМАЗ").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 30.05.2018 признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), патент Российской Федерации N 104245 на полезную модель признан недействительным полностью, на Роспатент отнесены расходы заявителя по уплате государственной пошлины.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 оспорено в президиум Суда по интеллектуальным правам обществом "КАМАЗ" и Роспатентом.

В кассационной жалобе общество "КАМАЗ", ссылаясь на несоответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным по делу обстоятельствам, на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить указанный судебный акт и отказать в удовлетворении требований заявителя.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, общество "КАМАЗ" ссылается на неправомерность вывода суда первой инстанции, согласившегося с заявителем в том, что из Каталога "Детали цилиндропоршневой группы" (ООО "Торгово-финансовая компания "МОТОРДЕТАЛЬ КОСТРОМА", 2008, стр. 10-12, 55-58, далее - источник 1, Каталог) известны такие признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 104245, как "отверстия для слива масла выполнены глухими" и "наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму".

Несогласие суда первой инстанции с выводом эксперта об отсутствии такого признака, как "отверстия для слива масла выполнены глухими", обусловленное недостаточной четкостью предоставленных копий Каталога, общество "КАМАЗ" считает нарушением статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество "КАМАЗ" полагает, что суд первой инстанции пришел к безосновательному выводу об идентичности изображения разрезов поршней, содержащегося в описании спорной полезной модели, чертежу, представленному на странице 58 Каталога.

Вывод суда первой инстанции о равнозначности копий Каталога, представленных в Роспатент и в суд, общество "КАМАЗ" считает неправомерным.

Общество "КАМАЗ" просит принять во внимание то, что на чертежах поршня и в текстовой части Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту двигателей КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260. 740.14-300, 740.30-260, 740.50-360, 740.51-320, 740.50-3901001 КД. ОАО "КАМАЗ". Набережные Челны, 2002 (далее - источник 2, Руководство) не имеется упоминаний об отверстиях.

Общество "КАМАЗ" утверждает, что сопоставительный анализ свидетельствует о неидентичности чертежа поршня, содержащегося в описании спорной полезной модели, чертежу, представленному на странице 58 Каталога, исходя из чего судом рассматривались разные детали.

Патентообладатель обращает внимание президиума Суда по интеллектуальным правам на то, что заявитель оспаривал только независимые пункты формулы полезной модели, полагает, что даже в ситуации признания непатентоспособными полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, патент не мог быть признан недействительным полностью без исследования признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы группы полезных моделей.

В свою очередь, Роспатент в кассационной жалобе ссылается на несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить указанный судебный акт и направить дело на новое рассмотрение.

Роспатент полагает, что обжалуемое решение принято с нарушением норм части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом первой инстанции было принято во внимание и проанализировано доказательство, не имеющее отношения к рассматриваемому делу: оригинал Каталога, содержащий цветные фотографии. По утверждению Роспатента, ни оригинал, ни копия Каталога в цвете не представлялись заявителем как с материалами возражения, так и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Оригинал Каталога, содержащий цветные фотографии, Роспатент считает неотносимым доказательством, которое не могло быть принято судом в обоснование незаконности решения от 30.05.2018.

По мнению Роспатента, судом первой инстанции нарушены часть 7 статьи 71 и часть 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в решении не отражены результаты оценки заключения эксперта и не указаны мотивы отказа в его принятии.

При этом Роспатент выражает согласие с мнением эксперта о неизвестности из Каталога такого признака, как "отверстия для слива масла выполнены глухими", и о неизвестности из Руководства таких признаков как "отверстия для слива масла выполнены глухими", "отверстия для слива масла располагаются в канавке под маслосъемное кольцо", "в нижней части юбки выполнено два паза", полагает, что суд первой инстанции не обосновал своего несогласия с мнением эксперта, а сделанные судом собственные выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Вывод суда первой инстанции о том, что отсутствие отверстий на внутренней стороне разрезов поршня также подтверждается чертежом поршня, представленным на рисунке 17 страницы 160 Руководства, по мнению Роспатента, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Роспатент утверждает, что на данном рисунке не содержится сведений, характеризующих выполнение каких-либо отверстий (сквозных или глухих) или углублений в канавке под маслосъемное кольцо. В текстовой части Руководства также не содержится сведений, указывающих на наличие в поршне признака независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 104245 "отверстия для слива масла".

Роспатент указывает, что согласно сведениям, раскрытым в Каталоге, поршень для двигателя внутреннего сгорания имеет отверстия для слива масла, в то же время какие-либо иные сведения (о виде отверстий или о способах их получения и обработки) в Каталоге не содержатся.

По мнению Роспатента, известным из Каталога и Руководства техническим решениям не присущи все признаки, приведенные в независимых пунктах 1 и 6 формулы группы полезных моделей по патенту Российской Федерации N 104245. Из данных источников, даже в случае рассмотрения их в совокупности, не известен признак, характеризующий то, что отверстия для слива масла выполнены глухими.

Нарушение норм части 7 статьи 71 и части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатент усматривает в том, что суд первой инстанции не отразил в решении результаты оценки доводов, приведенных на страницах 11-12 его отзыва от 02.10.2018, без указания мотивов отказа в их принятии.

При этом Роспатент просит принять во внимание то, что при исследовании известности признака "выполнение отверстий для слива масла глухими" суд принял во внимание доводы заявителя и указал на то, что Роспатент не оспаривал приведенные заявителем доводы.

Роспатент считает, что именно на страницах 11-12 его отзыва содержится позиция, направленная на опровержение приведенного заявителем довода, которая и не была учтена судом.

Кроме того, Роспатент полагает, что обжалуемое решение суда первой инстанции принято с нарушением положений пункта 1 статьи 1398 ГК РФ и пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), поскольку в результате признания спорного патента недействительным полностью патентообладатель был лишен права на уточнение формулы и признания патента недействительным частично.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв Гайнутдинова А.А. на кассационные жалобы без доказательств направления его иным лицам, участвующим в деле. Учитывая данное обстоятельство, президиум Суда по интеллектуальным правам определил отзыв Гайнутдинова А.А. на кассационные жалобы к материалам дела не приобщать.

Общество "КАМАЗ" в отзыве от 16.08.2019 поддержало доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента.

В судебное заседание 19.08.2019 явились представители Гайнутдинова А.А. и Роспатента; общество "КАМАЗ" ходатайствовало о рассмотрении кассационных жалоб без участия его представителя.

Представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить. Кроме того, представитель Роспатента поддержал доводы кассационной жалобы общества "КАМАЗ".

Представители Гайнутдинова А.А. в судебном заседании возражали против доводов, содержащихся в кассационных жалобах, просили обжалуемое решение оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 104245 (классификационная рубрика Международной патентной классификации - F02F 3/02) на группу полезных моделей "Поршень для двигателя внутреннего сгорания (варианты)" был выдан по заявке N 2010148352 с приоритетом от 26.11.2010 с формулой, содержащей два независимых (1 и 6) и восемь (2-5 и 7-10) зависимых пунктов, в следующей редакции:

"1. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, при этом камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в канавке под маслосъемное кольцо выполнены глухие отверстия, а с внешней стороны бобышек выполнены занижения, кроме того, в нижней части юбки выполнен паз.

2. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища находится в диапазоне от 119,86/75,71 до 119,89/76,04.

3. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

4. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что канавка под верхнее компрессионное кольцо имеет форму трапеции с углом наклона верхнего и нижнего торцов 3°, верхний торец канавки под второе компрессионное кольцо имеет уклон 7° относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслосъемное кольцо составляет 4 мм.

5. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что вытеснитель в камере сгорания выполнен в форме конуса.

6. Поршень для двигателя внутреннего сгорания, содержащий головку, имеющую в днище камеру сгорания торидальной формы с вытеснителем и канавки под компрессионные и маслосъемное кольца, юбку с бобышками, имеющими внутреннюю полость над отверстием для поршневого пальца, выполненным с канавками под стопорные кольца, отверстия для слива масла, отличающийся тем, что на днище выполнены две выборки, смещенные в одну сторону относительно оси отверстия под поршневой палец, при этом камера сгорания смещена относительно оси отверстия под поршневой палец в сторону, противоположную смещению выборок, наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму, при этом в канавке под маслосъемное кольцо выполнены глухие отверстия, а с внешней стороны бобышек выполнены занижения, кроме того, в нижней части юбки выполнено два паза.

7. Поршень по п. 6, отличающийся тем, что соотношение номинального диаметра поршня и расстояния от оси отверстия под поршневой палец до днища, находится в диапазоне от 119,86/70,71 до 119,89/71,04.

8. Поршень по п. 6, отличающийся тем, что номинальный диаметр отверстия под палец составляет 45 мм, а номинальное расстояние между канавками под стопорные кольца составляет 95 мм.

9. Поршень по п. 1, отличающийся тем, что канавка под верхнее компрессионное кольцо имеет форму трапеции с углом наклона верхнего и нижнего торцов 3°, верхний торец канавки под второе компрессионное кольцо имеет уклон 7° относительно плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, а номинальная высота канавки под маслосъемное кольцо составляет 4 мм.

10. Поршень по п. 6, отличающийся тем, что вытеснитель в камере сгорания выполнен в форме конуса.".

Гайнутдинов А.А. обратился в Роспатент с возражением от 19.12.2016 против выдачи патента Российской Федерации N 104245, мотивированным несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности "новизна".

В возражении было отмечено, что признаки независимых пунктов 1 и 6, а также зависимых пунктов 2-5, 7-10 формулы, характеризующей группу полезных моделей по спорному патенту, известны из источников 1 и 2. При этом в возражении было подчеркнуто, что источник 2 используется заявителем для толкования конструкции поршня с маркировкой 740.51-1004015-40, графические изображения которого представлены в Каталоге.

Кроме того, как указано в возражении, в Руководстве по техническому устройству, обслуживанию и ремонту 6460-3902001 РТ, ОАО "КАМАЗ", Набережные Челны, 2006, стр. 36, 37 (далее - источник 3) содержатся те же сведения, что и в источнике 2.

Решением Роспатента от 11.04.2017 в удовлетворении возражения Гайнутдинова А.А. отказано, патент Российской Федерации N 104245 оставлен в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу N СИП-385/2017 в удовлетворении требований заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 11.04.2017 было отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-385/2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу N СИП-385/2017 отменено, решение Роспатента от 11.04.2017 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение заявителя с учетом этого постановления.

По результатам повторного рассмотрения возражения заявителя решением Роспатента от 30.05.2018 в удовлетворении возражения было отказано, спорный патент оставлен в силе.

Принимая данное решение, Роспатент исходил из того, что поршни по независимым пунктам 1 и 6 формулы группы полезных моделей по спорному патенту отличаются от поршня, известного из Каталога, следующими признаками:

- наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, - бочкообразную форму;

- отверстия для слива масла выполнены глухими.

Роспатентом также было установлено, что поршни по независимым пунктам 1 и 6 формулы группы спорных полезных моделей отличаются от поршня, известного из Руководства, следующими признаками:

- наличие отверстий для слива масла, выполненных глухими;

- расположение отверстий для слива масла в канавке под маслосъемное кольцо.

Кроме того, Роспатент указал, что поршень по независимому пункту 6 формулы группы спорных полезных моделей также отличается от поршня, известного из Руководства, наличием еще одного паза в нижней части юбки.

В отношении источника 3 Роспатент отметил, что в нем содержатся те же сведения, что и в источнике 2.

Поскольку Роспатентом не были признаны обоснованными доводы подателя возражения, касающиеся несоответствия критерию патентоспособности "новизна" признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы патента, известность из противопоставленных источников признаков, охарактеризованных в зависимых пунктах 2-5 и 7-10 формулы патента, Роспатентом не проверялась.

Не согласившись с решением Роспатента, Гайнутдинов А.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В поданном в суд заявлении Гайнутдинов А.А. оспаривал выводы административного органа, сделанные в отношении независимых пунктов 1 и 6 формулы спорного патента, какие-либо доводы, касающиеся того, что Роспатентом не были проверены признаки зависимых пунктов формулы спорного патента, заявителем не приводились.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что при рассмотрении возражения против выдачи спорного патента и принятии решения по результатам такого рассмотрения Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении спора суд первой инстанции руководствовался статьей 1351 ГК РФ, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2008 N 326 (далее - Административный регламент).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату приказа Министерства образования и науки Российской Федерации следует читать как "от 29.10.2008"

С целью проверки выводов Роспатента, содержащихся в оспариваемом решении административного органа и касающихся патентоспособности технических решений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы патента, судом первой инстанции определением от 26.02.2019 по ходатайству заявителя была назначена судебная патентно-техническая экспертиза.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы.

1. Известны ли из Каталога (стр. 10-12, 55-58) следующие признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 104245: поршень для двигателя внутреннего сгорания, в котором "наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму", "отверстия для слива масла выполнены глухими"?

2. Известны ли из Руководства (стр. 79-84, 96, 97, 141, 142, 160, 161, 242-247) следующие признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенты Российской Федерации N 104245: поршень для двигателя внутреннего сгорания, в котором "отверстия для слива масла выполнены глухими", "отверстия для слива масла располагаются в канавке под маслосъемное кольцо", "в нижней части юбки выполнено два паза"?

В письменном заключении эксперт пришел к тому выводу, что из Каталога известны следующие признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 104245: поршень для двигателя внутреннего сгорания, в котором "наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму".

В то же время эксперт установил, что из Каталога не известен признак, характеризующий "выполнение отверстий для слива масла глухими".

Кроме того, эксперт пришел к выводу о том, что из Руководства не известны следующие признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 104245: "поршень для двигателя внутреннего сгорания, в котором отверстия для слива масла выполнены глухими"; "поршень, в котором отверстия для слива масла располагаются в канавке под маслосъемное кольцо", "поршень, в котором в нижней части юбки выполнено два паза".

При рассмотрении спора суд первой инстанции не согласился с выводом эксперта о неизвестности из Каталога такого признака, как "выполнение отверстий для слива масла глухими". Делая этот вывод, суд первой инстанции сослался на фотографию, представленную на странице 57 Каталога, и на чертеж на станице 58 Каталога, из которых усмотрел как наличие отверстий для слива масла, расположенных в канавке под маслосъемное кольцо, так и выполнение таких отверстий глухими (несквозными).

К такому выводу суд пришел в результате обозрения в заседании подлинника Каталога в цветном исполнении с высоким качеством фотографий.

При этом суд признал, что вывод эксперта об обратном вызван недостаточной четкостью предоставленных ему копий Каталога.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствие отверстий на внутренней стороне разрезов поршня также подтверждается чертежом поршня, представленным на рисунке 17 страницы 160 Руководства.

По мнению суда первой инстанции, из данного чертежа с очевидностью следует, что в канавке под маслосъемное кольцо отсутствуют какие-либо сквозные отверстия, в то время как те элементы поршня, которые Роспатент рассматривает в качестве отверстий, являются углублениями, не являющимися сквозными.

Суд первой инстанции согласился с выводом эксперта об известности из Каталога и Руководства другого спорного признака, состоящего в том, что наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня, - бочкообразную форму.

Суд первой инстанции констатировал, что Каталог и Руководство раскрывают сведения об одних и тех же деталях цилиндро-поршневой группы двигателей "КамАЗ", в связи с чем посчитал возможным учесть сведения, содержащиеся в Руководстве, для дополнительного подтверждения сведений, основанных на исследовании Каталога.

С учетом изложенного суд первой инстанции признал, что все признаки технических решений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 6 формулы спорного патента, известны из Каталога с учетом сведений, приведенных в Руководстве.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, установив, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, но не соответствует требованиям действующего законодательства, нарушает права и законные интересы заявителя, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований Гайнутдинова А.А.

Для восстановления нарушенных прав и законных интересов заявителя суд посчитал необходимым признать спорный патент недействительным полностью.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимом законодательстве. Кроме того, решение не обжалуется в части общедоступности сведений о средствах того же назначения, что и спорная полезная модель, в виде Каталога и Руководства.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета полезной модели) полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В силу подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, в том числе характеристика назначения.

Датой приоритета спорной группы полезных моделей является 26.11.2010.

Тот факт, что Руководство и Каталог стали общедоступными до даты приоритета спорного патента, лицами, участвующими в деле, не оспаривался в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции и не оспаривается в кассационных жалобах.

Вместе с тем доводы заявителей кассационных жалоб о неправильном применении норм материального права и о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, по мнению президиума Суда по интеллектуальным правам, в своей совокупности фактически сводятся к нарушению судом первой инстанции основополагающих принципов проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна" в связи со следующим.

Вышеприведенные нормы материального права регламентируют, что вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" может быть сделан, если в противопоставленных источниках содержатся сведения о средстве того же назначения, обладающем всеми существенными признаками спорной полезной модели (в данном случае - технических решений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы патента).

Суд первой инстанции обоснованно сослался на то, что один источник может быть использован для толкования признаков, раскрытых в ином источнике. Однако судом первой инстанции не учтено, что оба таких источника должны описывать одно и то же средство, а не группу устройств, хотя и имеющих одно назначение, но отличающихся различными деталями, а соответственно, и присущими им признаками.

Вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" не может быть сделан, если присущие полезной модели признаки известны из группы технических решений в совокупности, для этого вывода необходимо, чтобы такие признаки содержались в одном противопоставленном средстве.

Обращаясь в Роспатент с возражением, его податель указывал, что представленные им источники (Каталог и Руководство) характеризуют одно средство - конструкцию поршня с маркировкой 740.51-1004015-40.

При рассмотрении возражения Роспатент не усмотрел оснований исследовать совместно эти источники, а также информацию, размещенную на разных страницах каждого источника, проверив каждый из источников на предмет известности признаков, присущих независимым пунктам формулы спорной полезной модели, и установил, что средству, охарактеризованному как в одном, так и в другом источнике, не присущи конкретные признаки, содержащиеся в независимых пунктах формулы спорной полезной модели.

Суд первой инстанции констатировал, что Каталог и Руководство раскрывают сведения об одних и тех же деталях цилиндро-поршневой группы двигателей "КамАЗ", однако не устанавливал того, что все двигатели "КамАЗ" имеют идентичную цилиндро-поршневую группу.

Вместе с тем Каталог содержит различные изделия с указанием двигателей, в которых такие изделия применяются. Страница 12 Каталога (из содержания которой судом установлено наличие такого признака, как "наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму") описывает оптимальную форму рабочих поверхностей поршневой группы. Каких-либо указаний на то, в каких двигателях использована приведенная конструкция деталей цилиндро-поршневой группы, данная страница не содержит, каких-либо аргументов, на основании которых суд сделал вывод о том, что устройству, приведенному на страницах 57, 58 Каталога, присущ аналогичный признак, решение суда не содержит.

Роспатент в отзыве на заявление на это обстоятельство указывал, однако приведенные административным органом доводы судом первой инстанции проанализированы не были.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает правомерным изложенный в кассационной жалобе довод общества "КАМАЗ" о необоснованности вывода суда первой инстанции в части того, что конкретному известному средству присущ признак "наружная поверхность поршня в плоскости, перпендикулярной оси симметрии поршня, имеет овальную форму, а в плоскости, проходящей через ось симметрии поршня - бочкообразную форму".

Тот факт, что этот признак установлен экспертом и судом первой инстанции из приведенной в статье иллюстрации "Оптимальная форма рабочих поверхностей", не свидетельствует о том, что такой признак присущ конкретному техническому решению, определяемому фотографиями и чертежами, размещенными на страницах 57 и 58 Каталога.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Известность признака "выполнение отверстий для слива масла глухими" установлена судом первой инстанции исходя из чертежа и фотографий изделия, расположенных на страницах 57 и 58 Каталога.

При этом суд первой инстанции отметил, что выполнение отверстий "глухими" усматривается из чертежа и фотографии внешнего вида изделия, а также из того, что чертеж, расположенный на странице 58 Каталога, и чертеж, имеющийся в описании спорной полезной модели, являются идентичными.

Между тем судом первой инстанции не учтено то, что спорные отверстия обозначены на одном фронтальном разрезе, который дает представление о форме таких отверстий лишь в одной плоскости. Отсутствие иных разрезов исследуемой детали не позволяет сделать однозначный вывод о форме отверстий.

В свою очередь, фотография внешнего вида изделия также не может отражать форму внутренних контуров элементов такого изделия.

Не может быть признана обоснованной ссылка суда первой инстанции на то, что исследуемый чертеж идентичен чертежу, имеющемуся в описании спорного патента, поскольку, как уже указывалось, один фронтальный разрез не может в полной мере отражать форму внутренних контуров элементов устройства. Объем правовой охраны полезной модели определяется признаками, приведенными именно в формуле, в которой указано на то, что спорные отверстия выполнены глухими.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы Роспатента о несоответствии фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывода суда первой инстанции о том, что отсутствие отверстий на внутренней стороне разрезов поршня также подтверждается чертежом поршня, представленным на рисунке 17 страницы 160 Руководства.

По мнению суда первой инстанции, из данного чертежа с очевидностью следует, что в канавке под маслосъемное кольцо отсутствуют какие-либо сквозные отверстия, в то время как те элементы, которые Роспатент рассматривает в качестве отверстий, являются углублениями, не являющимися сквозными.

В то же время суд первой инстанции не учел следующего.

Как усматривается из названия Руководства, оно относится к группе двигателей "КамАЗ", перечисленных в названии этого Руководства.

Каких-либо выводов о том, что все перечисленные двигатели имеют одинаковую цилиндро-поршневую группу, обжалуемое решение суда не содержит. Отсутствуют в обжалуемом решении суда выводы о том, что устройство, описанное на странице 160 Руководства, является тем же устройством, которое приведено на страницах 57, 58 Каталога.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что форма отверстий изделия, описанного на страницах 57, 58 Каталога, может быть определена с использованием информации, размещенной на странице 160 Руководства, является преждевременным.

На рисунке 17 страницы 160 Руководства показаны (в отличие от рисунков, приведенных в описании полезной модели к спорному патенту) разрезы поршня с шатуном и кольцами в сборе. На указанном рисунке не содержится сведений, характеризующих выполнение каких-либо отверстий (сквозных или глухих) или углублений в канавке под маслосъемное кольцо.

Текстовая часть Руководства также не содержит сведений, указывающих на наличие в поршне признака независимых пунктов 1 и 6 формулы спорной полезной модели "отверстия для слива масла".

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам полагает преждевременным вывод суда первой инстанции о том, что чертеж поршня, представленный на рисунке 17 страницы 160 Руководства, подтверждает известность признака, характеризующего то, что в канавке под маслосъемное кольцо выполнены глухие отверстия.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным согласиться и с доводом кассационной жалобы Роспатента об отсутствии в оспариваемом решении результатов оценки его доводов, приведенных на страницах 11-12 отзыва, касающихся признака "отверстия для слива масла выполнены глухими".

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что выводы суда первой инстанции о несоответствии группы полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах формулы спорного патента, сделаны без надлежащего исследования материалов дела, содержания противопоставленных источников, установления того, относятся ли признаки, обнаруженные в противопоставленных источниках, к одному средству, которое может быть противопоставлено патенту на полезную модель при исследовании вопроса о его соответствии условию патентоспособности "новизна", либо к разным средствам одного назначения, которые в своей совокупности не могут быть противопоставлены патенту при проверке патента на его соответствие названному условию патентоспособности. При этом указанные обстоятельства не были судом проанализированы ни до назначения экспертизы, ни после получения заключения эксперта, которым были даны ответы на поставленные в определении вопросы суда, касающиеся только конкретных страниц источников 1 и 2, без разъяснения вопроса - относятся установленные признаки к одному изделию или нет.

Кроме того, в кассационной жалобе Роспатента содержится довод о том, что оригинал Каталога, представленный непосредственно в суд первой инстанции, не мог быть принят в качестве надлежащего доказательства. В том, что такое доказательство было принято и проанализировано, Роспатент усматривает нарушение положений части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Данный довод не может быть признан президиумом Суда по интеллектуальным правам обоснованным.

Как видно из материалов дела, заявителем в суд предъявлялись как документы, представленные с возражением в Роспатент (в том числе копии Каталога и Руководства), так и подлинный Каталог в цветном исполнении.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в данном случае подлинник Каталога не может быть признан неотносимым доказательством, поскольку как в Роспатенте, так и в суде исследовалось одно и то же доказательство. Текстовая часть подлинника Каталога, его чертежи и рисунки соответствуют копиям Каталога, представленным с возражением.

В то же время, поскольку подлинник Каталога не представлялся в Роспатент, суду (в том случае, если по результатам исследования именно оригинала Каталога сделаны иные выводы по сравнению с теми, которые могли быть сделаны по результатам исследования только копии, в том числе вследствие более четкого изображения) следовало рассмотреть вопрос об отнесении судебных расходов на заявителя в соответствии с рекомендациями, изложенными в абзаце пятом пункта 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает также возможным согласиться с доводами кассационных жалоб Роспатента и общества "КАМАЗ" о нарушении судом первой инстанции подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ и пункта 4.9 Правил ППС.

В силу указанных положений ГК РФ патент на полезную модель может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом.

В развитие данной нормы пункт 4.9 Правил ППС предусматривает право коллегии при рассмотрении возражения предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признан недействительным частично.

Как уже указывалось, и в решении Роспатента, и в решении суда первой инстанции содержатся выводы, касающиеся только независимых пунктов формулы спорного патента.

Вместе с тем в формуле имеются зависимые пункты.

Признание судом первой инстанции спорного патента недействительным полностью без исследования возможности внесения признаков зависимых пунктов формулы в независимые пункты формулы с целью сохранения патента с уменьшением объема его правовой охраны лишает патентообладателя права на уточнение формулы и признание патента недействительным частично.

При названных обстоятельствах, принимая во внимание то, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судом неправильно применены нормы материального права и допущены нарушения норм процессуального права, которые могли привести к принятию неправильного судебного акта, президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает наличие оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Поскольку для разрешения спора о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта необходимо установление всех указанных значимых для дела обстоятельств, решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Обществом "КАМАЗ" при подаче кассационной жалобы уплачена излишняя государственная пошлина в сумме 1 500 рублей, однако ввиду непредставления подлинника платежного поручения вопрос о возврате излишне уплаченной пошлины президиумом Суда по интеллектуальным правам не может быть рассмотрен.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2019 по делу N СИП-505/2018 отменить.

Направить дело N СИП-505/2018 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина