Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2019 г. N С01-821/2017 по делу N А41-52550/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами нижестоящих инстанций должным образом не выяснялся вопрос о легальном происхождении спорного товара, а также вопросы о справедливом размере компенсации и о том, кто является нарушителем исключительного права истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2019 г. N С01-821/2017 по делу N А41-52550/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" (мкр. Птицефабрика, литр. 6Ш, корп. К-43, офис 101, п. Томилино, Люберецкий район, Московская область, 140072, ОГРН 1155027000424) на решение Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 и дополнительное решение указанного суда 03.08.2018 по делу N А41-52550/2016 (судья Анисимова О.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу (судьи Коновалов С.А., Бархатов В.Ю., Семушкина В.Н.)

по иску иностранного лица - Hyundai Motor Company к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" и иностранному лицу - EMEX DWC-LLC о защите исключительных прав,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Курской таможни (ул. Коммунистическая, д. 3 а, г. Курск, 305004, ОГРН 1024600942904).

В судебном заседании принял участие представители:

от иностранного лица - Hyundai Motor Company - Лысенко Л.С. (по доверенности от 15.12.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" - Сосов М.А. (по доверенности от 29.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Hyundai Motor Company (далее - компания Hyundai) обратилось в Арбитражный суд Московской области с уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТМР импорт" (далее - общество "ТМР импорт") и иностранному лицу - EMEX DWC-LLC (далее - компания EMEX) со следующими требованиями:

запретить обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX без разрешения компании Hyundai использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415 и N 565673 в отношении товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью спорных товаров, указанных в таможенной декларации N 10108060/070616/0000331;

обязать общество "ТМР Импорт" и компанию EMEX изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 1018060/070616/0000331 и маркированные указанными товарными знаками;

взыскать с общества "ТМР Импорт" и компании EMEX в пользу компании Hyundai по 1 639 984 рублей 64 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Курская таможня.

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 исковые требования компании Hyundai удовлетворены частично: обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX запрещено без разрешения компании Hyundai использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415 и N 565673 в отношении товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/070616/0000331, в том числе осуществлять продажу на территории Российской Федерации, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров; с общества "ТМР Импорт" и компании EMEX в пользу компании Hyundai взыскано по 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки. В остальной части иска отказано.

Дополнительным решением Арбитражного суда Московской области от 03.08.2018 взыскана в доход федерального бюджета государственная пошлина: с общества "ТМР Импорт" в размере 14 500 рублей; с компании EMEX в размере 14 500 рублей; с компании Hyundai в размере 6 400 рублей.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 решение Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 и дополнительное решение указанного суда 03.08.2018 оставлены без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "ТМР Импорт" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить.

Заявитель кассационной жалобы, в том числе в дополнениях к кассационной жалобе, указывает, что он не имеет права представлять интересы компании EMEX, так как данное лицо не нанимало его в качестве представителя, а значит, названного ответчика нельзя признать извещенным в данном судебном процессе.

Также заявитель кассационной жалобы обращает внимание суда на то обстоятельство, что статьи 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не действуют на территории иностранного государства, а следовательно, привлечение компании EMEX к гражданско-правовой ответственности за совершение действий, которых она не совершала на территории Российской Федерации, не обоснованно, так как это свидетельствует об абстрактном запрете, в связи с этим считает, что требования истца к названному лицу, были удовлетворены неправомерно.

Помимо этого отмечает, что судами были проигнорированы его доводы о злоупотреблении правом со стороны компании Hyundai, тем самым, не была дана оценка ее действиям применительно к статье 10 ГК РФ, а следовательно, были неправомерно удовлетворены исковые требования к обществу "ТМР Импорт".

Также общество "ТМР Импорт" отмечает, что судами не исследовался вопрос о происхождении спорного товара.

Вместе с этим, общество "ТМР Импорт" просило Суд по интеллектуальным правам о наложении судебного штрафа на представителя компании Hyundai, так как, по его мнению, им проявлено неуважение к суду, выразившееся в недостоверном изложении обстоятельств дела.

В судебном заседании представитель общества "ТМР импорт" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить.

Представитель компании Hyundai выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Компания Emex и Курская таможня, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества "ТМР импорт", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, компания Hyundai, являясь правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, ссылалась на то, что по таможенной декларации N 10108060/070616/0000331 декларантом - обществом "ТМР Импорт" (покупатель по контракту от 20.02.2015 N 2015-dwc-111, заключенному с компанией EMEX (поставщик)) на территорию Российской Федерации были ввезены товары (запасные части для автомобилей), на которых имелись изображения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками.

Поскольку своего разрешения на использование данных товарных знаков компания Hyundai ответчикам не давала, она обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Суд первой инстанции, признав факт незаконного использования обществом "ТМР Импорт" и компанией EMEX товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, снизив заявленный истцом размер компенсации до 500 000 рублей с каждого из ответчиков.

При этом суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований об изъятии из оборота и уничтожении ответчиками за свой счет спорных товаров, так как установил что данный товар, не является товаром ненадлежащего качества.

В свою очередь, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции полагал, что у него имеются основания для привлечения обоих ответчиков к ответственности в целях восстановления имущественного положения правообладателя, нарушенного реализацией контрафактной продукции.

Также в мотивировочной части решения суда первой инстанции содержится ссылка на обстоятельства того, что "истец просил запретить ответчикам без разрешения Киа Моторс Корпорейшн использовать товарные знаки зарегистрированные по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734, в отношении товаров, указанных в ТД N 10108060/070616/0000331".

Посчитав, что у истца имеется право запрета ответчикам на их использование, данное требование суд первой инстанции также удовлетворил.

Дополнительным решением от 03.08.2018, суд первой инстанции, распределил судебные расходы по оплате государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям.

Рассматривая апелляционную жалобу общества "ТМР импорт" на указанные судебные акты, суд апелляционной инстанции вышеизложенные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемые решения в силе.

Оставляя в силе оспариваемые судебные акты, суд апелляционной инстанции исходил из обоснованности выводов суда первой инстанции относительно нарушения как обществом "ТМР импорт", так и компанией EMEX исключительных прав компании Hyundai на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673.

Таким образом, суды пришли к выводу о том, что требования истца к ответчикам подлежат удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают как факт нарушения как обществом "ТМР импорт", так и компанией EMEX исключительных прав компании Hyundai на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673, а также на "товарные знаки по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734".

В свою очередь Суд по интеллектуальным правам считает, что судами при рассмотрении настоящего спора был неправильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, неправильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, а также не дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Согласно положениям статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные настоящим Кодексом меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252). Указанные действия осуществляются за счет нарушителя.

Как указывалось выше, компания Hyundai, обращаясь в арбитражный суд с уточненным в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском (том 5, л.д. 61-65), просила запретить обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX без разрешения компании Hyundai использовать товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673 в отношении товаров, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью спорных товаров, указанных в таможенной декларации N 10108060/070616/0000331; обязать общество "ТМР Импорт" и компанию EMEX изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, ввезенные на территорию Российской Федерации по декларации N 1018060/070616/0000331 и маркированные указанными товарными знаками; взыскать с общества "ТМР Импорт" и компании EMEX в пользу компании Hyundai по 1 639 984 рублей 64 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки.

Вместе с тем, суд первой инстанции также посчитал, что у истца имеется право запрета ответчикам использование товарных знаков по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734.

По мнению Суда по интеллектуальным правам в обжалуемом судебном акте имеется противоречие, так как в мотивировочной части оспариваемого решения содержится вывод о том, что требование о запрете ответчикам использовать товарные знаки по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734 подлежат удовлетворению, тогда как в резолютивная часть оспариваемого решения выводов об удовлетворении данного требования не содержит.

Несмотря на то, что процессуальным законодательством суду апелляционной инстанции предоставлено право изменения мотивировочной части решения суда первой инстанции (пункт 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции"), названный суд также согласился с позицией суда первой инстанции в указанной части.

В обжалуемых судебных актах отсутствуют мотивы, на основании каких процессуальных документов, имеющихся в материалах дела, суды пришли к своим выводам о том, что у истца имеется право запрета ответчикам использование товарных знаков по международному свидетельству N 1021380 и по свидетельству Российской Федерации N 142734, с учетом того, что правообладателем указанных товарных знаков является иное иностранное лицо, которое, согласно имеющимся в материалах дела документам, не передавала истцу свое исключительное право на названные товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Следовательно, судам, при удовлетворении требований истца, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо было исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Как указывалось ранее, в обоснование исковых требований компания Hyundai ссылалась на то, что по таможенной декларации N 10108060/070616/0000331 декларантом - обществом "ТМР Импорт" (покупатель) по контракту от 20.02.2015 N 2015-dwc-111, заключенному с компанией EMEX (поставщик) на территорию Российской Федерации были ввезены товары (запасные части для автомобилей), на которых имелись изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как видно из оспариваемых судебных актов, суды, оценив приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, пришли к выводу о том, что материалами дела подтверждается как факт нарушения обществом "ТМР импорт" исключительных прав компании Hyundai на указанные товарные знаки, так и компанией EMEX.

В связи с этим обществу "ТМР Импорт" и компании EMEX было запрещено без разрешения компания Hyundai использовать спорные товарные знаки в отношении товаров, указанных в декларации на товары N 10108060/070616/0000331, в том числе осуществлять продажу на территории Российской Федерации, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров.

При определении размера компенсации, суды посчитали, что заявленная истцом сумма компенсации подлежит удовлетворению лишь в размере 500 000 рублей с каждого из ответчиков.

В свою очередь, как усматривается из оспариваемых судебных актов, судами было установлено только незаконное использование обществом "ТМР Импорт" товарных знаков истца способом, охарактеризованном в подпункте 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, так как им был осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации товаров, на которых имелись обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673.

Вместе с тем, из обжалуемых судебных актов не усматривается, каким из способов, охарактеризованных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ компанией EMEX были использованы обозначения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками, поскольку выводы судов в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

В то же время, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

С учетом того, что декларантом по таможенной декларации N 10108060/070616/0000331 являлось общество "ТМР Импорт", которым и вводились спорные товары в гражданский оборот на территорию Российской Федерации (пункт 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"), Суд по интеллектуальным правам находит обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции компании EMEX был установлен абстрактный запрет на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 87351, N 98414, N 425985, N 425986, N 444415, N 565673, в то время как из оспариваемых судебных актов не усматривается, что названным лицом данные товарные знаки были использованы каким-либо из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ и, что указанным лицом совершались какие-либо действия на территории Российской Федерации по вводу товаров в гражданский оборот.

Также Суд по интеллектуальным правам усматривает противоречие в обжалуемых судебных актах, поскольку в мотивировочной части оспариваемых решения и постановления с одной стороны содержится вывод о том, что ответчиками произведена реализация контрафактной продукции, тогда как с другой стороны имеется противоположный вывод о том, что спорный товар, не является товаром ненадлежащего качества.

Между тем Суд по интеллектуальным правам отмечает, что установление судами при рассмотрении дел, касающихся импорта ответчиком товаров, ранее введенных самим правообладателем в гражданских оборот на территории другого государства (параллельный импорт), и ввоза поддельных товаров, произведенных без согласия правообладателя, является существенным для правильного разрешения настоящего дела.

Аналогичная позиция содержится в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - постановление от 13.02.2018 N 8-П), в котором Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание на то, что пункт 1 статьи 1515 ГК РФ определяет в качестве контрафактных товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 данного Кодекса названные законоположения позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что не предопределяется возможность применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему на территорию России поддельные или недоброкачественные товары, и к импортеру, не получившему на ввоз в Россию товара, ранее на законных основаниях выпущенного в оборот в другой стране, согласия правообладателя товарного знака. При ввозе поддельных товаров, маркированных товарным знаком, правообладатель этого товарного знака не только несет убытки в виде упущенной выгоды, которую он мог бы получить от ввоза законно выпущенных товаров, но и претерпевает серьезные репутационные риски, связанные с несоответствием товара ожидаемым характеристикам и требованиям потребителей. Очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

Соответственно, поскольку подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации прямо предписывает суду определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению исходя из характера правонарушения, предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Таким образом, очевидна и разница в степени угрозы для законного оборота, степени общественной опасности использования потребителями товаров, контрафактных в силу поддельного происхождения, и товаров, признаваемых таковыми исключительно в силу их ввоза в страну неуполномоченным импортером.

При таких обстоятельствах судам при рассмотрении дел, связанных с взысканием по искам правообладателей предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации, необходимо принимать во внимание характер совершенного правонарушения, т.е. в случае ввоза на территорию России без согласия правообладателя товарного знака продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, не допускать взыскания такой же по размеру компенсации, как при ввозе (реализации) поддельной продукции, если это не повлекло для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от использования товарного знака на поддельной продукции.

Следовательно, исходя из изложенного, суд кассационной инстанции считает, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций ошибочно не учтен правовой подход, выраженный в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, и не принят во внимание характер совершенного правонарушения, поскольку, как правильно отмечает заявитель кассационной жалобы, не выяснялся вопрос о происхождении спорного товара.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что согласно статье 6 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.

Таким образом, правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации в принимаемых постановлениях, являются обязательными для судов, рассматривающих дела.

Между тем суды, в нарушение норм материального и процессуального права, в том числе и суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции по настоящему делу, не учли правовую позицию Конституционного суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, что не позволило вынести законный и обоснованный судебный акт.

Также из оспариваемых судебных актов не усматривается, что судами была дана правовая оценка доводам общества "ТМР Импорт" о злоупотреблении правом со стороны компании Hyundai, тем самым, не была дана оценка действиям истца применительно к статье 10 ГК РФ.

В связи с этим суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора нарушили нормы материального и процессуального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, а следовательно, на выводы судов о том какие требования и в каком объеме следует удовлетворить, а также имеются противоречия в выводах судов и расхождения в том какие требования были удовлетворены, а какие оставлены без удовлетворения.

При этом Судом по интеллектуальным правам отклоняется как несостоятельный довод общества "ТМР Импорт" о неизвещении компании EMEX, поскольку в материалах дела имеется доверенность от 12.01.2016 на представителя компании EMEX - Сосова М.А., которым 30.08.2016 было направлено в суд от указанного лица ходатайство об отмене обеспечительных мер (том 2, л.д. 16-26).

При этом названной доверенностью данным ответчиком представителю были предоставлены полномочия сроком на три года на представление интересов компании EMEX, ведение ее дел, а также получение документов.

В пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", сказано, что по смыслу положений части 2 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 54 ГК РФ, если на территории Российской Федерации находится представитель иностранного лица, уполномоченный на получение извещения о судебном разбирательстве и иных судебных документов, последние направляются в общем порядке, предусмотренном статьями 121, 123 АПК РФ, по адресу такого представителя.

В этом случае направление судебных документов по адресу стороны в иностранном государстве не требуется.

Ввиду того, что в материалах дела не имеется сведений о том, что на момент принятия решения (13.07.2018), названная доверенность от 12.01.2016 была отозвана компанией EMEX, Суд по интеллектуальным правам считает, что суды обоснованно исходили из необходимости направления почтовой корреспонденции по рассматриваемому спору в адрес Сосова М.А. (представителя компании EMEX), а следовательно, названного ответчика нельзя признать не извещенным о начатом судебном процессе.

Общество "ТМР Импорт" также просило суд кассационной инстанции о наложении судебного штрафа на представителя компании Hyundai, которым, по его мнению, проявлено неуважение к суду, выразившееся в недостоверном изложении обстоятельств дела.

Однако ввиду того, что вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, присутствующее в судебном заседании, относится исключительно к компетенции суда, тогда как указанные выводы общества "ТМР Импорт" основаны исключительно на его субъективном мнении, не подтвержденном соответствующими доказательствами, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной, в том числе в определении от 17.02.2015 N 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Определение обстоятельств размера компенсации, происхождения спорного товара, а также надлежащего нарушителя исключительного права истца, находится за пределами полномочий, охарактеризованных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что судами должным образом не выяснялся вопрос о легальном происхождении спорного товара и, как следствие, вопросы о справедливом размере компенсации, о том, кто является нарушителем исключительного права истца, учитывая положение статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает, что решение Арбитражного суда города Москвы от Московской области от 13.07.2018, а следовательно, и дополнительное решение указанного суда 03.08.2018 по делу N А41-52550/2016, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу, подлежат отмене на основании частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как принятые с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции, с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении от 13.02.2018 N 8-П, следует разрешить вопрос о легальном происхождении спорного товара и, как следствие, вопрос о справедливом размере компенсации, установить, кто является нарушителем исключительного права истца, и в порядке и пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 и дополнительное решение указанного суда 03.08.2018 по делу N А41-52550/2016 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по тому же делу отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.П. Рогожин