Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2019 г. N С01-657/2019 по делу N А40-255365/2016 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты нижестоящих инстанций, которыми удовлетворены требования о запрете вводить в гражданский оборот на территории РФ изделие, о взыскании денежных средств и об обязании изъять из оборота и уничтожить изделие, и в этой части направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку не исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 сентября 2019 г. N С01-657/2019 по делу N А40-255365/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 04 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Мотопирс" (Остаповский пр-д, д. 5, стр. 1, оф. 871, Москва, 109316, ОГРН 1027739798767) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 (судья Давледьянова Е.Ю.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 (судьи Валиев В.Р., Головкина О.Г., Пирожков Д.В.) по делу N А40-255365/2016,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Новлайн" (ул. Московская, стр. 27А, оф. 301, г. Щелково, Щелковский р-н, Московская обл., 141112, ОГРН 1025006524729) к акционерному обществу "Мотопирс" о запрете вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие, о взыскании 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей и об обязании изъять из оборота и уничтожить изделие, а также по встречному иску акционерного общества "Мотопирс" к обществу с ограниченной ответственностью "Новлайн" о признании права преждепользования и установлении объема преждепользования.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Мотопирс" - Золотых Н.И. (по доверенности от 02.03.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Новлайн" - Пфейфер Е.Г., Борисов К.Ю. (по доверенности от 11.07.2019 N 80).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Новлайн" (далее - общество "Новлайн", истец) обратилась с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы с требованиями о запрете акционерному обществу "Мотопирс" (далее - общество "Мотопирс", ответчик) изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие "Съемный коврик водительского места транспортного средства", в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342, взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 5 000 000 рублей и об обязании общества "Мотопирс" изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств изделие "Съемный коврик водительского места транспортного средства", в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342.

В ходе производства по данному делу обществом "Мотопирс" заявлен встречный иск к обществу "Новлайн" о признании за обществом "Мотопирс" права преждепользования на тождественное решение, защищенное патентом Российской Федерации на полезную N 122342 (заявка 2011150646/11, приоритет от 13.12.2011) "Съемный коврик водительского места транспортного средства", используемое обществом при изготовлении и реализации ковриков для водительского места из комплекта "коврики в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп" и иных тождественных ему по внешнему виду изделий - объемных (3D) ковриков в салон автомобиля для водительского места, выполненных из тэрмоэластопласта и предназначенных для различных марок автомобилей, в которых использована полезная модель, защищенная патентом Российской Федерации N 122342.

Также во встречном исковом заявлении общество "Мотопирс" просило установить объем преждепользования для производства ковриков для водительского места из комплекта "коврики в салон 3D Hyundai Solaris (10-) тэп" и иных тождественных ему по внешнему виду изделий - объемных (3D) ковриков в салон автомобиля для водительского места, выполненных из тэрмоэластопласта и предназначенных для различных марок автомобилей, в которых использована полезная модель, защищенная патентом Российской Федерации N 122342, в размере, не превышающим 2 640 тыс. штук в год.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Мотопирс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неполное исследование доказательств, нарушение норм процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В обоснование поданной кассационной жалобы общество "Мотопирс" указало на то, что вывод судов о взыскании с ответчика компенсации в полном объеме не основан на фактических обстоятельствах дела, сделан при отсутствии надлежащих доказательств обоснованности размера компенсации, при этом судами не установлен объем нарушений в действиях ответчика, а также не учтены характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие ранее совершенных правонарушений, вероятные убытки правообладателя.

По мнению общества "Мотопирс", суды неверно применили нормы материального права, а именно положения статьи 1252 ГК РФ, удовлетворив неисполнимые требования истца, которые носят абстрактный характер, поскольку судебные акты не содержат сведений относительно конкретного имущества, подлежащего изъятию, его местонахождение.

Также в кассационной жалобе заявитель указывает, что суды, в нарушение норм процессуального права не дали надлежащей оценки доказательствам, подтверждающим создание и приобретение пресс-форм (матрицы) для выпуска тождественного технического решения до даты приоритета спорной полезной модели, со ссылкой на то, что доказательствам, подтверждающим обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела N СИП-603/2017. Между тем судами не было учтено, что представленные в настоящем деле договор на изготовление ковров в багажник и салон автомобиля, счет об оплате, товарная накладная, акт приема-передачи, не были представлены в материалы дела N СИП-603/2017, не получили надлежащую оценку в рамках рассмотрения настоящего дела.

В обоснование кассационной жалобы общество "Мотопирс" указало, что в нарушение статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции необоснованно оставил без рассмотрения заявленные ответчиком ходатайства о вызове эксперта, о назначении экспертизы, о привлечении к участию в арбитражном процессе специалиста/эксперта, о приобщении дополнительных доказательств, при этом надлежащих мотивов их отклонения не привел.

Кроме того, в кассационной жалобе общество "Мотопирс" не согласилось с выводом судов относительно отказа в удовлетворении встречного иска о признании права преждепользования, поскольку суды не дали оценки доказательствам, подтверждающим создание ответчиком технического решения тождественного полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342.

Обществом "Новлайн" представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в ней доводами, считало их направленными на переоценку, просило оставить судебные акты без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны представили письменные объяснения, в которых дополнили свои правовые позиции по настоящему спору.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель общества "Мотопирс" доводы кассационной жалобы поддержал, настаивал на отмене судебных актов по настоящему делу. Кроме того, заявителем кассационной жалобы заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.

Суд кассационной инстанции отказывает в приобщении дополнительных доказательств, которые подлежат возврату обществу "Мотопирс", поскольку приобщение и оценка доказательств, установление фактических обстоятельств дела не входят в полномочия суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Представители общества "Новлайн" против доводов кассационной жалобы возражали, считали, что оснований для отмены судебных актов не имеется.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Новлайн" является обладателем патента Российской Федерации N 122342 на полезную модель "Съемный коврик водительского места транспортного средства" (дата приоритета 13.12.2011).

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности обществу "Новлайн" стало известно, что общество "Мотопирс" без согласия правообладателя производит, предлагает к реализации, в том числе в сети Интернет на сайтах www.locker.ru, www.shop-locker.ru, а также реализует продукцию, при изготовлении которой используется полезная модель, охраняемая по патенту Российской Федерации N 122342.

При этом согласия обществом "Новлайн" ответчику на использование полезной модели, охраняемой по патенту Российской Федерации N 122342, дано не было, лицензионные договоры не заключались.

Факт нарушения исключительного права на полезную модель путем предложения к продаже, а также реализации именно ответчиком автомобильных ковриков, при изготовлении которой используется полезная модель по патенту Российской Федерации N 122342, подтверждается имеющимися в материалах настоящего дела протоколами осмотра доказательств от 09.06.2015 N 77АБ 7457595, от 10.06.2015 N 77 АБ 7457595.

Согласно регистрационным данным интернет-сервиса "Whois Service" администратором доменных имен www.locker.ru и www.shop-locker.ru является общество "Мотопирс".

В 2016 году общество "Новлайн", установив, что ответчик продолжает предлагать к продаже съемные коврики, произвел три контрольные закупки изделий, что подтверждено договором от 28.06.2016 N 23/06, товарными накладными от 30.06.2016 N 002042, от 07.07.2016 N 002123, от 13.07.2016 N 002171.

С целью подтверждения использования в спорных изделиях признака независимого пункта формулы полезной модели, правообладателем которой является истец, последним была организована экспертиза физических свойств изделий, по результатам которой эксперт пришел к вывод о том, что в составе продукта: "комплект антискользящих 3D ковриков в салон автомобиля", используется каждый признак полезной модели, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 122342 формулы полезной модели.

Кроме того, установлено, что в сентябре 2016 года истцом повторно проведен осмотр сайтов www.locker.ru и www.shop-locker.ru, что подтверждено протоколами осмотра от 26.09.2016.

Выявленные факты нарушения исключительного права общества "Новлайн" на полезную модель, послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Вместе с тем, общество "Мотопирс", полагая, что до даты приоритета спорной полезной модели им было осуществлено производство изделий тождественных полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342, обратилось в арбитражный суд со встречным иском о признании права преждепользования на полезную модель по патенту Российской Федерации N 122342, правообладателем которого является общество "Новлайн".

В подтверждение своих доводов обществом "Мотопирс" были представлены договоры поставки, товарные накладные, счета, акты приема-передачи. Использование или приготовление к использованию сходного технического решения подтверждается техническими условиями от 17.07.2007, актом экспертизы от 31.10.2011, договором аренды от 03.02.2011, счетами-фактурами, наличием оборудования, информацией о размещении в сети Интернет, где приведены фотографии и сведения о материале ковриков.

Удовлетворяя исковые требования общества "Новлайн", суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1358, 1354, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходил из того, что факт незаконного использования обществом "Мотопирс" полезной модели истца доказан, свидетельствует об обоснованности требований. При этом суд принимая во внимание длительность и систематический характер нарушения, объем реализованной продукции, в которой использован каждый признак полезной модели по спорному патенту, пришел к выводу об обоснованном размере заявленной ко взысканию суммы компенсации.

Вместе с тем, суд первой инстанции, на основании представленных в материалы дела доказательств, установив, что факт введения обществом "Мотопирс" в гражданский оборот до даты приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342, изделий, содержащих техническое решение, которому присущи все существенные признаки, указанные в независимом пункте формулы этой полезной модели, не подтвержден, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения встречных исковых требований.

При этом суд первой инстанции отметил, что совокупность представленных в материалы дела доказательств, не подтверждает факт производства обществом "Мотопирс" до даты приоритета спорной полезной модели изделий, содержащих все признаки формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342, поскольку отсутствуют сведения об изготовлении матрицы для производства автомобильных ковров, а также технические условия. Представленные в материалы дела товарные накладные, не содержат сведений, определяющих внешний вид указанных в них изделий.

Суд первой инстанции указал, что автомобильные коврики изготавливаются для более чем 50 автомобильных марок, каждый из которых имеет свою форму, доказательств, подтверждающих создание или приобретение пресс-форм для выпуска тождественного технического решения до даты приоритета спорной полезной модели, обществом "Мотопирс" не представлено. Сведения из сети Интернет, а именно фотографии изделия общества "Мотопирс" не приняты судом в качестве надлежащих доказательств в обоснование встречных исковых требований, поскольку не содержат информации об изготовлении ковриков из термоэластопластичных материалов.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно статье 1354 ГК РФ патент на полезную модель удостоверяет приоритет полезной модели, авторство и исключительное право на полезную модель; охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

На основании пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в том числе предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Суды первой и апелляционной инстанций верно установили наличие у общества "Новлайн" исключительного права на полезную модель "Съемный коврик водительского места транспортного средства" по патенту Российской Федерации N 122342, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Факт нарушения обществом "Мотопирс" исключительных прав общества "Новлайн" на полезную модель по патенту Российской Федерации N 122342 также подтвержден материалами дела.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ (вступила в силу с 01.01.2015) в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ в размере 5 000 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций, ограничившись ссылкой на положение статьи 1406.1 ГК РФ, определили подлежащую ко взысканию сумму компенсации в максимальном размере, вместе с тем не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не дали мотивированного обоснования разумности и соразмерности заявленной суммы компенсации, не рассмотрели доводы ответчика о возможности снижения суммы компенсации, что могло бы повлиять на выводы судов о ее размере.

Согласно части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении данного спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, рассматривали вопрос о снижении размера компенсации в отсутствие соответствующих правовых оснований и доказательств. При таких обстоятельствах указанный довод кассационной жалобы является обоснованным.

Кроме того, суд кассационной инстанции соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции, поддерживая вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения встречного искового требования о праве преждепользования, тем не менее, обосновал размер компенсации "значительным объемом испрашиваемого во встречном иске права преждепользования", на основании чего подтвердил вывод суда первой инстанции о правомерном удовлетворении компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Также судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что заслуживает внимание довод кассационной жалобы о неправильном применении судами положений статьи 1252 ГК РФ, поскольку требование истца о запрете обществу "Мотопирс" вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие "Съемный коврик водительского места транспортного средства", которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 122342, носит абстрактный характер.

Так, требование о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Таким образом, требование истца о запрете ответчику совершать любые действия по введению в гражданский оборот вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие "Съемный коврик водительского места транспортного средства" носит абстрактный, не имеющий связи с конкретным правонарушением характер, об общем запрете обществу на будущее в любое время использовать спорный патент, в связи с чем не подлежало удовлетворению.

Также заслуживает внимание довод заявителя кассационной жалобы о неправомерном удовлетворении требования об изъятии автомобильных ковриков ответчика из оборота на территории Российской Федерации и уничтожении названного изделия.

Как следует из пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены названным Кодексом.

В силу статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Перечень оснований прекращения права собственности, указанный в статье 235 ГК РФ, является исчерпывающим, и расширительному толкованию не подлежит. Одним из таких видом принудительного изъятия является конфискация имущества.

Согласно пункту 1 статьи 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

При предъявлении требования в порядке пункта 4 статьи 1252 ГК РФ истец обязан конкретизировать имущество, которое он считает контрафактным, а также указать лицо, у которого оно подлежит изъятию, а также лицо, за чей счет оно должно быть уничтожено.

Применительно к части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения об изъятии и уничтожении контрафактных товаров арбитражный суд обязан указать наименование этого имущества, его место нахождения.

В противном случае это приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Из содержания подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" следует, что в исполнительном документе должна быть указана резолютивная часть решения суда, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

Из толкования приведенных законоположений следует, что судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебного акта должен требовать его исполнения в точном соответствии с выданным исполнительным листом.

Таким образом, истец, предъявляя требование об изъятии и уничтожения контрафактной продукции, должен был представить суду идентифицирующие такой товар сведения (наименование товара, его место нахождения).

Однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил суду указанных сведений, а также не ходатайствовал об истребовании этих сведений у лица, у которого они находятся.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что удовлетворение заявленного истцом требования об изъятии и уничтожении контрафактного товара без указания наименования товара и его места нахождения, а также лица, у которого такой товар следует изъять, в том виде как оно заявлено, приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Принимая во внимание изложенное, исходя из того, что суд кассационной инстанции в силу полномочий, установленных процессуальным законом, не имеет правовых оснований для исследования и установления соответствующих фактических обстоятельств по делу, в том числе в отношении определения размера взысканной компенсации, учитывая неправильное применение судами норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств дела, необоснованное определение размера компенсации, приходит к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов по настоящему делу в части удовлетворения первоначальных исковых требований, и направления дела, в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить наличие оснований и условий для снижения заявленного истцом размера компенсации, определить ее размер исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных обществом в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы о нерассмотрении судом первой инстанции ряда ходатайств, суд кассационной инстанции отмечает, что в связи с направлением дела на новое рассмотрение, в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не лишен прав повторно заявить ходатайства по настоящему делу.

Иные доводы кассационной жалобы общества "Мотопирс" сводятся к несогласию с выводами суда первой инстанции относительно недоказанности наличия права преждепользования, подлежат отклонению судом кассационной инстанции, поскольку направлены на переоценку доказательств по делу, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Как установлено судами, на основании представленных в материалы дела доказательств, факт введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели, охраняемой по патенту Российской Федерации N 122342 изделия, содержащего техническое решение, которому присущи все существенные признаки, указанные в независимом пункте формулы этой полезной модели, не подтвержден.

Между тем, общество "Мотопирс" полагает, что названный вывод опровергается представленными в материалы дела вещественным доказательством, аффидевитом Чабанова И.А., сведениями из сети Интернет, договорами поставки, счетами, актами, техническими условиями и др. документами.

Суд кассационной инстанции отмечает, что вопреки доводам кассационной жалобы указанным доказательствам судом первой инстанции была дана надлежащая правовая оценка, при этом суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Как разъясняется в пунктах 126-128 постановления N 10, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Исходя из изложенного, исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованным выводам о том, что представленные в материалы дела доказательства ответчика не содержат сведений, определяющих внешний вид изделий, в связи с чем не представляется возможным установить совокупность признаков, приведенных в независимом пункте формулы спорной полезной модели. Также в представленных обществом "Мотопирс" документах отсутствует доказательства создания самой оснастки (матрицы) для производства автомобильных ковриков, что не подтверждает факт создания независимого тождественного решения до даты приоритета спорной полезной модели.

Кроме того, суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные обществом "Мотопирс" технические условия, контракты, товарные накладные, пришел к выводу о том, что эти доказательства также не подтверждают наличие у ответчика права преждепользования, поскольку не содержат сведений, определяющих внешний вид указанных в них изделий.

Относительно довода ответчика о наличии у общества "Мотопирс" оборудования для производства автомобильных ковриков, суд первой инстанции обосновано отметил, что указанный факт не позволяет сделать вывод о подготовке к производству или производству изделий, содержащих существенные признаки спорной полезной модели, а также определить его объем до даты приоритета спорной полезной модели.

Также судом первой инстанции была дана надлежащая оценка представленным в материалы дела протоколам осмотра интернет-страниц, сведениям из сети Интернет, по результатам анализа которых судом сделан вывод об отсутствии возможности установить материал и форму автомобильных ковриков ответчика, что исключает возможность установления тождественности технического решения изделия и спорного патента.

Принимая во внимание изложенное, суд кассационной инстанции соглашается с выводом суда первой и апелляционной инстанции о том, что совокупность представленных обществом "Мотопирс" доказательств не подтверждает факт наличия у него права преждепользования.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что доводы, изложенные в кассационной жалобе в части выводов суда об отказе в удовлетворении встречного иска, направлены на переоценку доказательств и установленных фактических обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с правовой оценкой доказательств не свидетельствует о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, и не может служить достаточным основанием для отмены принятых по делу судебных актов в части отказа в удовлетворении встречных требований.

Учитывая изложенное, Суда по интеллектуальным правам полагает, что в указанной части судами первой и апелляционной инстанции всесторонне, полно и объективно исследованы и оценены фактические обстоятельства и материалы дела, нормы права при рассмотрении дела применены судами правильно.

При названных обстоятельствах, и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении встречного иска не усматривается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 по делу N А40-255365/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 по тому же делу в части удовлетворения исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Новлайн" к акционерному обществу "Мотопирс" о запрете вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие, о взыскании 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей и об обязании изъять из оборота и уничтожить изделие, отменить.

Дело N А40-255365/2016 в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 по делу N А40-255365/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев